OPIC

Manuel d'examen des marques de commerce

Manuel d'examen des marques de commerce  1

I Introduction  12

I.1 Information générale  12

II Examen de la formule de demande  12

II.1 Examen préliminaire  12

II.2 Demande d'examen accéléré  13

II.3 Exigences formelles – Article 30  13

II.4 Genre de demande – Article 16, alinéas 41(1)c) et 30b) à f)  13

II.5 Renseignements nécessaires dans toute demande  14

II.5.1 Identité du requérant  14

II.5.1.1 Particuliers  14

II.5.1.2 Sociétés de personnes  15

II.5.1.3 Associations  15

II.5.1.4 Entreprises en coparticipation  15

II.5.1.5 Sociétés  16

II.5.1.6 Emploi d'une dénomination sociale française ou anglaise  17

II.5.1.7 Erreur dans l'identification du requérant  17

II.5.2 Adresse du requérant – Alinéa 30g)  18

II.5.3 Identification et description de la marque – Alinéa 30h), article 24 du Règlement  19

II.5.4 État des produits et services spécifiques – Termes ordinaires du commerce – Alinéa 30a) 21

II.5.4.a Les termes ordinaires du commerce  21

II.5.4.b Les produits et services spécifiques  22

II.5.4.1 Étendre l'état déclaratif des produits ou services  23

II.5.4.2 Contexte des produits et services  23

II.5.4.3 Précision de termes flous ou vagues -- « et autres », « et produits similaires », « incluant », « relative à », « et services reliés », « et autres produits semblables », « etc. », « contenant », et « notamment »  24

II.5.4.4 Termes précis – « nommément », « spécifiquement », « à savoir », ou « consistant en »  25

II.5.4.5 « soit », « tel que », « comprenant », « contenant », « en particulier » ou « particulièrement »  25

II.5.4.6 « Accessoires », « Équipement/matériel », « Appareils », « Systèmes », et « Produits »  26

II.5.4.7 Pièces et raccords  27

II.5.4.8 Instruments/dispositifs  27

II.5.4.9 Logiciels  27

II.5.4.10 Disques et autres supports média magnétiques pré-enregistrés tel que supports magnétiques pour données  27

II.5.4.11 Préparations, Remèdes, Suppléments, Extraits, Aliments fonctionnels, et Eaux additionnées, Pharmaceutiques, Vétérinaires, Botaniques, Nutraceutiques, Homéopathiques, Médicinales, Médicamenteux, Marijuana Médicinale et Huile de Cannabis  28

II.5.4.12 Biens intangibles  29

II.5.4.13 Avantage pour le public (publicité, promotion et mise en marché)  29

II.5.4.14 Services reliés à la transmission électronique de données  30

II.5.4.15 Services liés à la communication et à la télécommunication  31

II.5.5 Date de premier emploi ou date à laquelle la marque de commerce a été révélée – Alinéas 30b) ou c)  31

II.5.5.1 Emploi d'une marque de commerce  32

II.5.6 Agents de marques de commerce et représentants pour signification  33

II.5.6.1 Agents de marques de commerce  34

II.5.6.1.1. Agents inactifs  34

II.5.6.2 Représentants pour signification  35

II.5.6.3 Changements de nom et d'adresse  35

II.5.7 Déclaration du requérant sur son droit à l'emploi de la marque – alinéa 30i)  36

II.5.8 Signature du requérant  36

II.6 Indications figurant dans certaines demandes  36

II.6.1 Prédécesseur en titre – Alinéas 30b), c) et d)  36

II.6.2 Dessins – Alinéa 30h) de la Loi, paragraphe 27(1) et article 28 du Règlement  37

II.6.2.1 Format et dimensions – Paragraphe 27(1) du Règlement  38

II.6.2.2 Dessins lignés représentant la couleur – Article 28 du Règlement  38

II.6.2.3 Description de la couleur  39

II.6.3 Spécimens – Alinéa 29c) du Règlement  41

II.6.4 Classification de Nice  41

II.6.4.1 Désignation de la classe de Nice  42

II.6.4.1.1 Composition matérielle  43

II.6.4.1.2 Points additionnels à prendre en considération  44

II.6.4.2 Trousses, paniers-cadeaux et autres articles vendus en bloc  45

II.6.4.3 Correspondances de l'examen  46

II.7 Contenu des demandes particulières  47

II.7.1 Demandes d'enregistrement fondées sur l'emploi d'une marque de commerce au Canada – Paragraphe 16(1), alinéa 30b)  47

II.7.1.1 Déclaration concernant la date de premier emploi de la marque  47

II.7.2 Demandes d'enregistrement fondées sur une marque de commerce révélée au Canada — Article 5, paragraphe 16(1), alinéa 30c)  48

II.7.2.1 Manière dont la marque de commerce est révélée au Canada — Article 5  48

II.7.2.2 Déclaration concernant la date de révélation de la marque  49

II.7.3 Demandes d'enregistrement fondées sur un enregistrement ou une demande d'enregistrement dans un pays de l'Union, ou pour un pays de l'Union et sur l'emploi de la marque à l'étranger — Paragraphe 16(2) et alinéa 30d)  49

II.7.3.1 Renseignements devant figurer sur la demande faite au Canada  49

Emploi au Canada  50

II.7.3.2 Certificat d'enregistrement correspondant — Paragraphe 31(1)  52

Propriétaires (autres que le requérant) inscrits sur une copie certifiée  52

Au nom de plus d'une personne  53

Marque de commerce paraissant sur l'enregistrement correspondant  53

Article 14  54

Enregistrement à l'étranger visant un certain nombre de marques de commerce  54

Enregistrement dans un État américain  54

II.7.3.3 Date de priorité — Article 34  55

Jours fériés légaux  56

II.7.4 Demandes d'enregistrement fondées sur une marque de commerce dont l'emploi est projeté au Canada — Paragraphe 16(3), alinéa 30e), paragraphe 40(2)  57

II.7.4.1 Explication de la disposition relative à l'emploi projeté  57

II.7.4.2 Déclaration d'emploi — Paragraphe 40(2)  58

Déclaration d'emploi  58

II.7.4.3 Abandon aux termes du paragraphe 40(3)  59

Prorogations — Article 47  59

Raisons importantes et substantielles  59

II.7.5 Demandes d'enregistrement de marques de certification — Articles 23, 24 et 25 et alinéa 30f) 59

II.7.5.1 Définition d'une marque de certification  60

II.7.5.2 Emploi d'une marque de certification  60

II.7.5.3 Marque de certification descriptive du lieu d'origine — Article 25  61

II.7.5.4 Renseignements devant figurer sur la demande  61

Marque de certification — longue norme définie  63

Changer des demandes entre marques de certification et marques de commerce ordinaires  64

II.7.6 Demandes d'étendre l'état déclaratif des produits ou services — alinéa 41(1)c) et le paragraphe 41(2) de la Loi  65

Conversion en une demande de marque de commerce ordinaire  66

Affidavit d'emploi continu  66

Marques de commerce déjà enregistrées aux termes de l'article 14 de la Loi  67

II.7.6.1 Autres modifications en vertu de l'alinéa 41(1)c)  67

II.7.6.2 Dessins et spécimens — Étendre l'état déclaratif des produits ou services  68

III Recherche / Confusion  68

III.1 Objet de la recherche  68

III.2 Définition de la confusion — Paragraphe 6(2)  70

III.2.1 Circonstances de l'espèce – Paragraphe 6(5)  70

III.2.1.1 Alinéa 6(5)a) — Caractère distinctif inhérent  72

III.2.1.2 Alinéa 6(5)b) — Période d'emploi  73

III.2.1.3 Alinéa 6(5)c) — Genre de produits ou services  73

Produits pharmaceutiques  74

III.2.1.4 Alinéa 6(5)d) — Nature du commerce  74

III.2.1.5 Alinéa 6(5)e) — Degré de ressemblance entre les marques  75

III.3 Critère de la confusion  76

III.3.1 Preuve sous forme de lettre de consentement à l’appui de l’absence de probabilité de confusion  78

III.3.2 Doute quant à la probabilité de confusion  79

III.4 Recherche  79

III.5 Découverte d'une marque créant de la confusion  79

III.5.1 Confusion avec une marque déposée — Alinéa 12(1)d)  80

III.5.2 Marques de commerce liées — Article 15  80

III.5.3 Confusion avec une marque de certification  80

III.5.4 Confusion avec des enregistrements de Terre-Neuve  81

III.6 Confusion avec des demandes en coinstance  82

III.6.1 Personnes ayant droit à l'enregistrement  82

III.6.2 Notification aux requérants  83

III.6.3 Même date déterminante  84

III.6.4 Demandes abandonnées  84

IV Examen de la marque  84

IV.1 Objet de l'examen  84

IV.2 Définition de marque de commerce  85

IV.3 Signes distinctifs et marques de commerce à trois dimensions  85

IV.3.1 Marques bidimensionnelles apposées sur des objets à trois dimensions  86

IV.3.2 Signes distinctifs  87

IV.3.3 Couleur  88

IV.3.4 Produits  89

IV.3.5 Façonnement de produits ou de leurs contenants  89

IV.3.6 Mode d'emballage ou d'empaquetage des produits  91

IV.3.7 Preuve de caractère distinctif acquis  91

IV.3.8 Fonctionnalité  92

IV.3.9 Perspectives  93

IV.4 Marque de commerce qui consiste en un son  93

IV.4.1 L'enregistrement électronique du son  93

IV.5 Alinéa 12(1)a) — Noms et noms de famille  94

IV.5.1 Définition de « mot »  95

IV.5.2 Définition de nom ou de nom de famille  95

IV.5.3 Uniquement un nom ou un nom de famille  95

IV.5.4 Signification de « principalement »  96

IV.5.5 Critère permettant de déterminer la signification principale  96

IV.5.6 Prénom et nom de famille  98

IV.5.7 Noms de famille suivis de « & Fils », « Frères », « Inc. », « Co. », etc.  99

IV.5.8 Noms de famille composés  99

IV.5.9 Noms de famille au pluriel  100

IV.5.10 Noms de famille à la forme possessive  100

IV.5.11 Noms de famille incluant des accents ou d'autres caractères  100

IV.5.12 Sources de référence — Alinéa 12(1)a)  101

IV.5.13 Importance historique  101

IV.5.14 Embellissements  102

IV.6 Alinéa 12(1)b) — Description claire ou description fausse et trompeuse  102

IV.6.1 Définition  102

IV.6.2 Examen aux termes de l'alinéa 12(1)b)  103

IV.6.3 Critère du caractère clairement descriptif  104

IV.6.4 Marque sous forme graphique, écrite ou sonore  106

IV.6.5 Description fausse  107

IV.6.6 Description fausse et trompeuse  108

IV.6.7 En langue française ou anglaise  108

IV.6.8 Nature ou qualité  109

IV.6.9 Embellissement de mots descriptifs  110

IV.6.9.1 Critère « sous sa forme sonore » appliqué aux marques composées  111

IV.6.9.1.1 Examen de la question de savoir si des mots constituent la caractéristique dominante d'une marque composée  112

IV.6.10 Marques de commerce suggestives  113

IV.6.11 Conditions de production  114

IV.6.12 Personnes employées à la fabrication  114

IV.6.12.1 Désignations professionnelles  115

IV.6.13 Lieu d'origine  115

Nom géographique  116

Origine des produits ou services  117

Description fausse et trompeuse du lieu d'origine  117

Nature des produits ou services  118

IV.6.14 Pharmaceutiques  118

IV.6.15 Abréviations, acronymes ou initiales  118

IV.6.16 Caractère descriptif d'éléments tels que .com, .ca, .fr, .uk et .us  119

IV.6.17 Mot-clic (#)  120

IV.7 Alinéa 12(1)c) — Nom des produits ou services  121

IV.7.1 Raison d'être de l'alinéa 12(1)c)  121

IV.7.2 Interprétation et application  121

IV.8 Renseignements provenant des ministères — Alinéas 12(1)b) et c) et alinéa 30i)  122

IV.8.1 Alinéa 30i) et produits et services  122

IV.8.1.1 Loi sur les banques  123

IV.8.1.2 Loi sur la Société canadienne des postes  126

IV.8.1.3 Autres lois  127

IV.8.2 Métaux précieux  128

Articles Non Plaqués  130

Or  130

Argent  130

Platine  130

Palladium  130

Articles Plaqués  131

Boîtiers De Montres De Poche Plaqués Et Boîtiers De Bracelets-Montres Plaqués  131

Montures De Lunettes Plaquées  131

Couverts De Table Plaqués  132

Argenterie (Vaisselle) Plaquée  132

IV.8.3 Liste des estampilles de noms de catégorie et des produits agricoles  132

Estampilles des produits de volaille transformés  133

Règlement sur les œufs transformés — Estampille d'inspection  134

Règlement sur les œufs — Estampilles  134

Règlement sur les produits transformés — Estampilles  135

Règlement sur les produits laitiers — Estampilles  136

Règlement sur le miel  137

Règlement sur les produits de l'érable  137

Règlement sur les fruits et légumes frais  137

Estampilles Canada  138

Règlement sur l'inspection des viandes — Estampille de l'inspection des viandes  138

Règlement sur le classement des carcasses de bétail  139

Catégories de bœuf  139

Estampille catégorie de bœuf  140

Estampille de rendement du bœuf  140

Catégories de veau  140

Estampille catégorie de veau  141

Catégories de porc (Catégorie de rendement — nº 1 à 7)  141

Catégories de bison  141

Estampille catégorie de bison  142

IV.9 Alinéa 12(1)d) — Confusion  142

IV.10 Alinéa 12(1)e) — Marques interdites  142

IV.10.1 Alinéas 9(1)a), b) et c)  143

IV.10.2 Alinéa 9(1)d)  143

IV.10.3 Alinéa 9(1)e)  144

IV.10.3.1 Avis public — Alinéa 9(1)e)  145

IV.10.4 Alinéas 9(1)f), g), g.1) et h)  146

IV.10.4.1 Alinéa 9(1)h.1)  146

IV.10.5 Alinéas 9(1)i) et 9(1)i.1)  146

IV.10.5.1 Alinéa 9(1)i.2)  147

IV10.5.2 Alinéa 9(1)i.3)  147

IV.10.6 Alinéa 9(1)j)  147

IV.10.7 Alinéa 9(1)k)  149

IV.10.7.1 Alinéa 9(1)k) et les groupes musicaux  151

IV.10.8 Alinéa 9(1)l)  151

IV.10.9 Alinéa 9(1)m)  152

IV.10.10 Alinéa 9(1)n)  152

IV.10.10.1 Sous-alinéas 9(1)n)(i) et (ii)  152

IV.10.10.2 Sous-alinéa 9(1)n)(iii) – Marques officielles  152

IV.10.10.2.1 Autorité publique – Marques officielles  153

IV.10.10.2.2 Avis public – Marques officielles  156

IV.10.10.2.3 Critère de ressemblance – Marques officielles  157

IV.10.10.2.4 Alinéa 9(1)n.1)  157

IV.10.11 Alinéa 9(1)o)  158

IV.10.12 Article 10  158

IV.10.13 Articles 9 et 10 – Notification au requérant  158

IV.10.14 Alinéa 9(2)a) – Consentement à l'emploi de marques interdites  159

IV.10.14.1 Questions courantes relativement au consentement  159

IV.10.14.1.1 Alinéa 9(2)b)  160

IV.10.15 Alinéa 12(1)f) et article 10.1 — Dénominations de variétés végétales  160

IV.10.16 Alinéas 12(1)g), h) et h.1) – Indications géographiques protégées pour des vins, spiritueux ou produits agricoles ou aliments  161

V.10.17 Alinéa 12(1)i) – Loi sur les marques olympiques et paralympiques  161

IV.11 Désistements – Article 35  162

IV.12 Paragraphe 12(2) – Caractère distinctif  163

IV.12.1 Généralités  163

IV.12.2 Preuve  163

IV. 12.2.1 Affidavit principal  164

IV.12.2.2 Affidavits supplémentaires  165

IV.12.2.3 Preuve sous forme de sondage  165

IV.12.2.4 Restriction territoriale  167

IV.12.3 Détermination du caractère distinctif – Paragraphe 12(2)  167

IV.12.3.1 Décision antérieure  168

IV.12.3.2 Fardeau de la preuve  168

IV.13 Article 14 – « N'est pas dépourvue de caractère distinctif »  169

IV.13.1 Comparaison du paragraphe 12(2) et de l'article 14  169

IV.13.2 Renseignements devant figurer dans les affidavits  170

IV.13.3 Observations diverses concernant l'article 14  171

IV.14 Restrictions territoriales volontaires  172

V Rapports de l'examinateur  172

V.1 Objection à l'enregistrement – Paragraphe 37(2)  172

V.2 Premier rapport  172

V.3 Produits ou services  173

V.4 Alinéa 12(1)a)  173

V.5 Alinéa 12(1)b)  174

V.6 Alinéa 12(1)c)  174

V.7 Alinéa 12(1)d)  174

V.8 Alinéa 12(1)e)  174

V.8.1 Alinéa 12(1)f)  175

V.8.2 Alinéas 12(1)g), h) et h.1)  175

V.9 Dates déterminant l'ayant droit  175

V.10 Revendications multiples  176

V.11 Deuxième et troisième rapports  177

V.11.1 Modifications effectuées par téléphone  178

V.11.1.1 Confirmation non requise  178

V.11.1.2 Confirmation écrite non requise  179

V.11.1.3 Confirmation écrite requise  179

V.11.2 Approbation et annonce  180

V.12 Troisième rapport et rapports subséquents  180

V.12.1 Exigences en matière de preuve  180

V.12.2 Suppression de produits ou de services  180

V.12.3 Renseignements supplémentaires  181

V.12.4 Demande d'éclaircissements effectuée par l'examinateur  181

V.12.5 Autres objections soulevées relativement à l'ayant droit – Recherche effectuée avant la publication  181

V.12.6 Avis aux termes des articles 44 et/ou 45  181

V.12.7 Consentement – Marques créant de la confusion  181

V.13 Absence de réponse de la part du requérant  182

V.13.1 Article 36 – Abandon des demandes  182

V.14 Prolongations de délai – Rapports d'examen et article 36  182

V.15 Effet d'une demande de marque de commerce abandonnée  184

V.16 Lettre de refus  185


 

I Introduction

I.1 Information générale

Le manuel d'examen des marques de commerce a été conçu pour répondre aux besoins du Bureau des marques de commerce, et en particulier à ceux de la Section de l'examen ainsi qu'à ceux du public. Le Bureau des marques de commerce, division de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), est l'organe du gouvernement qui a pour fonction de recevoir toutes les demandes présentées par les particuliers et par les sociétés qui désirent faire enregistrer leurs marques de commerce, et d'y donner suite.

Le manuel vise à regrouper les interprétations qu'ont faites les tribunaux des dispositions de la Loi et du Règlement sur les marques de commerce. Par conséquent, il devrait permettre de réduire le temps passé à l'étude des demandes, car il clarifie les lignes directrices à suivre. En outre, et peut-être là un point plus important, le manuel devrait permettre de rendre des décisions plus uniformes.

Le manuel est aussi un guide de référence pour les requérants et les agents pour déterminer comment les examinateurs interprètent et appliquent les dispositions de la Loi et du Règlement sur les marques de commerce.

Il y a lieu de remarquer que le présent manuel n'est qu'un guide et qu'il ne lie pas le Bureau des marques de commerce. Il ne vise d'aucune façon à se substituer à la Loi sur les marques de commerce et à son Règlement sur les marques de commerce. En cas de divergences entre le manuel et la législation, ces derniers l'emportent.

II Examen de la formule de demande

II.1 Examen préliminaire

De nombreux services d'exploitation distincts du Bureau des marques de commerce prennent part à l'ensemble des formalités à accomplir relativement à une formule de demande, entre le moment où celle-ci est produite et celui où la marque de commerce est enregistrée (rejetée ou abandonnée). La majorité des demandes d'enregistrement de marques de commerce sont produites par voie électronique. Les autres demandes sont reçues à la salle du courrier ministériel où on y appose la date, puis elles sont transmises à la Direction des finances et de l'administration de l'OPIC qui est chargée de percevoir les droits appropriés et de leur attribuer un code.

La demande est envoyée à la Section des formalités administratives où un numéro de dossier est attribué. On la vérifie afin de s'assurer qu'elle répond aux exigences liées à la production prévues à l'article 25 du Règlement sur les marques de commerce et, le cas échéant, on attribue une date de production.

La demande est alors traitée, saisie dans une base de données et classée dans l'index électronique. On accuse ensuite réception de la demande. Enfin, elle est envoyée à la Section de l'examen où la recherche et l'examen y afférents sont effectués.

II.2 Demande d'examen accéléré

(Voir aussi l'énoncé de pratique intitulé Demandes d'examen accéléré)

Les demandes sont généralement examinées dans un ordre chronologique, c'est-à-dire selon la date de production. L'examen accéléré d'une demande privilégie un requérant au détriment de tous les autres, et le registraire ne tiendra pas compte des demandes d'examen accéléré.

II.3 Exigences formelles – Article 30

Une fois qu'une demande d'enregistrement de marque de commerce a été traitée par la section des formalités du Bureau des marques de commerce, l'examen initial commence, en partie pour s'assurer que la demande satisfait aux exigences formelles de l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce. Voir aussi la partie intitulée « Dispositions générales » du Règlement sur les marques de commerce.

Dans le cadre d'une évaluation préliminaire, l'examinateur analysera également la description des produits et services qui auront été groupés selon la classification de Nice.

II.4 Genre de demande – Article 16, alinéas 41(1)c) et 30b) à f)

Outre la vérification qui s'impose pour s'assurer que la demande est conforme à l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce, l'examinateur doit aussi examiner le fondement de la demande d'enregistrement. Le requérant pourra préparer sa demande en se reportant au Règlement sur les marques de commerce, notamment à l'article 25, et aux alinéas 30b) à 30f) de la Loi sur les marques de commerce.

Bien que le Bureau des marques de commerce ne fournisse pas de formules préimprimées, des formules suggérées sont disponibles.

Les requérants peuvent également remplir et soumettre leurs demandes en ligne.

II.5 Renseignements nécessaires dans toute demande

II.5.1 Identité du requérant

Le requérant doit être une « personne » ayant droit à l'enregistrement, tel que défini à l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce. Les examinateurs font généralement référence aux « personnes » comme des « entités légales ». La « personne », « entité légale » ou « personne morale » peut être un particulier, une société de personnes, une association, une entreprise en coparticipation ou une société.

Le nom inscrit dans la demande à titre de requérant de l'enregistrement d'une marque de commerce doit être une personne morale. On entend par personne morale toute personne qui a une existence juridique, peut engager des poursuites judiciaires ou faire l'objet de poursuites et peut prendre des décisions par l'intermédiaire d'agents, comme dans le cas des sociétés.

Par ailleurs, le Registraire n'exigera plus qu'un requérant ou son agent atteste que le requérant est une personne morale, tel que défini à l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce. C'est au requérant qu'incombe en définitive la responsabilité d'observer les dispositions de la Loi sur les marques de commerce.

Lorsque plus de deux particuliers ou personnes morales déposent une demande d'enregistrement de marque de commerce, ils doivent confirmer qu'ils forment une association légitime. Le fait que les particuliers indiquent qu'ils font affaires ensemble n'est pas suffisant; les individus doivent confirmer, par écrit, qu'il y a entre eux une entente légale, c'est-à-dire une association légitime telle qu'une société de personnes ou une entreprise en coparticipation. Une déclaration à cet effet est suffisante. Il n'est pas nécessaire de soumettre de la preuve, un affidavit ou une demande révisée. Si le requérant ne peut confirmer qu'il est une association légitime, il devra déposer une nouvelle demande d'enregistrement accompagnée des frais prescrits, en identifiant correctement le requérant.

Dans tous les cas appropriés, il faut indiquer le nom du prédécesseur-en-titre, ce qui permet de connaître les propriétaires précédents.

II.5.1.1 Particuliers

Lorsque le requérant est un particulier, il doit donner son nom de famille et au moins un prénom. Le nom commercial employé peut aussi faire partie de l'identification du requérant.

Exemple : Jean Dupont faisant affaire sous la raison sociale de Pâtisserie Dupont.

Le requérant ne doit pas donner uniquement sa raison sociale. Chaque fois que la demande semble avoir été faite d'après la raison sociale du requérant et non en son nom propre, l'examinateur lui demandera de produire une demande modifiée dans laquelle le nom du propriétaire légitime, c'est-à-dire le particulier à titre de requérant, doit être inscrit suivi de la raison sociale employée.

II.5.1.2 Sociétés de personnes

Bien que le Bureau n'enregistre pas de marque de commerce au nom de plus d'une personne physique ou morale, on peut présenter en bonne et due forme des demandes d'enregistrement de marque de commerce au nom d'une société de personnes, qui est considérée comme une association reconnue par la loi. En général, un groupe de personnes dirigeant une entreprise sous forme de société le fait sous une raison sociale (par exemple, Marie Gagné et Jean Lemieux, une société de personnes, faisant affaire sous la raison sociale de Entreprises Gagnélemieux).

Il peut arriver que deux ou plusieurs particuliers fassent une demande d'enregistrement d'une marque de commerce sans signaler l'existence d'une société de personnes. Une confirmation écrite qu'une société de personnes existe sera suffisant et le requérant peut indiquer le nom commercial, le cas échéant.

Il incombe au requérant ou au propriétaire t de déterminer que la société est une personne morale. Par conséquent, le Bureau accepte les demandes, les cessions, etc., produites au nom de la société seulement, sans référence aux associés. Cependant, la société doit être identifiée en tant que telle.

II.5.1.3 Associations

Les associations qui sont des personnes morales (c'est-à-dire qu'elles sont reconnues par la loi) peuvent obtenir les droits relatifs à une marque de commerce en liaison avec des services fournis à leurs membres, ou pour des produits ou services employés dans le commerce. Il faut préciser le nom de l'association et l'adresse postale des bureaux d'affaires de l'association.

II.5.1.4 Entreprises en coparticipation

Le Bureau peut également être saisi d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce présentée par deux requérants ou plus qui produisent en collaboration des produits ou fournissent des services, par exemple, une entreprise en coparticipation, qui est une autre forme d'association reconnue par la loi. Les noms et adresses d'affaires des requérants doivent être inscrits au complet dans la demande. Seuls les noms des associés commandités d'une entreprise en coparticipation doivent être indiqués et non ceux de tous les associés.

Par contre, dans les cas où les parties ont des adresses distinctes, l'information devrait être consignée comme suit :

ABC Inc. et XYZ Ltée, une entreprise en coparticipation

123, 1ère Rue

Ottawa, ON K1K 0A0 et

789, 2ème Avenue

Ottawa, ON K3K 1B1

Puisqu'il y a une limite au nombre de caractères pouvant être consignés dans le champ de l'adresse, on doit quelquefois demander aux requérants impliqués dans une entreprise en coparticipation de confirmer quelle adresse doit être consignée.

Le Bureau ne demande plus les renseignements établissant le degré de participation de chaque partenaire comme c'était le cas par le passé.

De tels renseignements peuvent être requis, toutefois, afin que le Bureau puisse préciser de quelle façon la marque de commerce peut être transférée, ou l'identité du titulaire établie au cas où l'entreprise en coparticipation venait à se dissoudre. Il faudrait prendre en considération les faits entourant chaque cas, et les documents soumis au moment d'une cession devraient traiter de cette question.

II.5.1.5 Sociétés

Les instructions pour remplir une demande d'enregistrement n'imposent pas de préciser les lois en vertu desquelles la société du requérant a été constituée. Toutefois, le nom complet de la société doit figurer sur la demande. Celle-ci peut être une société privée ou un organisme public, par exemple, une société municipale ou provinciale ou un organisme du gouvernement provincial ou fédéral.

Il arrive fréquemment qu'une personne produise une demande au nom d'une société en donnant sa propre identité ou en donnant la sienne en plus du nom de la société qu'elle représente. Dans les exemples qui suivent, si le requérant est XYZ Ltée, tous les renseignements qui précèdent XYZ Ltée, sont jugés superflus et ne devraient pas être inclus pour identifier le requérant :

Quelquefois, une personne qui a l'intention de constituer une société présentera une demande d'enregistrement d'une marque de commerce en demandant que l'enregistrement soit fait au nom de la société qu'il envisage de former. Bien qu'une société non encore constituée ne puisse être une « personne » selon la définition donnée à l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce, le requérant peut déposer la demande à son nom et peut ensuite céder la propriété de sa marque à la société qu'il envisage de former lorsqu'elle sera constituée.

Lorsqu'une filiale ou une unité constituante d'une société exerce une activité commerciale liée à l'emploi d'une marque de commerce, l'examinateur acceptera les exemples suivants comme indication convenable d'emploi par une filiale :

ou

Dans les deux cas, « General Furniture Ltd. » est considéré l'entité légale.

II.5.1.6 Emploi d'une dénomination sociale française ou anglaise

Le paragraphe 10(3) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions énonce ce qui suit :

Sous réserve du paragraphe 12(1), la société peut, dans ses statuts, adopter une dénomination sociale anglaise, française, dans ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux langues, pourvu que la forme combinée soit conforme aux critères réglementaires; elle peut employer l'une ou l'autre des dénominations adoptées et être légalement désignée sous l'une ou l'autre de celles-ci.

Par conséquent, une société dont la dénomination sociale comporte deux versions, une anglaise et une française, par exemple, Pamplemousse Inc./Grapefruit Inc., sera reconnue comme étant la même personne morale, qu'elle soit identifiée sous le nom de Pamplemousse Inc. ou sous celui de Grapefruit Inc.

II.5.1.7 Erreur dans l'identification du requérant

Il arrive parfois qu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce soit produite sous le mauvais nom, et que l'on tente de rectifier l'erreur. Les exemples qui suivent illustrent les types d'erreurs les plus fréquentes de même que la façon dont le Bureau les corrige :

  1. Sur la demande est inscrit « Incorporated » au lieu de « Limited » ou vice-versa; « Company Limited » au lieu de « Company Inc. » ou vice-versa; « Company of Canada Ltd. » au lieu de « Company Ltd. », ou vice-versa et ainsi de suite, afin d'effectuer la correction on exigera une lettre du requérant attestant que la personne morale ainsi mentionnée n'existait pas à la date de production de la demande de même qu'une description détaillée de l'erreur.
  2. La demande est produite sous l'ancien nom du requérant lorsqu'un changement de nom a eu lieu avant la date de production de la demande. Le Bureau acceptera ce changement avec la présentation d'une lettre expliquant l'erreur en détail de même qu'avec une demande modifiée où le nom du requérant est correctement inscrit. Cette situation ne va pas à l'encontre de l'alinéa 31a) du Règlement sur les marques de commerce puisque la véritable « identité » du requérant n'a pas changé.

Remarque : Le Bureau modifiera, sur réception d'une demande écrite, une demande de marque de commerce en instance afin que cette dernière reflète le changement du nom du requérant; aucun frais n'est requis. De manière générale, il n'est pas nécessaire de fournir au Bureau la preuve d'un changement de nom. Cependant, si le changement de nom résulte d'une fusion, ou d'un changement du statut de l'entreprise, le Bureau exigera une forme de preuve démontrant dans quelles circonstances le changement de nom s'est opéré. Des extraits non notariés de registres de sociétés ou des copies du certificat de fusion/regroupement suffiront comme preuves de changement du statut ou du changement de nom résultant d'une fusion.

  1. Le requérant signale qu'une cession a eu lieu avant la production de la demande; toutefois, la demande a été produite sous l'ancien nom. Le Bureau n'acceptera pas d'affidavit énonçant les circonstances dans lesquelles l'erreur s'est produite, puisque le requérant n'était pas le propriétaire à la date de production. Cette situation est incompatible avec les dispositions de l'alinéa 31a) du Règlement sur les marques de commerce et une nouvelle demande doit être produite sous le nom du nouveau propriétaire.
  2. Le requérant est une société des États-Unis et la demande indique qu'il s'agit d'une société d'État par exemple, une société relevant de l'État de l'Illinois, mais on informe le Bureau qu'il s'agit en fait d'une société du Delaware. Si la société n'a jamais relevé de l'Illinois, le Bureau exigera alors une lettre expliquant l'erreur en détail avant d'accepter que la demande soit modifiée pour indiquer qu'il s'agit d'une société du Delaware.

Si la société relevait de la compétence des deux États (Illinois et Delaware) à la date de dépôt et que le requérant s'est trompé dans le nom de l'État, rien alors ne peut être fait pour corriger l'erreur puisqu'on changerait l'identité du requérant, ce qui n'est pas conforme à l'alinéa 31a) du Règlement sur les marques de commerce. La demande doit être à nouveau produite sous le nom du bon propriétaire.

  1. Lorsque la demande est produite sous le nom d'une personne qui n'est pas une personne morale, il n'est pas nécessaire de produire un affidavit visant à rectifier le nom du requérant, comme Farm Foods à Farm Foods Ltée ou à Mary Smith faisant affaire sous le nom de Farm Foods.

Remarque : Tout changement au nom du requérant, incluant les erreurs typographiques, devrait être fait par la section des cessions. Une fois que le changement est fait, une confirmation écrite indiquant le changement est envoyée au requérant.

II.5.2 Adresse du requérant ­– Alinéa 30g)

Dans chaque cas, le requérant doit fournir l'adresse de son principal bureau ou siège d'affaires. Il est possible de fournir une adresse postale distincte si le requérant souhaite que sa correspondance ne soit pas envoyée à l'une ou l'autre de ces adresses. Si un particulier n'a pas d'adresse de bureau, celle du lieu de résidence suffira. Lorsqu'une demande d'enregistrement vise plusieurs personnes, comme dans les sociétés de personnes ou dans les entreprises en coparticipation, et qu'il n'existe pas de lieu d'affaires unique, une adresse distincte pour chacun peut être fournie.

Si le requérant n'a ni bureau ni siège d'affaires au Canada, il doit donner l'adresse de son principal bureau ou siège d'affaires à l'étranger ainsi que le nom et l'adresse, au Canada, d'une personne ou d'une firme qui lui sert de représentant pour signification.

Remarque : Tout changement à l'adresse du requérant, incluant les erreurs typographiques, doit être fait par la section des cessions. Une fois que le changement est fait, une confirmation écrite indiquant le changement est envoyé au requérant. Voir aussi la section II.5.6.2 du présent manuel.

II.5.3 Identification et description de la marque – Alinéa 30h), article 24 du Règlement

(Voir aussi section II.6.2 du présent manuel et l'énoncé de pratique intitulé Conformité à l'alinéa 30h) — marques dans une forme spéciale)

L'alinéa 30h) de la Loi sur les marques de commerce dispose que sauf si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, un dessin de la marque de commerce est requis.

La marque de commerce est considérée comme étant un mot non décrit en une forme spéciale si elle consiste en :

  1. Un ou des mots en lettres majuscules.
  2. Un ou des mots comprenant des lettres minuscules.
  3. Un ou des mots comprenant des chiffres.
  4. Un ou des mots comprenant un accent en français.
  5. Un ou des mots comprenant tout signe de ponctuation normalement indiqué sur les claviers français ou anglais.

La marque de commerce doit être illustrée sous forme de dessin si elle consiste en :

  1. Un mot ou des mots en une forme spéciale.
  2. Un mot ou des mots qui contiennent des accents dans une langue étrangère tels que le tilde espagnol.
  3. Une marque composée de mots et d'éléments graphiques.
  4. Une marque comprenant des caractères étrangers.
  5. Un mot ou des mots démontrés en couleur (lorsqu'on revendique la couleur comme faisant partie de la marque) et le dessin est ligné pour représenter la couleur.

Lorsque la marque de commerce contient des éléments graphiques, il y aurait lieu d'annexer le dessin à la demande et d'insérer la mention « La marque de commerce apparaît dans le dessin ci-joint ». Les détails du dessin peuvent être décrits dans les cas où des portions de la marque ne peuvent être reproduits clairement dans le Journal des marques de commerce. On ne doit pas faire référence à un spécimen. Des exemples comme ceux qui suivent ne seraient PAS acceptables :

  1. La marque de commerce se compose du mot AJAX et d'une étoile.
  2. La marque de commerce se compose du mot AJAX et d'une étoile comme l'illustre le dessin ci-joint.
  3. La marque de commerce est un dessin comme l'illustre le spécimen ci-joint.

Il suffit donc de mentionner dans la demande : « La marque de commerce apparaît dans le dessin ci-joint. »

L'article 24 du Règlement sur les marques de commerce dispose qu'une demande distincte est produite pour l'enregistrement de chaque marque de commerce. Les exemples suivants illustrent ce que l'examinateur ne devrait pas accepter :

  1. Le requérant précise qu'il acceptera n'importe laquelle des marques de commerce suivantes :
    1. JIMMY'S PIZZA
    2. JIMMY'S HAMBURGERS
    3. JIMMY'S MUFFINS
  2. Le requérant énumère les marques en indiquant la préférence qu'il leur accorde :
    1. HEAVEN'S FAVOURITE (premier choix)
    2. ECSTATICA (deuxième choix)
    3. FABUTASTIC (troisième choix)

Si une demande est produite alors que la marque de commerce se compose en tout ou en partie de mots dans plus d'une langue, la marque de commerce doit être employée telle quelle pour les produits ou les services à l'égard desquels elle a été déposée. Prenons l'exemple de la marque de commerce portant le numéro d'enregistrement 224,146. Elle se compose des mots suivants :

La marque est enregistrée de la sorte, à la condition qu'elle soit toujours employée de cette façon en liaison avec les produits; les trois versions ne peuvent être employées séparément, mais doivent être employées ensemble. Toutefois, lorsque la marque de commerce se compose de versions distinctes rédigées en trois langues différentes et que ces versions doivent être employées séparément en liaison avec les produits ou services, le requérant doit alors faire enregistrer trois marques de commerce distinctes.

II.5.4 État des produits et services spécifiques – Termes ordinaires du commerce – Alinéa 30a)

L'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce stipule qu'une demande d'enregistrement de marque de commerce doit renfermer « un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée ».

Manuel des produits et des services une liste représentative des produits et services acceptables qui sont considérés comme étant spécifiques et dans les termes ordinaires du commerce, conformément à l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce, se retrouve dans le Manuel des produits et des services.

Pour ce qui est des produits et services qui ne se trouvent pas dans le Manuel des produits et des services, les entrées acceptables dans le Manuel des produits et des services peuvent être utilisées afin de déterminer, par voie d'analogie, le type d'énoncés pouvant être considérés comme étant acceptables afin de décrire des produits et services similaires. Un énoncé de produits ou de services est acceptable lorsque celui-ci est aussi précis, ou même plus précis, qu'une entrée semblable ou similaire.

II.5.4.a Les termes ordinaires du commerce

Conformément à l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce, l'énoncé des produits et des services doit être « dans les termes ordinaires du commerce ».

Un énoncé de produits et services est considéré comme étant dans les termes ordinaires du commerce lorsqu'une recherche révèle que les produits et les services sont définis selon l'utilisation courante dans le commerce et qu'un langage similaire, avec une portée communément utilisée par d'autres dans le même domaine commercial, est utilisé pour décrire les produits et services du requérant. Voir Dubiner c. Heede International Ltd. (1975), 23 C.P.R. (2e) 128 et Mövenpick-Holding AG c. Sobeys Capital Incorporated, 2010 COMC 41.

De plus, le fait qu'un énoncé de produits et services est compréhensible ne signifie pas que la description est utilisée couramment dans le commerce. Voir Decra-Loc Canada Ltd. c. Pave Tech Inc. (1995), 61 C.P.R. (3e) 553.

Les examinateurs devront effectuer des recherches pour déterminer s'il y a plusieurs utilisations commerciales de la description des produits et services en question afin de démontrer que ceux-ci représentent une description habituelle dans le commerce.

Lorsque des termes ordinaires du commerce sont introuvables, l'énoncé des produits et services doit être clair et précis. Une description technique, volumineuse ou ambiguë des produits ou des services n'est pas acceptable. L'énoncé des produits et services doit être compréhensible pour le secteur commercial du requérant lorsque celui-ci décrit ses produits et services.

Veuillez noter que les marques de commerce enregistrées ne peuvent pas être employées dans un énoncé de produits et services puisque celles-ci ne sont pas considérées comme étant des termes ordinaires du commerce.

II.5.4.b Les produits et services spécifiques

Les produits et services dans les termes ordinaires du commerce doivent aussi être « spécifiques » conformément à l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce. Par exemple, bien que le mot « vêtement » soit un terme ordinaire du commerce, celui-ci n'est pas spécifique, tandis que « vêtements d'exercice » est considéré comme étant spécifique puisque le type de vêtement a été précisé.

Il sera parfois nécessaire d'indiquer le domaine d'emploi d'un produit afin d'en donner une description spécifique. Par exemple, « catalyseurs » est un produit insuffisamment défini; par contre, « catalyseurs pour la transformation du pétrole » ou « catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques d'usage industriel » sont deux catalyseurs employés dans des domaines spécifiques, et rendent les produits acceptables. Ceci est d'autant plus important lorsque le terme commercial peut avoir deux significations complètement différentes. Par exemple, un « fer à onduler » peut être employé pour la coiffure, mais peut aussi être employé pour onduler le cuir ou plisser les métaux.

De façon similaire, des services en termes ordinaires du commerce, tels que les services de « consultation », peuvent être décrits spécifiquement en indiquant le domaine des services. Par exemple, service de « consultation dans le domaine de la sécurité au travail ».

Bien qu'il puisse être plus difficile de préciser un énoncé de services qu'un énoncé de produits, l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce exige davantage de précisions en liaison avec les services lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'un requérant puisse soumettre un énoncé de services en termes ordinaires du commerce plus précis. Voir Sentinel Aluminium Products Co. c. Sentinel Pacific Equities Ltd. (1983), 80 C.P.R. (2e) 201.

Il n'existe aucune disposition dans la Loi afin de restreindre les services à ceux qui ne sont pas « accessoires » ou « secondaires » à la vente de produits, pour autant que les services ne soient pas une exigence contractuelle normale ou en accord avec les attentes habituelles de l'acheteur en liaison avec la vente de produits. Voir Kraft Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1984), 1 C.P.R. (3e) 457. Toutefois, pour que les services soient acceptables conformément à l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce, ils doivent offrir un avantage pour le public. Le simple fait de faire connaître les propres produits du requérant au public ne peut être considéré comme un service acceptable, puisque la seule personne qui en tirera un avantage sera le requérant.

Le critère à trois volets suivant s'applique pour déterminer si l'état déclaratif des produits ou services est considéré « spécifique » et conforme à l'interprétation de l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce :

II.5.4.1 Étendre l'état déclaratif des produits ou services

Il est important de souligner que l'état des produits ou des services dans la demande telle que déposée peut être précisé par la suite. Toutefois, l'alinéa 31e) du Règlement sur les marques de commerce interdit la modification d'une demande d'enregistrement si elle vise à modifier l'état déclaratif des produits ou services pour étendre la portée de celui qui figurait dans la demande au moment du dépôt.

II.5.4.2 Contexte des produits et services

Dans certains cas, le contexte de l'énoncé des produits et services peut servir à préciser une description qui autrement serait inacceptable. En effet, les produits ou les services peuvent être acceptables lorsque le contexte de l'énoncé est suffisamment précis.

Par exemple, « étuis » seul n'est pas acceptable, car il peut s'appliquer à n'importe quel type d'étui, des étuis d'appareils photo aux étuis à lunettes. Cependant, si la demande porte sur les « appareils photos, trépieds et étuis », le terme « étuis » est acceptable, car il est évident d'après le contexte qu'il s'agit d'étuis d'appareils photo.

De même, le service « livraison » seul ne serait pas acceptable, car il pourrait s'agir de n'importe quel type de services de livraison, de la livraison de fleurs à la livraison de meubles. Cependant, une demande portant sur des « services de restaurant » qui inclurait le terme « livraison » serait acceptable, car il est évident d'après le contexte qu'il s'agit de livraison de nourriture.

Remarque : Les produits ou les services qui sont séparés par un point-virgule (;) sont généralement considérés comme des services distincts les uns des autres et doivent rencontrer les exigences de l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce sans égard aux autres produits ou services listés.

II.5.4.3 Précision de termes flous ou vagues -- « et autres », « et produits similaires », « incluant », « relative à », « et services reliés », « et autres produits semblables », « etc. », « contenant », et « notamment »

L'énoncé des produits et services doit être précis et l'on doit éviter l'emploi des expressions ou des mots flous ou vagues. En général, les termes flous ou vagues suivants ne peuvent être employés pour spécifier un produit ou un service qui, comme tel, requiert plus de spécificité : « et autres », « et produits similaires », « incluant », « relative à », « et produits reliés », « et autres produits semblables », « etc. », « contenant », et « notamment ». De tels termes sont généralement seulement acceptables lorsqu'ils suivent des produits ou des services spécifiques.

Par exemple, puisque « services de restaurant » est une description spécifique, la description « services de restaurant, incluant la livraison » sera aussi acceptable. Puisque « services de courtage en fonds communs de placements » est une description spécifique, la description « services de courtage en fonds communs de placements, incluant la distribution de fonds mutuels » sera aussi acceptable. Par contre, « services financiers reliés aux services de courtage en fonds communs de placement » ne serait pas acceptable puisque la description n'est pas considérée comme étant spécifique conformément à l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce.

Dans certaines circonstances, des termes flous ou vagues peuvent être employés pour donner des spécifications qui ne sont pas essentielles pour déterminer la nature spécifique. Par exemple, « rouleau collant pour retirer les peluches des vêtements, du mobilier, de la tapisserie et d'autres items » est acceptable puisque les produits sont déjà définis spécifiquement en étant un « rouleau collant pour retirer les peluches des vêtements, du mobilier et de la tapisserie » et le terme flou ou vague « d'autres items » ne sert qu'à indiquer un autre emploi du produit.

En français, le terme anglais « featuring » peut être traduit par les termes « contenant » ou « notamment » selon le contexte. De façon générale, ces termes ne seront acceptables que lorsqu'ils seront précédés de produits ou de services jugés assez précis. À titre d'exemple, puisque l'énoncé « vêtements tout-aller » est acceptable, « vêtements tout-aller notamment pantalons, robes et culottes-courtes » est aussi acceptable. Cependant, l'énoncé « vêtements notamment pantalons, robes et culottes-courtes » ne serait pas acceptable puisque « vêtements » n'est pas considéré comme étant spécifique conformément à l'alinéa 30(a) de la Loi sur les marques de commerce.

Le Bureau accepte l'emploi du terme « contenant » lorsque le requérant doit indiquer le contenu ou champ d'intérêt (par exemple livres, jeux d'ordinateurs, films, musique, photos, etc.) de CD, DVD, disque optique ou toute autre sorte de disque. À titre d'exemple, « disque compact contenant de l'information sur l'astronomie » et « disque numérique polyvalent contenant des jeux d'ordinateur » seraient acceptables.

II.5.4.4 Termes précis – « nommément », « spécifiquement », « à savoir », ou « consistant en »

On peut préciser davantage des produits ou des services inacceptables en énumérant des termes précis précédés de « nommément », « spécifiquement », « à savoir », ou « consistant en ».

Par exemple, les produits « alarmes » sont jugés trop ambigus, mais peuvent être précisés davantage en utilisant le terme « nommément » afin d'énumérer les différents types d'alarmes, comme suit : « alarmes, nommément alarmes d'incendie », « alarmes, à savoir alarmes pour voitures », « alarmes, consistant en des alarmes antivol ».

De façon similaire, le service « consultation » est jugé trop ambigu, mais peut être précisé davantage en utilisant le terme « nommément », comme suit : « consultation, nommément consultation en gestion des affaires » ou « consultation, spécifiquement consultation en investissement de capitaux ».

Remarque : À des fins de clarté, le Bureau n'accepte pas les deux points ( :) en remplacement du terme « nommément ».

II.5.4.5 « soit », « tel que », « comprenant », « contenant », « en particulier » ou « particulièrement »

Ces termes peuvent être acceptables dans une déclaration de produits ou de services s'ils indiquent le genre, la sorte ou le type de produits ou de services et si les produits et services suivant ces termes sont acceptables conformément à l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce.

Par exemple, l'énoncé « vêtements en particulier vêtements décontractés » sera interprété comme étant limité aux « vêtements décontractés » qui sont acceptables selon le Manuel des produits et des services.

Cependant, l'énoncé « vêtements tels que vêtements d'extérieur » ne serait pas considéré acceptable puisque « vêtements d'extérieur » n'est pas considéré comme étant un type, genre ou sorte de vêtements.

Les produits « emballages cadeaux contenant fromage, pain et viandes préparées » sont considérés comme étant limités aux produits énumérés après le terme « contenant » qui sont acceptables en vertu de l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce.

Cependant, l'énoncé « systèmes électriques comprenant des modules » ne serait pas acceptable puisque le terme « modules » n'est pas considéré comme étant un terme ordinaire du commerce et n'est pas assez précis.

De façon similaire, il est sous-entendu que « service de divertissement tel que partie de hockey » fait référence à une « partie de hockey » et est considéré comme un terme ordinaire du commerce spécifique puisque ce service n'inclut pas d'autres services.

Cependant, l'énoncé « service de divertissement soit évènements musicaux » n'est pas considéré comme étant acceptable puisque le genre ou le type d'événement n'a pas été précisé.

II.5.4.6 « Accessoires », « Équipement/matériel », « Appareils », « Systèmes », et « Produits »

De façon générale, les produits décrits par les termes « Accessoires », « Équipement/l matériel », « Appareils », « Systèmes », ou « Produits » ne sont pas considérés comme étant acceptables s'ils ne sont pas précisés davantage, car ces termes peuvent inclurent différents types de produits ayant des circuits de commercialisation différents et qui ne sont pas nécessairement vendus en étroite proximité.

Par exemple, la description « accessoires pour automobiles » pourrait inclure n'importe quel article depuis les désodorisants jusqu'aux trousses de premiers soins et aux téléviseurs portables. Cependant, les « accessoires pour cheveux » se limitent à des produits comme les barrettes, les pinces, les peignes de parure, qui sont connus dans le commerce comme un ensemble d'articles avec les mêmes circuits de commercialisation et normalement vendus en étroite proximité.

De façon similaire, « équipement de télécommunications » pourrait inclure des articles pour l'utilisateur comme des télécopieurs et des émetteurs-récepteurs et des produits pour les télécommunications, comme les tours de transmission et les câbles à fibres optiques.

Cependant, l'énoncé « matériel pour la coupe de cheveux », est acceptable puisque la fonction ou le domaine d'emploi peuvent être compris comme étant très proches, puisque la coupe de cheveux est une activité précise et le matériel nécessaire est limité aux outils manuels ou mécaniques s'y rattachant.

Un autre exemple est « appareils d'enseignement » qui pourrait très bien inclure des logiciels, des carnets et des bandes-vidéo. Cependant, l'énoncé « appareils d'anesthésie » est acceptable puisque la fonction ou le domaine d'emploi peuvent être compris comme étant très proches et ces produits sont compris dans le commerce comme se rapportant à un ensemble limité d'articles dans le domaine médical, tels que les vaporisateurs, les ventilateurs et les moniteurs.

Les produits qui incluent le terme « systèmes » peuvent être acceptables si le système est généralement compris dans le commerce comme un assemblage d'items souvent vendus ensemble comme une unité, comme le « système de suspension pour véhicules moteurs », lequel est un terme ordinaire du commerce spécifique donné au système d'amortisseurs et de ressorts qui assurent la liaison flexible entre le cadre de châssis et les essieux.

Les produits qui incluent le terme « produits » peuvent être acceptables si le produit tel quel est un terme ordinaire du commerce, comme « produits laitiers », lequel est un terme ordinaire du commerce reconnu pour les produits de nourriture dérivés de l'industrie du lait et qui sont vendus côte à côte dans les mêmes circuits de commercialisation.

II.5.4.7 Pièces et raccords

En général, les « pièces et raccords » sont acceptables si le produit pour lequel les pièces et raccords sont destinés est indiqué et qu'il est acceptable selon l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce. Par exemple, « pièces automobiles », et « lave-vaisselles et leurs pièces et raccords » sont acceptables puisqu'« automobiles » et « lave-vaisselles » sont considérés comme étant des termes ordinaires du commerce pour des produits spécifiques.

II.5.4.8 Instruments/dispositifs

Lorsque les termes ordinaires du commerce sont introuvables, les termes « instruments/dispositifs » peuvent être acceptables si la fonction et le domaine d'emploi sont clairement précisés et si les principes fondamentaux qui régissent l'acceptabilité des produits et des services décrits dans la section II.5.4.b du présent manuel sont respectés. Par exemple, on retrouve dans le Manuel des produits et des services les produits acceptables suivants : « instruments médicaux pour la détection de la qualité des anticorps de spécimens humains recueillis du plasma ou de sang séché » et « dispositifs électroniques médicaux installés dans l'œil pour restaurer la vision ».

II.5.4.9 Logiciels

Les produits listés comme « logiciels » ne sont pas acceptables s'ils ne sont pas précisés davantage. La fonction précise du logiciel doit être indiquée et, si le domaine d'emploi n'est pas évident de par la fonction du logiciel, on doit aussi clairement indiquer le domaine d'emploi. On peut trouver des exemples de descriptions acceptables dans le Manuel des produits et des services.

II.5.4.10 Disques et autres supports média magnétiques pré-enregistrés tel que supports magnétiques pour données

Les produits « disques pré-enregistrés » et « supports média magnétiques pré-enregistrés » ne sont pas considérés comme étant spécifiques, conformément à l'alinéa 30 a) de la Loi sur les marques de commerce. Le format spécifique de ces produits doit être précisé , par exemple « disques souples, « disques durs », « CD », « DVD », « CD-ROM », et « cartes à bande magnétique ». Le contenu peut aussi être spécifié, par exemple, des films, de la musique, des photos, l'enseignement des langues, des jeux d'ordinateur, des cartes magnétiques encodées comme clés de chambres d'hôtel ou des télécartes.

Pour les disques avec du contenu pré-enregistrée, le contenu peut aussi être précisé en indiquant le domaine spécifique, suivi d'expressions telles que « contenant des sujets traitant de » ou « contenant de l'information ». Par exemple, « contenant de l'information reliée au baseball », « contenant des sujets d'instruction en astronomie », « contenant de l'information en matière de marques de commerce ». Par contre, « CD contenant des sujets dans le domaine de la consultation d'affaires » n'est pas considéré comme étant acceptable puisque « le domaine de la consultation d'affaires » est un terme général qui inclut une grande variété de sujets.

Si le contenu des disques est décrit en indiquant un seul domaine d'intérêt, on considère que le but premier est de fournir de l'information. Même si les disques peuvent inclure différentes informations audio-visuelles, on considère qu'ils ne contiennent pas de logiciels ni de livres, jeux vidéo, films, musique, etc., à moins d'indication contraire de la part du requérant.

Lorsque les disques pré-enregistrés ou les supports média magnétiques pré-enregistrés contiennent des logiciels, la fonction du logiciel doit être indiquée et, si le domaine d'emploi n'est pas évident, le domaine d'emploi doit aussi être indiqué.

Remarque : On considère que les produits « bandes sonores pré-enregistrées », « rubans vidéo pré-enregistrés », « cassettes vidéo pré-enregistrées », « cassettes audio pré-enregistrées », « bandes d'enregistrements vidéo » et « enregistrements sur bande sonore » ont un format précis ainsi qu'un contenu spécifique puisque la nature du support média magnétique limite le contenu à des enregistrements magnétiques de sons ou d'images visuelles.

 II.5.4.11 Préparations, Remèdes, Suppléments, Extraits, Aliments fonctionnels, et Eaux additionnées, Pharmaceutiques, Vétérinaires, Botaniques, Nutraceutiques, Homéopathiques, Médicinales, Médicamenteux, Marijuana Médicinale et Huile de Cannabis

(Voir aussi l'énoncé de pratique intitulé Respect de l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce - produits pharmaceutiques)

Les produits décrits comme des « préparations », « remèdes », ou « suppléments » pour l'utilisation « pharmaceutique », « vétérinaire » ou « médicinale », et des descriptions de produits similaires, ne sont pas considérés spécifiques conformément à l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce. Les principes fondamentaux qui régissent l'acceptabilité des produits et des services décrits dans la section II.5.4.b du présent manuel s'appliquent également à ce genre de produits. Les descriptions doivent permettre :

En vertu de ces principes et aux fins de l'alinéa 30a), le Bureau du registraire exige que ce genre de produits soient précisés avec plus de détails :

Les produits pharmaceutiques vétérinaires, les préparations vétérinaires ou les médecines vétérinaires sont souvent divisés en secteurs portant sur des animaux ou des groupes d'animaux particuliers et portent souvent sur la prévention plutôt que sur le traitement de la maladie. Par exemple, l'énoncé « préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses, nommément, infections respiratoires, infections oculaires » exige que le type de « maladies infectieuses » soit précisé. Cependant, l'énoncé « préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille » exige seulement que le type d'animal ou que les groupes d'animaux soient précisés.

II.5.4.12 Biens intangibles

Les biens intangibles, comme « sites Web », « électricité », « noms de domaine », « vapeur », et « gaz usés » sont normalement considérés comme étant des services et énumérés dans le Manuel des produits et des services comme « hébergement de sites Web », « conception de sites Web », « récupération d'énergie consistant en la capture et conversion de rebuts en électricité et vapeur productive », « vente de noms de domaine », « enregistrement des noms de domaine », et « services d'épuration des gaz usés ». Lorsqu'une demande énumère de tels biens intangibles dans des énoncés de produits, et qu'il semble que le requérant offre en fait un service, on demandera davantage de précisions.

II.5.4.13 Avantage pour le public (publicité, promotion et mise en marché)

(Voir aussi l'énoncé de pratique intitulé Conformité à l'article 4 et l'alinéa 30a) services de publicité, mise en marché et promotion)

Compte tenu de la décision Ralston Purina Co., supra, une objection relativement aux services sera soulevée lorsqu'on ne peut établir clairement qu'un véritable service sera offert au public. Le critère consiste à déterminer si le service profitera à un tiers. Par exemple, si les services de « publicité » et de « mise en marché » du requérant visent simplement à faire connaître les propres produits du requérant, on considère que les services n'offrent pas d'avantage au public.

Pour déterminer si le service est effectivement offert à un tiers, on demandera davantage de précisions en cherchant à savoir par quels moyens ou de quelles façons le service est offert. Ainsi, les descriptions suivantes sont acceptables :

Si le public profite effectivement des services de promotion, malgré le fait qu'ils concernent exclusivement la promotion des propres produits et services du requérant, on considère qu'ils sont acceptables. Par exemple, « offrir des programmes de coupons-rabais se rapportant à une gamme de produits alimentaires » est considéré comme étant un service au sens de l'article 4 de la Loi sur les marques de commerce.

Par contre, la description « publicité collective » n'est pas considérée acceptable puisqu'il s'agit généralement d'une modalité de partage des coûts entre détaillant et fournisseur pour faire la publicité et la promotion de leurs produits.

Pour que les services soient acceptables, l'énoncé doit clairement indiquer que les services sont offerts à une tierce partie et qu'ils sont définis en termes spécifiques et ordinaires du commerce conformément à l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce.

 II.5.4.14 Services reliés à la transmission électronique de données

(Voir aussi l'énoncé de pratique intitulé Conformité à l'alinéa 30a) — programmes — services de transmission de données)

En règle générale, les services incluant le terme « données » ou « informations » tels que « services de transmission de données », « transmission électronique de données », « télécommunications de données et de la parole », « diffusion d'informations aux moyens de terminaux informatiques » ou des services qui se rapportent aux données et informations comme la « livraison de messages par transmission électronique » ou « messagerie électronique différée » ne sont pas acceptables sans plus de spécificité. Dans ce contexte, les termes « données » et « informations » peuvent inclure toute information pouvant être transmise ou traitée numériquement, incluant les données audio, vidéo, de la voix ou toute autre forme de données.

Si la caractéristique inhérente du service consiste en la fourniture de données ou d'informations aux clients, le requérant devrait indiquer spécifiquement le type de données (par exemple, avis financiers, listes de clients, communiqués de presse vidéo, musique, etc.) ainsi que le moyen par lequel l'information est communiquée aux clients (par exemple, bases de données en ligne, magasins en ligne, sites Internet, courrier électronique, téléavertisseurs ou messagerie texte cellulaire, etc.).

Si la caractéristique inhérente du service consiste en la fourniture de moyens de communication (services de transmission), le requérant devrait indiquer précisément les moyens de communication (par exemple, par satellite, téléphonie sans fil, lignes téléphoniques, réseau par câbles, téléphonie cellulaire, réseau longue portée, télécopie, etc.) ainsi que le caractère général des données et informations transmises. Il est entendu que le requérant peut avoir un contrôle limité sur les données et informations transmises s'il fournit seulement le mode de transmission.

II.5.4.15 Services liés à la communication et à la télécommunication

En règle générale, les services incluant les termes « télécommunications », par exemple « services de télécommunications » ou qui ont trait à des « services de télécommunications », par exemple « services de communications », « services de technologie de l'information », « services de commerce électronique », ne sont pas acceptables sans plus de précisions, puisque dans ce contexte, les termes communications et télécommunications peuvent inclure tout type de communication à distance. Ainsi, dans les cas de services de communication ou de télécommunication, le requérant doit préciser la nature des services (le type précis de communication) ainsi que le domaine de services (soit le secteur d'activité dans lequel le requérant offre ces services).

Par exemple, les descriptions suivantes sont considérées comme étant acceptables :

Dans certains cas, les services sont tellement précis que le domaine d'affaires est clairement défini par le type de communication.

Par exemple, les descriptions suivantes seraient considérées comme étant acceptables :

II.5.5 Date de premier emploi ou date à laquelle la marque de commerce a été révélée – Alinéas 30b) ou c)

Il est extrêmement important d'employer toujours la même méthode pour classer et grouper les produits ou les services par catégories en ce qui concerne la date de premier emploi de ces produits ou services. Lorsqu'un requérant désire enregistrer une marque de commerce qui a été employée ou révélée au Canada, il est avantageux d'inscrire la date d'emploi ou de révélation la plus ancienne pouvant être établie en liaison avec les produits ou les services, pour chaque catégorie générale.

II.5.5.1 Emploi d'une marque de commerce

La notion d'emploi est importante afin d'établir le droit d'une personne à l'enregistrement d'une marque de commerce et d'assurer le maintien d'une marque une fois celle-ci enregistrée. Voir l'alinéa 18(1)c) et l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce.

Selon l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce, le mot « emploi » ou « usage » à l'égard d'une marque de commerce signifie « tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des produits ou services ».

Le paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce indique que l'emploi revient au propriétaire si, selon certaines conditions, la marque de commerce a été employée par un licencié. Dans ces cas, un prédécesseur-en-titre doit être nommé, indiquant la propriété antérieure. Par exemple, afin d'établir que l'emploi de la marque de commerce du requérant au Canada a été continu, le requérant doit soumettre une liste de tous les prédécesseurs-en-titre, en ordre descendant, pour couvrir la période allant de la date de premier emploi à la date actuelle.

Le paragraphe 4(1) dispose qu' « une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée ».

Comme les termes « dans la pratique normale du commerce » le laissent entendre, l'emploi doit s'effectuer dans le cadre normal d'une transaction commerciale. Voir les décisions suivantes :

Le mot « commerce » (« trade ») employé au paragraphe 4(1) sous-entend un paiement ou un échange pour les produits fournis. La distribution gratuite de matériel promotionnel ou de gadgets publicitaires montrant la marque ne sera pas nécessairement considérée comme un emploi commercial. Voir les décisions suivantes :

Le paragraphe 4(2) dispose qu'« une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services ».

Cette disposition présume que les services sont de fait fournis ou offerts au Canada. Par conséquent, les services annoncés au Canada doivent effectivement être exécutés au Canada. Voir les décisions suivantes :

La législation ne renferme aucune définition de « services ». Par conséquent, il n'y a aucune distinction entre des services principaux ou accessoires. D'après la jurisprudence, il semble qu'à partir du moment où des personnes du public tirent un bénéfice de l'activité, il peut s'agir d'un service. Voir les décisions suivantes :

Selon le paragraphe 4(3) de la Loi sur les marques de commerce, « une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits ».

Dans le contexte global de la Loi sur les marques de commerce, on a statué que les termes « exportées du Canada » devaient signifier « envoyées du Canada vers un autre pays dans le cadre d'une activité commerciale » ou « transportées du Canada vers un autre pays dans la pratique du commerce ». Voir les décisions suivantes :

II.5.6 Agents de marques de commerce et représentants pour signification

II.5.6.1 Agents de marques de commerce

Selon l'article 2 du Règlement sur les marques de commerce, un agent de marques de commerce est une personne dont le nom paraît sur la liste des agents de marques de commerce visée à l'article 21 du Règlement sur les marques de commerce.

Le paragraphe 8(2) du Règlement sur les marques de commerce dispose que la correspondance relative à la poursuite d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce est échangée avec l'agent de marques de commerce si celui-ci est autorisé à agir au nom du requérant du fait, selon le cas :

  1. qu'il a produit la demande au bureau à titre d'agent de marques de commerce du requérant;
  2. qu'il est nommé agent de marques de commerce du requérant dans la demande ou tout document l'accompagnant;
  3. qu'il est nommé agent de marques de commerce du requérant après la production de la demande.

Le paragraphe 11(1) du Règlement sur les marques de commerce dispose qu'il n'est pas obligatoire que la nomination de l'agent de marques de commerce soit faite par écrit; le Registraire peut toutefois exiger que l'agent de marques de commerce produise une autorisation écrite émanant de la personne ou de la firme qu'il prétend représenter lorsque les circonstances visées aux alinéas 8(2)a) à c) du Règlement n'existent pas ou que la nomination n'est pas clairement établie.

Remarque : L'article 9 du Règlement dispose que lorsque l'agent de marques de commerce ne réside pas au Canada, il nomme un agent de marques de commerce associé résidant au Canada et si un agent de marques de commerce associé n'est pas nommé, le Registraire échange toute nouvelle correspondance avec le requérant.

II.5.6.1.1. Agents inactifs

Aucune correspondance ne doit être envoyée ou reçue d'un agent qui n'est pas autorisé à agir au nom du requérant. Un "agent inactif" est un agent qui a été radié de la liste d'agent pour non-conformité au paragraphe 22(3) du Règlement sur les marques de commerce. Dans de tels cas, une lettre devrait être envoyée directement au requérant pour l'informer de la situation.

La correspondance sera envoyée directement au requérant et une copie de la même correspondance sera envoyée à l'agent inactif, avisant que le Bureau des marques de commerce ne peut correspondre avec l'agent en question puisque son nom a été radié de la liste d'agents. L'examinateur doit modifier la correspondance MANUELLEMENT pour indiquer le nom et l'adresse du requérant et non celui de l'agent.

Dans tous les cas où le statut de l'agent est inactif mais qu'un représentant pour signification est nommé au dossier, le Bureau correspondra avec le requérant, aux soins du représentant pour signification.

II.5.6.2 Représentants pour signification

Selon l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce, un représentant pour signification est la personne ou firme nommée en vertu de l'alinéa 30g), du paragraphe 38(3), de l'alinéa 41(1)a) ou du paragraphe 42(1) de la Loi sur les marques de commerce.

L'alinéa 30d) exige que si le requérant n'a ni bureau ni siège d'affaires au Canada, le requérant doit soumettre les nom et adresse, au Canada, d'une personne ou firme à qui tout avis concernant la demande ou l'enregistrement peut être envoyé et à qui toute procédure à l'égard de la demande ou de l'enregistrement peut être signifiée avec le même effet que si elle avait été signifiée au requérant ou à l'inscrivant lui-même;

Remarque : Étant donné que le paragraphe 8(1) du Règlement sur les marques de commerce dispose que « la correspondance relative à la poursuite d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce est échangée avec le requérant », un représentant pour signification ne peut pas agir au nom du requérant. Par conséquent, lorsqu'un agent de marques de commerce n'a pas été nommé, la correspondance relative à la poursuite d'une demande d'enregistrement sera échangée avec le requérant, à l'adresse du représentant pour signification.

Si la correspondance papier ou électronique provient d'un représentant pour signification, une lettre sera envoyée directement au requérant et une copie de la même correspondance sera envoyée au représentant pour signification, avisant que le Bureau des marques de commerce ne peut correspondre qu'avec le requérant ou son agent dûment inscrit.

Dans de tels cas, si la date d'échéance pour la réponse du requérant est échue, le requérant sera considéré être en défaut dans la poursuite de sa demande et on lui accordera une période de grâce de deux mois pour soumettre une réponse appropriée.

Si la date d'échéance pour la réponse du requérant n'est pas échue, le requérant sera aussi considéré être en défaut dans la poursuite de sa demande mais il profitera du reste de la période pour soumettre une réponse appropriée.

II.5.6.3 Changements de nom et d'adresse

Une liste sera tenue pour tous les agents et représentants pour signification.

Tous les changements de noms et d'adresses des agents et des représentants pour signification seront traités par la Section des formalités.

L'agent ou le représentant pour signification ne seront pas tenus de fournir une liste des marques de commerce visées (déposées ou en instance).

Les changements seront effectués automatiquement pour toutes les marques de commerce en instance et déposées pour lesquelles la personne ou la firme agit à titre d'agent ou de représentant pour signification.

Les dossiers et les documents papier actuels ne seront pas modifiés, mais la correspondance ultérieure portera le nouveau nom et la nouvelle adresse.

Si la personne ou la firme désire se faire enregistrer à titre d'agent et de représentant pour signification, il faut le préciser clairement dans la correspondance.

II.5.7 Déclaration du requérant sur son droit à l'emploi de la marque – alinéa 30i)

Conformément à l'alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce, la demande doit renfermer une déclaration portant que « le requérant est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services décrits dans la demande ». Cet énoncé établit que tous les renseignements et les documents à l'appui, y compris les corrections et les modifications apportées aux renseignements, sont donnés de bonne foi et que la demande ainsi remplie a reçu l'approbation du requérant. L'examinateur peut alors procéder à l'examen de la marque. Voir aussi la section IV.8 du présent manuel.

II.5.8 Signature du requérant

Une signature n'est pas requise pour la production d'une demande d'enregistrement. Le Bureau des marques de commerce acceptera aussi les signatures autographiées sur les demandes d'enregistrement et lettres de poursuite, comme bon nombre d'entreprises le font maintenant.

Dans le cas d'une société de personnes, la demande peut être signée par un seul des associés si ces derniers sont mentionnés. Si la société comprend des associés commandités et des commanditaires, la demande peut porter la signature d'un associé habilité à engager la responsabilité de la société. Une demande faite par une société peut être signée par un de ses responsables dûment autorisés et le titre de cette personne devrait être indiqué. Un agent peut également signer au nom des personnes mentionnées ci-dessus. La signature de chacun des membres d'une entreprise en coparticipation peut être apposée sur la demande, à moins que leur agent ne la signe.

II.6 Indications figurant dans certaines demandes

II.6.1 Prédécesseur en titre – Alinéas 30b), c) et d)

Le paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce indique que l'emploi revient au propriétaire si, selon certaines conditions, la marque de commerce a été employée par un licencié. Dans ces cas, un prédécesseur-en-titre doit être nommé, indiquant la propriété antérieure. Par exemple, afin d'établir que l'emploi de la marque de commerce du requérant au Canada a été continu, le requérant doit soumettre une liste de tous les prédécesseurs-en-titre, en ordre descendant, pour couvrir la période allant de la date de premier emploi à la date actuelle.

II.6.2 Dessins – Alinéa 30h) de la Loi, paragraphe 27(1) et article 28 du Règlement

(Voir aussi la section II.5.3 du présent manuel et l'énoncé de pratique intitulé Conformité à l'alinéa 30h) – marques dans une forme spéciale)

L'alinéa 30h) de la Loi sur les marques de commerce dispose que sauf si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, une demande d'enregistrement de marque de commerce doit renfermer un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque. Des dessins sont requis dans les cas suivants :

  1. la marque est un mot composé de lettres minuscules et ces lettres sont une caractéristique de la marque;
  2. la disposition du mot ou des mots présentés diffère de la présentation horizontale habituelle;
  3. le requérant revendique une (des) couleur(s) spécifique(s) pour une partie ou la totalité de la marque et le dessin est ligné pour représenter les couleurs;
  4. le mot ou les mots contiennent des accents utilisés dans une langue autre que le français. Puisque le Canada reconnaît le français et l'anglais comme langues officielles, les accents utilisés en français ne sont pas considérés être des éléments graphiques bien qu'ils peuvent l'être dans d'autres langues;
  5. la marque comprend des caractères étrangers (Remarque : Conformément à l'article 29 du Règlement sur les marques de commerce, le requérant doit fournir une traduction et une translittération, lesquelles seront incluses dans les détails de la demande lorsque celle-ci sera annoncée dans le Journal des marques de commerce).

En outre, le Bureau ne considère pas qu'une demande d'enregistrement d'un mot ou des mots est présentée en une forme spéciale seulement parce qu'on y trouve les signes de ponctuation suivants :

le point (.), le point d'interrogation (?), le point d'exclamation (!), la virgule (,), le point-virgule (;), les deux points ( :), les points de suspension (...), les parenthèses ( ), les crochets [ ], les guillemets (« »), les guillemets anglais (" "), les guillemets simples (' '), les guillemets allemands (' '), le tiret (-), l'astérisque (*), la barre oblique (/ \), le signe de dollar ($) et le souligné ( _ ).

Par conséquent, lorsqu'un des signes de ponctuation ci-dessus apparaît dans la marque, celle-ci ne devient pas pour autant une marque présentée en une forme spéciale ni un élément graphique, comme c'était le cas auparavant.

II.6.2.1 Format et dimensions – Paragraphe 27(1) du Règlement

Le Bureau des marques de commerce saisit de façon électronique tous les dessins soumis avec les demandes, ce qui permet de les rechercher et de les visionner au moyen d'appareils électroniques. Pour s'assurer que le Bureau puisse saisir une bonne qualité d'image, l'original en noir et blanc devrait être produit en haute résolution et/ou de très bonne qualité. Les dimensions sont limitées pour que le dessin puisse s'insérer dans l'espace prévu à cet effet dans le Journal des marques de commerce. Actuellement, le fichier graphique doit être en format TIFF et doit être moins d'un méga-octet afin d'être accepté par le système de dépôt électronique.

Le dessin représente les éléments essentiels de la marque de commerce et, par conséquent, il ne doit pas être encadré dans un rectangle, un cercle ou une autre figure, à moins que cela ne fasse partie intégrante de la marque telle qu'elle est employée ou sera employée. Les appellations « Marque de fabrication », « Marque déposée », « MD », « Marque de commerce », « MC », « Marque de commerce en instance » ou « Marque de commerce déposée », au long ou sous une forme abrégée, ne doivent jamais figurer sur le dessin. Il en est de même pour le symbole « R » entouré d'un cercle (®).

Toute matière ajoutée à une marque de commerce sur les emballages ou les contenants dans lesquels les produits sont vendus, mais qui ne fait pas partie de la marque de commerce, ne doit pas figurer sur le dessin. Il peut s'agir par exemple de listes d'ingrédients, de dimensions, de poids, de volume, de la teneur en alcool, de l'adresse du requérant, de numéros de téléphone et de télécopieur. L'examinateur peut soit demander l'autorisation de supprimer ces éléments du dessin, soit demander un dessin modifié.

II.6.2.2 Dessins lignés représentant la couleur – Article 28 du Règlement

Si la couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce que le requérant veut faire enregistrer, il devrait donner une description de la couleur revendiquée et, si cette description n'est pas claire, produire un dessin ligné qui représente les couleurs conformément au tableau de couleurs illustré ci-dessous, en vertu du paragraphe 28(2) du Règlement sur les marques de commerce. Les pointillés, les lignes minces ou épaisses, les nuances de gris ou tout détail semblable qui seraient représentés sur le dessin ne seront pas considérés par l'examinateur comme une revendication de couleur possible pour la marque de commerce, sauf s'il a été précisé que la couleur grise peut être une caractéristique de la marque de commerce, telle que la description de la marque, comme indiqué sur une copie certifiée conforme d'un enregistrement à l'étranger.

Dessins lignés représentant la couleur

Si le dessin présenté avec la demande est ligné et qu'il n'existe aucune mention de revendication de la couleur dans la demande, l'examinateur se renseignera afin de savoir pour quelles raisons le dessin est ligné et demandera si la couleur est une caractéristique de la marque de commerce. Si la couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque, on demandera au requérant de soumettre une déclaration que « la couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce et le dessin est ligné pour la couleur... », que le requérant accompagnera d'une précision quant à la couleur ou aux couleurs en question. Cette déclaration confirme que la couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce et elle sera par conséquent comprise dans les renseignements concernant la demande lorsqu'elle sera annoncée et dans les renseignements concernant l'enregistrement.

En guise de réponse, le requérant peut également déclarer que « les lignes sont une caractéristique de la marque, mais ne représentent pas une couleur » ou que « les lignes servent à indiquer une nuance, mais la couleur n'est pas une caractéristique de la marque de commerce ». Ces déclarations seront aussi ajoutées aux indications publiées et à l'enregistrement puisqu'elles précisent la raison pour laquelle le dessin est ligné.

Si un requérant déclare que le dessin est ligné pour la couleur, par exemple rouge, mais la couleur rouge n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque, c'est la déclaration selon laquelle « le dessin est ligné pour la couleur rouge, mais la couleur rouge n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce » qui sera incluse dans les renseignements concernant la demande lorsqu'elle sera annoncée dans le Journal des marques de commerce.

II.6.2.3 Description de la couleur

(Voir aussi l'énoncé de pratique intitulé Revendications de couleur : PANTONE)

L'alinéa 30h) de la Loi sur les marques de commerce stipule que sauf si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, la demande doit inclure un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque. Si le requérant revendique des couleurs comme caractéristiques de la marque de commerce, l'article 28 du Règlement sur les marques de commerce exige que lesdites couleurs soient aussi décrites.

Dans la décision Apotex Inc. c. Searle Canada Inc. (2000), 6 C.P.R. (4e) 26 (C.F. 1ère instance) le juge Rouleau a établi les fondements — motifs de l'alinéa 30h) et de l'exigence de précision dans la demande d'enregistrement de la marque de commerce :

La responsabilité incombe au requérant d'une marque de démontrer la conformité avec les exigences de la Loi. Le dessin soumis doit être une représentation explicite de la marque du requérant, en contexte avec la description écrite apparaissant dans la demande… Les motifs de ces exigences prévues par la Loi sont à l'effet qu'un enregistrement de marque de commerce est un monopole et son champ d'application doit conséquemment être précis.

Lorsqu'une revendication de couleur porte sur une couleur non listée à l'article 28 du Règlement sur les marques de commerce, le requérant doit inclure une description du code de couleur et, le cas échéant, le système de références pour chaque couleur revendiquée. Si le nom du système de référence est une marque enregistrée, le nom du système de référence de couleurs doit être indiqué en lettres majuscules et on doit aussi ajouter un énoncé à l'effet que le nom du système de référence de couleurs est une marque de commerce enregistrée. Voici un exemple d'une description acceptable : « La couleur turquoise (PANTONE 15 – 5519) » est revendiquée comme caractéristique de la marque. « PANTONE est une marque de commerce enregistrée ».

Bien que le Bureau n'endosse ou ne recommande pas un système de référence de couleurs en particulier, tout système de référence de couleurs utilisé doit être facilement identifiable et utilisé par le public en général.

Si la description de la couleur dans la demande est claire et facilement visualisée, l'examinateur n'exigera pas de dessin ligné.

Si toutefois la description de la couleur donnée n'est pas claire, l'examinateur exigera que le requérant produise un dessin ligné :

II.6.3 Spécimens – Alinéa 29c) du Règlement

Bien qu'il ne soit pas nécessaire de présenter de spécimens pour produire une demande, l'alinéa 29c) du Règlement sur les marques de commerce prévoit que le Registraire peut exiger qu'un requérant fournisse un spécimen de la marque telle qu'elle est employée. Dans certains cas, on exige des spécimens parce que les renseignements figurant sur les véritables étiquettes, emballages ou étalages permettent à l'examinateur de mieux comprendre la nature des produits ou des services liés à la marque de commerce. L'examinateur demandera des clarifications au requérant au sujet de toute différence qui existe entre la marque de commerce qui fait l'objet de la demande et les spécimens présentés avant de donner suite à la demande.

Si, dans la demande, le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque, la couleur en question devrait figurer sur le spécimen présenté.

Lorsque de véritables étiquettes, contenants ou étalages de la marque de commerce comme elle est employée ne peuvent être fournis en raison de limites imposées concernant la dimension et le matériel, des photographies des produits, étiquettes, contenants, etc. seront acceptées. Quant aux spécimens présentés sous la forme d'estampes, de matrices, de factures ou d'étiquettes-adresses, ils seraient acceptables pourvu qu'ils montrent la marque de commerce telle qu'elle est employée.

Les requérants ne devraient pas envoyer d'articles de valeur ou des contenants comme des vaporisateurs; ceux-là risquent d'être endommagés ou de se perdre et ceux-ci peuvent être nocifs s'ils sont perforés ou exposés à la chaleur. Les cartes professionnelles ou en-têtes de lettre sont acceptables pour montrer que la marque de commerce est employée en liaison avec des services ou des produits. Un requérant peut aussi présenter une circulaire ou une facture pourvu que ces articles montrent la marque de commerce telle qu'elle est employée en liaison avec les services ou les produits.

II.6.4 Classification de Nice

La classification de Nice est un système international de classement des produits et des services qui comprend une liste de 34 classes de produits et 11 classes de services instituée par l'Arrangement de Nice.

Bien que les produits ou les services soient décrits de façon spécifique et en termes ordinaires du commerce, et qu'ils soient conformes en vertu de l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce, des détails supplémentaires peuvent être nécessaires afin que les produits et les services soient regroupés et classés selon la classification de Nice.

Il faut toujours consulter le Manuel des produits et des services pour déterminer la désignation des classes. Cependant, pour les produits et services ne figurant pas dans le Manuel, les examinateurs consulteront les intitulés de classe et leurs notes explicatives, ainsi que les remarques générales concernant la classification de Nice afin de déterminer la classe appropriée pour ces produits ou services.

Éditions

Lorsqu'une nouvelle édition de la classification de Nice est en place, les modifications ne visent que les demandes canadiennes déposées à la date d'entrée en vigueur de ces modifications, ou après cette date.

Lorsqu'une demande a été déposée avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle édition, les requérants ont le choix de demeurer en conformité avec l'édition de l'Arrangement de Nice qui était en vigueur à la date de dépôt, ou de modifier la demande de sorte qu'elle soit conforme à l'édition courante au moment de l'examen.

Un requérant peut présenter, sur une base volontaire, une demande modifiée pour la rendre conforme à l'édition courante de la classification de Nice. Toutefois, si le requérant choisit cette option, la demande doit être conforme à l'édition courante pour TOUS les produits ou services indiqués dans la demande. Les requérants ne peuvent choisir de rendre certains produits ou services conformes à l'édition courante tout en satisfaisant aux exigences de l'édition précédente pour d'autres produits ou services.

II.6.4.1 Désignation de la classe de Nice

Les produits ou les services pouvant avoir différents usages doivent généralement être placés dans une seule classe selon leur fonction première. Si des produits ou des services se trouvent normalement dans une classe particulière, les requérants ne peuvent les faire enregistrer dans une autre classe simplement en indiquant un usage ou un objet aux fins duquel lesdits produits ou services pourraient appartenir à une autre classe ou à d'autres classes.

Par exemple, les « huiles essentielles » sont classées dans la classe 3 et ne peuvent se trouver dans la classe 1 même si le requérant indique qu'elles sont utilisées dans la fabrication d'autres produits finis. Une « huile essentielle » est toujours dans la classe 3, quelle que soit son utilisation finale.

Toutefois, s'il est possible de démontrer que les produits ou les services peuvent avoir différents usages, deux ou plusieurs classes peuvent être appliquées. L'état déclaratif des produits ou des services doit indiquer clairement le fondement du classement multiple en des termes appropriés pour les classes respectives.

Par exemple, des « radios-réveils » peuvent être placés dans la classe 9 pour ce qui touche aux « radios », et dans la classe 14 pour ce qui touche aux « horloges (réveils) ». Les examinateurs ne doivent pas remettre en question le classement établi par un requérant lorsque les deux classes indiquées sont correctes, ou les produits ou les services en question se trouvent dans une classe appropriée. Pour cet exemple, le choix de l'une ou l'autre des classes 9 et 14, ou les deux est approprié.

Toutefois, si les requérants n'ont pas indiqué une classe appropriée, les examinateurs auront besoin d'une confirmation.

Par exemple, si le « radio-réveil » est avant tout une radio incluant une horloge (classe 9), ou si l'appareil est avant tout une horloge incluant une radio (classe 14), un « radio-réveil » ne peut être placé dans aucune autre classe.

Les services sont habituellement classés selon les branches d'activités et leur domaine d'utilisation. Toutefois, certains services peuvent être placés dans des classes multiples en raison des fins auxquelles lesdits services sont rendus. Dans de tels cas, l'objet de l'activité détermine le classement.

Par exemple, le terme « planification d'entreprises » appartient normalement à la classe 35, mais s'il se rapporte à un aspect financier de la « planification d'entreprises », il peut être placé dans la classe 36.

Étant donné que les services de « planification d'entreprises » sont considérés comme acceptables selon le Manuel des produits et des services, les examinateurs ne remettront pas en question les services si le requérant a placé la « planification d'entreprises » dans la classe 35.

Lorsque le requérant a indiqué une classe incorrecte, les examinateurs doivent demander à ce dernier de confirmer les fins auxquelles le service est rendu.

Par exemple, un examinateur demandera des précisions additionnelles concernant les services si un requérant a placé la « planification d'entreprises » dans la classe 36, puisque le requérant doit indiquer le genre de planification des affaires qui est exécutée pour justifier son inscription dans cette classe, par exemple : « planification d'entreprises, nommément la planification des investissements ».

II.6.4.1.1 Composition matérielle

Comme on l'a fait observer précédemment, un produit fini est habituellement classé selon sa fonction et sa destination. Toutefois, si l'état descriptif d'un produit est spécifique, mais que ce produit peut être placé dans plusieurs classes selon sa composition matérielle. Le requérant doit alors indiquer la matière dont est composé le produit.

Pensons par exemple aux « statues ». Il s'agit là d'un produit spécifique et en termes ordinaires du commerce, dont le classement est subordonné à sa composition matérielle. La classe 6 engloberait les « statues faites d'un métal non précieux », alors que les « statues faites d'un métal précieux » seraient placées dans la classe 14. En outre, les statues faites de cire, de bois, de plâtre ou de plastique appartiendraient à la classe 20, et la classe 21 viserait les « statues faites de verre ou de porcelaine ».

Toutefois, si un produit est fabriqué pour une industrie particulière, en dépit du fait que la connaissance de cette industrie indiquerait que les produits sont faits de différents matériaux, la composition matérielle précise peut ne pas être nécessaire. Par exemple, les éléments structuraux d'une automobile peuvent être faits de métal ou de plastique, mais un examinateur ne remettra pas en question la composition matérielle de ces éléments étant donné que les pièces d'automobile seraient placées dans la classe 12.

II.6.4.1.2 Points additionnels à prendre en considération

Renvoi à d'autres classes dans l'état déclaratif des produits ou des services

Les renvois à d'autres numéros de classes à l'intérieur d'une classe et d'un état déclaratif de produits ou de services ne sont pas acceptables aux fins du classement.

Par exemple, l'énoncé « services de transport de tous les produits inscrits aux classes 32 et 33 » ou « logiciel du domaine de services des classes 41 et 45 » n'est pas acceptable.

Bien que les « services de transport » et les « logiciels d'ordinateurs » puissent quand même être regroupés selon les classes de la classification de Nice, ces énoncés sont considérés comme étant de portée trop large pour permettre de déterminer si une objection doit être soulevée en vertu de l'alinéa 12(1) b) ou d), et ne sont pas conformes à l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce.

Le requérant devra décrire les produits visés aux classes 32 et 33, et indiquer les services inscrits aux classes 41 et 45, tels que des « services de transport d'aliments » et des « logiciels de protection contre les virus informatiques ».

Produits ou services non inclus dans d'autres classes

Comme dans le cas du renvoi à d'autres classes dans une classe particulière, l'exclusion d'autres classes est également inacceptable étant donné que cet énoncé est aussi de portée trop large pour permettre de déterminer si une objection doit être soulevée en vertu de l'alinéa 12(1) b) ou d), et n'est pas conforme à l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce.

Par exemple, l'énoncé « ... produits ou services non inclus dans d'autres classes... » n'est pas acceptable.

La mention « … non inclus dans d'autres classes… » doit être supprimée ou remplacée par une liste de produits ou services particuliers. Un requérant ne peut présenter une demande pour quelque chose qui n'est PAS vendu ou fourni.

Classe et contexte

Dans certains cas, la classe et le contexte peuvent servir à clarifier l'état déclaratif des produits ou des services qui, autrement, serait inacceptable. Lorsque les produits ou les services comprennent un terme qui a de multiples significations, la classe dans laquelle il est placé peut aider l'examinateur à déterminer la nature du produit ou du service.

Remarque : Le contexte représente une exception mineure à la règle générale selon laquelle l'état déclaratif doit indiquer la nature spécifique des produits ou des services sans que la classe entre en ligne de compte. En général, la classe de la classification de Nice ne peut être utilisée pour définir la nature des produits ou des services lorsque le même produit ou le même service pourrait se trouver dans plusieurs classes, selon sa fonction, sa composition matérielle ou son domaine d'utilisation.

Par exemple, l'énoncé « imprimantes, photocopieurs et cartouches », dans la classe 9, ne nécessiterait aucune précision additionnelle, puisque la classe et le contexte servent à indiquer que le requérant souhaite faire enregistrer des articles de photocopie et non des cartouches de fusil, dans la classe 13.

Toutefois, si la demande ne porte que sur des « cartouches », cet état déclaratif est exempt de tout contexte et doit être précisé davantage en vertu de l'alinéa 30a). Lorsque l'énoncé est redéfini, l'examinateur est alors en mesure de déterminer si le requérant a placé les « cartouches » dans la classe appropriée. Si le classement est incorrect, l'examinateur en informera le requérant par l'envoi d'un rapport, ou approuvera la demande sans référence à la classe de la classification de Nice.

Par conséquent, lorsque des produits ont des propriétés qui ne leur sont pas habituellement associées ou qui sont susceptibles de les ranger dans une classe différente, il peut se révéler nécessaire d'utiliser un libellé spécifique dans l'état déclaratif, de façon à justifier l'inscription du produit en question dans une classe donnée.

Par exemple, les termes « lotion pour la peau » désignent normalement un produit cosmétique non médicamenté dans la classe 3. Toutefois, s'ils sont médicamentés, les produits « lotions pour la peau » doivent être précisés davantage afin de justifier leur placement dans la classe 5. Pour satisfaire à l'exigence énoncée à l'alinéa 30a) de la Loi relativement à ce genre de produits, il importe d'indiquer le type de condition ou de maladie que traite la lotion pour la peau médicamentée en question (p. ex. prévention de l'eczéma). Par conséquent, si le requérant a rangé « lotions pour la peau » dans la classe 5 sur sa demande, l'examinateur devra mettre les produits en doute pour cette raison. Voir aussi la section II.5.4.11 du présent Manuel pour de plus amples renseignements afin de définir correctement des produits pharmaceutiques.

Enfin, il faut faire preuve de prudence en ce qui a trait à la portée d'un produit ou d'un service lorsqu'il est considéré dans le contexte de la classe pour laquelle il fait l'objet d'une demande. Par exemple, une demande concernant différents « vêtements » de la classe 25 n'engloberait pas les « vêtements de protection contre les accidents » de la classe 9. De même, une demande portant sur différents types de « malles » de la classe 18 n'engloberait pas les « étuis à violon », qui sont assujettis à la classe 15.

II.6.4.2 Trousses, paniers-cadeaux et autres articles vendus en bloc

Le Bureau classe les « trousses » selon leur fonction, par exemple « trousses de soins des ongles » dans la classe 3, « trousse de premiers soins » dans la classe 5, « nécessaire de couture » dans la classe 26 et « trousse de dessin d'œufs de Pâques » dans la classe 28.

Les produits comme les « trousses », les « paniers-cadeaux », de même que les articles « vendus en bloc » doivent comprendre des produits appartenant à une classe unique.

Par conséquent, dans le cas des trousses n’ayant aucune fonction précise, il faut énumérer les articles qui les composent. De plus, si une trousse n’ayant aucune fonction précise est composée de produits pouvant être classés dans différentes classes, le requérant doit inscrire chaque produit dans la classe appropriée.

Le même processus que pour les « trousses » doit être appliqué au classement des « paniers-cadeaux ». Par exemple, les « paniers-cadeaux de fruits frais » seront placés dans la classe 31, soit la classe qui contient des fruits. Par contre, pour des « paniers-cadeaux contenant du fromage, des craquelins et du vin », le requérant doit inscrire chaque produit dans la classe appropriée, p. ex., « paniers-cadeaux contenant du fromage » dans la classe 29, « paniers-cadeaux contenant des craquelins » dans la classe 30, et « paniers-cadeaux contenant du vin » dans la classe 33.

De même, les produits qui comprennent des articles « vendus en bloc » doivent inclurent des produits provenant d’une classe unique, p. ex., « logiciels pour la préparation d'impôt et manuels électroniques vendus en bloc » serait placé dans la classe 9.

Des inscriptions acceptables concernant les trousses, les paniers-cadeaux et les articles vendus en bloc apparaissent dans le Manuel des produits et des services.

II.6.4.3 Correspondances de l'examen

Voir aussi l'énoncé de pratique intitulé Classification de Nice.

Aucune classe indiquée

Le cas échéant, les examinateurs vont informer les requérants que le bureau accepte dorénavant la Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement international des marques (« classification de Nice ») instituée en vertu de l'Arrangement de Nice et administrée par l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Les requérants et les propriétaires de marques seront informés qu'ils ont maintenant l'option de modifier volontairement leurs demandes ou enregistrements afin de grouper et classer les produits et services selon les classes de la classification de Nice.

Classes erronées

Une nouvelle demande de marque de commerce conservera les numéros de classe indiqués par le requérant jusqu'à ce que la demande soit confiée à un examinateur. Les classes de produits ou services seront alors examinées.

Après avoir pris en considération toutes les objections de fond, l'examinateur fera la revue des produits et services pour s'assurer que le requérant a indiqué la classe de Nice appropriée. Si l'examinateur ne peut pas déterminer la classe de Nice appropriée, et si la demande ne satisfait pas à toutes les exigences, ou si une objection est soulevée, il enverra un rapport exigeant une demande modifiée et informera le requérant, à savoir que la classe de Nice est erronée.

Si le requérant choisit de ne pas modifier le classement des produits et services, la demande se poursuivra sans l'ajout des classes de la classification de Nice.

Lorsque la marque de commerce n'a pas été annoncée et que le Bureau est en désaccord avec la Classification de Nice fournie par le requérant, le Registraire fera annoncer la demande dans le Journal sans la Classification de Nice, dans la mesure où toutes les exigences et objections auront été surmontées, conformément à l'article 37 de la Loi sur les marques de commerce.

Classes acceptables

Dans la mesure où toutes les exigences et objections auront été surmontées, et les produits ou services auront été correctement groupés et classés selon la classification de Nice, les classes seront entrées dans la base de données.

II.7 Contenu des demandes particulières

II.7.1 Demandes d'enregistrement fondées sur l'emploi d'une marque de commerce au Canada – Paragraphe 16(1), alinéa 30b)

L'alinéa 30b) de la Loi sur les marques de commerce dispose qu'une demande d'enregistrement visant une marque de commerce qui a été employée au Canada doit renfermer la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de produits ou services décrites dans la demande.

II.7.1.1 Déclaration concernant la date de premier emploi de la marque

Le requérant ne peut utiliser une expression comme « le ou vers le » une certaine date pour définir les dates de premier emploi, étant donné que ce ne sont pas des données suffisamment précises. Les autres solutions acceptables sont : « depuis », « depuis avant », « depuis au moins », « depuis déjà », et « depuis déjà au moins ».

La date de premier emploi peut tout simplement être l'année de premier emploi, le mois et l'année de premier emploi ou le jour, le mois et l'année de premier emploi. Cependant, dans tous les cas, la date de premier emploi ne peut être postérieure à la date de production de la demande.

Remarque : Lorsque seuls le mois et l'année sont indiqués, le dernier jour du mois sera considéré comme la date de premier emploi. Lorsque seule l'année est indiquée, le 31 décembre de cette année sera considéré comme la date déterminante. Voir l'énoncé de pratique intitulé Avis – Date spécifique de premier emploi.

II.7.2 Demandes d'enregistrement fondées sur une marque de commerce révélée au Canada — Article 5, paragraphe 16(1), alinéa 30c)

L'article 5 de la Loi sur les marques de commerce énonce ce qui suit :

  1. soit dans toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces produits ou services,

  2. soit dans des émissions de radio ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces produits ou services,

Une demande qui referme une revendication de « marque révélée » et une autre d'« emploi projeté » pour les mêmes produits et services est acceptable.

De même, une demande peut être fondée sur une marque « révélée au Canada » et sur une marque « employée au Canada » pour les mêmes produits ou services lorsque les dates sont les mêmes ou lorsque l'emploi précède la révélation. Bien qu'il faille faire état de l'emploi de la marque dans un autre pays de l'Union pour revendiquer la « révélation », ceci ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir d'emploi au Canada.

II.7.2.1 Manière dont la marque de commerce est révélée au Canada — Article 5

En plus de produire une déclaration d'emploi de la marque dans un pays de l'Union autre que le Canada en liaison avec les produits ou services, le requérant doit préciser la manière dont la marque a été révélée au Canada. Il peut produire une ou plusieurs des déclarations suivantes :

  1. La marque de commerce a été révélée au Canada du fait de la distribution au Canada des produits en liaison avec la marque.
  2. La marque de commerce a été révélée au Canada du fait de l'annonce des produits ou services en liaison avec la marque dans les publications imprimées et mises en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces produits ou services.
  3. La marque de commerce a été révélée au Canada du fait de l'annonce des produits ou services en liaison avec la marque dans des émissions de radio ou de télévision ordinairement captées au Canada par des marchands ou des usagers éventuels de ces produits ou services.

II.7.2.2 Déclaration concernant la date de révélation de la marque

Le requérant ne peut utiliser une expression comme « le ou vers le » une certaine date pour définir les dates de révélation de la marque au Canada, étant donné que ce ne sont pas des données suffisamment précises. Les autres solutions acceptables sont : « depuis », « depuis avant », « depuis au moins », « depuis déjà », et « depuis déjà au moins ».

La date de révélation au Canada peut tout simplement être l'année de révélation, le mois et l'année de révélation ou le jour, le mois et l'année de révélation. Cependant, dans tous les cas, la date de révélation ne peut être postérieure à la date de production de la demande.

Remarque : Lorsque seuls le mois et l'année sont indiqués, le dernier jour du mois sera considéré comme la date de révélation de la marque au Canada. Lorsque seule l'année est indiquée, le 31 décembre de cette année sera considéré comme la date déterminante.

II.7.3 Demandes d'enregistrement fondées sur un enregistrement ou une demande d'enregistrement dans un pays de l'Union, ou pour un pays de l'Union et sur l'emploi de la marque à l'étranger — Paragraphe 16(2) et alinéa 30d)

II.7.3.1 Renseignements devant figurer sur la demande faite au Canada

Aux termes du paragraphe 16(2), un requérant qui a fait une demande d'enregistrement d'une marque de commerce ou qui l'a fait enregistrer dans un autre pays de l'Union, ou pour un autre pays de l'Union et l'a employée dans n'importe quel pays peut produire une demande d'enregistrement au Canada.

Conformément à l'alinéa 30d), la demande faite au Canada doit contenir des détails sur la demande d'enregistrement ou l'enregistrement correspondant, à savoir :

  1. La date et le numéro de l'enregistrement ou le numéro de série de même que la date de production de la demande.
  2. Le pays de l'Union dans lequel ou pour lequel la marque a été enregistrée ou a fait l'objet d'une demande d'enregistrement. L'article 2 de la Loi sur les marques de commerce définit « pays de l'Union » comme suit :
    1. tout pays qui est membre de l'Union pour la protection de la propriété industrielle, constituée en vertu de la Convention, ou
    2. tout membre de l'Organization mondiale du commerce (OMC).

Remarque : Un enregistrement au Benelux (Be[lgique], Ne[derland], Lux[embourg] qui forment une union économique) est acceptable, car il équivaut à un enregistrement dans chacun de ces trois pays, soit la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.

Les marques de commerce de l'Union européenne enregistrées à l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union européenne (EUIPO) sont acceptables. Les revendications fondées sur un enregistrement international auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) le sont également par contre, dans de tels cas, le requérant doit confirmer que l'enregistrement international s'applique à son pays d'origine (c'est-à-dire que l'enregistrement international est en vigueur dans son pays d'origine, comme défini à l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce). La raison de cette exigence est qu'un enregistrement international ne peut être considéré être « dans ou pour » le pays de la demande/enregistrement initial sur laquelle est basé l'enregistrement international.

  1. Le nom d'un pays où le requérant ou son prédécesseur en titre désigné, le cas échéant, a employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de produits ou services décrites dans la demande. Le pays dont il est question ne doit pas nécessairement être un pays de l'Union. Si la marque de commerce n'a pas été employée dans un seul pays en liaison avec tous les services ou produits, mais a été employée dans un pays en liaison avec quelques-uns de ces services ou produits et dans un autre pays en liaison avec d'autres, il y aurait lieu de fournir le nom de ces pays.

Emploi au Canada

L'alinéa 30d) exige que le requérant nomme le pays dans lequel la marque de commerce a été employée. Par contre, cette requête s'applique uniquement si la marque de commerce n'a pas été employée ou révélée au Canada. Si la demande inclut aussi une revendication distincte en vertu du paragraphe 16(1), il n'est pas nécessaire d'inclure la déclaration d'emploi dans la revendication 16(2).

Même si le paragraphe 16(2) indique « Marques enregistrées et employées à l'étranger », il n'y a rien dans ce paragraphe, ni dans l'alinéa 30d) qui exige que la marque de commerce soit « employée à l'étranger ». Ainsi, le requérant est libre de nommer le Canada comme le pays dans lequel la marque a été employée.

Par contre, conformément aux dispositions de l'alinéa 30b) de la Loi sur les marques de commerce, quand le Canada est indiqué comme pays dans lequel la marque a été employée, le requérant doit fournir la date à laquelle il a, ou son prédécesseur en titre, le cas échéant, employé la marque de commerce en liaison avec chaque classe générale de produits ou de services indiqués dans la demande. De plus, puisqu'il n'est pas nécessaire d'indiquer la date de premier emploi au Canada dans une revendication 16(1) distincte, il est acceptable d'inclure, dans la demande, une revendication dans laquelle la première partie indique les détails de la demande ou de l'enregistrement étranger, mais la seconde partie est une déclaration d'emploi au Canada, en autant que la date de premier emploi de la marque en liaison avec chaque classe générale de produits ou de services dans la demande soit clairement indiquée.

Remarque : Étant donné que le Benelux et l'EUIPO ne sont pas des pays, ils ne peuvent pas être désignés à titre de pays où la marque est employée. Cependant, l' « Union européenne Communautés européennes (CEUE) » figure parmi les membres de l'OMC et, par conséquent, est acceptable à titre de pays où la marque a été employée.

  1. Le « pays d'origine » du requérant. Selon l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce, « pays d'origine » signifie :
    1. le pays de l'Union où l'auteur d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce avait, à la date de la demande, un établissement industriel ou commercial réel et effectif;
    2. si l'auteur de la demande, à la date de la demande, n'avait aucun établissement décrit à l'alinéa a) dans un pays de l'Union, le pays de celle-ci où il avait son domicile à la date en question;
    3. si l'auteur de la demande, à la date de la demande, n'avait aucun établissement décrit à l'alinéa a) ni aucun domicile décrit à l'alinéa b) dans un pays de l'Union, le pays de celle-ci dont il était alors citoyen ou ressortissant.

Si l'adresse du requérant révèle un pays (par exemple, le Japon) différent de celui sur lequel la revendication en vertu du paragraphe 16(2) est fondée (par exemple, les États-Unis), l'examinateur demandera la confirmation que les États-Unis est le pays d'origine du requérant, au sens de l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce, afin de justifier la revendication présentée en vertu des dispositions du paragraphe 16(2) de la Loi sur les marques de commerce.

Remarque : Dans la première partie de la revendication fondée sur le paragraphe 16(2), les produits ou services visés par la demande d'enregistrement produite ou la marque de commerce enregistrée doivent être énumérés exactement comme dans la copie certifiée, mais uniquement pour les produits ou services en liaison avec lesquels le requérant aimerait faire enregistrer la marque au Canada.

Dans la seconde partie de la revendication fondée sur le paragraphe 16(2), les produits ou services en liaison avec lesquels la marque de commerce a été employée dans un pays doivent être définis en termes spécifiques et ordinaires du commerce conformément à l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce.

II.7.3.2 Certificat d'enregistrement correspondant — Paragraphe 31(1)

Si la demande présentée au Canada est fondée sur un enregistrement ou sur une demande faite dans un pays de l'Union, ou pour un pays de l'Union, la demande peut faire l'objet d'un examen, mais ne peut être annoncée avant qu'une copie certifiée de l'enregistrement ne soit produite au Canada. Le requérant doit fournir une copie de cet enregistrement, certifiée par le bureau où il a été fait, de même qu'une traduction de cet enregistrement en français ou en anglais s'il est en une autre langue.

Le paragraphe 31(1) de la Loi sur les marques de commerce énonce clairement qu'il faut que la copie de l'enregistrement soit certifiée par le bureau où il a été fait. La copie certifiée peut être envoyée par voie électronique, par télécopieur ou en ligne. Une photocopie de la copie certifiée peut également être envoyée. Cependant, le Bureau des marques de commerce n'acceptera pas d'autres solutions comme la présentation d'un exemplaire notarié d'un enregistrement effectué à l'étranger accompagné d'un affidavit attestant son authenticité.

Dans les cas où la copie de l'enregistrement étranger indique que l'enregistrement est valide jusqu'à une certaine date et que cette date est échue, il faudra soumettre une nouvelle copie de l'enregistrement démontrant que la période d'enregistrement a été renouvelée ou prolongée pour que la marque de commerce soit approuvée pour publication dans le Journal des marques de commerce.

Propriétaires (autres que le requérant) inscrits sur une copie certifiée

Une copie certifiée de l'enregistrement correspondant à l'étranger qui est émise au nom du prédécesseur en titre du requérant est acceptable, puisque le paragraphe 16(2) prévoit que tout requérant, dans le cas d'une demande « que le requérant ou son prédécesseur en titre a dûment déposée dans son pays d'origine, ou pour son pays d'origine, et qu'il a employée en liaison avec des produits ou services, a droit... ». La Loi et du Règlement sur les marques de commerce ne prévoient aucune disposition exigeant que l'enregistrement à l'étranger soit au nom du requérant. Toutefois, ce dernier doit indiquer dans la demande qu'il se base sur le prédécesseur en titre nommé dans une telle demande ou un tel enregistrement.

Cependant, si une demande est produite sous le nom d'un requérant à la fois au Canada et à l'étranger et que la copie certifiée, au moment de sa production, révèle que l'enregistrement étranger n'est plus au nom du requérant d'origine, la revendication fondée sur le paragraphe 16(2) ne sera plus acceptable. Cette mesure s'explique du fait que l'enregistrement étranger est au nom d'un nouveau.

Au nom de plus d'une personne

Le Bureau estime qu'un certificat d'enregistrement étranger au nom de plus d'une personne ne peut être considéré comme ayant été enregistré par le requérant ou par son prédécesseur en titre conformément au paragraphe 16(2) et l'alinéa 30d) de la Loi sur les marques de commerce.

Par conséquent, la copie certifiée de l'enregistrement étrangère établie au nom de plusieurs personnes ne pourra justifier la revendication du requérant a déposée en vertu du paragraphe 16(2) de la Loi sur les marques de commerce.

Marque de commerce paraissant sur l'enregistrement correspondant

Afin de faire droit à une revendication fondée sur le paragraphe 16(2), la marque de commerce paraissant sur l'enregistrement correspondant doit être identique en tous points à celle inscrite dans la demande. L'alinéa 30d) de la Loi sur les marques de commerce dispose que « dans le cas d'une marque de commerce qui est, dans un autre pays de l'Union, ou pour un autre pays de l'union, l'objet, de la part du requérant ou de son prédécesseur en titre désigné, d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement sur quoi le requérant fonde son droit à l'enregistrement... ». [c'est nous qui soulignons]

Par conséquent, toute différence entre la marque qui fait l'objet de la demande au Canada et celle enregistrée à l'étranger indiquerait que la première n'est plus la même que la deuxième. Par exemple, un dessin-marque faisant l'objet d'une demande au Canada ne serait pas accepté si la marque paraissant dans la copie certifiée conforme révélait des caractéristiques identiques, mais agencées différemment; elle ne serait pas non plus acceptée si la marque paraissant dans la copie certifiée comprenait une revendication de couleur qui n'était pas incluse dans la demande faite au Canada.

Toutefois, les différences dues seulement à la façon dont un autre Bureau montre les marques sous forme de mot(s) ne sont pas pertinentes, tels les exemples suivants : lorsque les enregistrements à l'étranger révèlent une marque sous forme de mot dont la première lettre est en majuscule et celles qui suivent, en minuscules (comme dans un enregistrement effectué en Allemagne) ou dont les caractères majuscules semblent plus gras que ceux de la demande correspondante au Canada.

Lorsque la copie certifiée d'un enregistrement étranger contient une déclaration à l'effet que les caractères (lettres et numéros) dans la copie certifiée sont considérés comme normalisés et qu'elle contient aussi une déclaration à l'effet qu'il n'y a pas de revendication pour une police de caractère, une grandeur ou une couleur particulières, l'examinateur acceptera la copie certifiée comme faisant droit à la revendication du requérant fondée sur le paragraphe 16(2) de la Loi sur les marques de commerce pour une demande de marque mot qui est démontrée en lettres majuscules dans la demande au Canada.

Article 14

Une demande peut inclure une revendication présentée en vertu des dispositions de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce pour une marque de commerce que le requérant ou son prédécesseur en titre a fait dûment déposer dans son pays d'origine, ou pour son pays d'origine. Une telle revendication ne requiert pas une déclaration d'emploi conformément aux dispositions de l'alinéa 30d), mais il faudra fournir une copie certifiée de l'enregistrement et payer les droits prescrits.

Remarque : Une copie certifiée conforme qui révèle une marque de commerce qui diffère de la marque de commerce faisant l'objet de la demande seulement par des éléments qui ne changent pas son caractère distinctif ou qui ne touchent pas son identité sera acceptée au soutien d'une revendication en vertu de l'article 14, mais tel ne sera pas le cas pour une revendication fondée sur le paragraphe 16(2). La revendication fondée sur l'article 14 doit être faite séparément d'une revendication au titre du paragraphe 16(2) afin de pouvoir s'appuyer sur une version légèrement différente de la marque faisant l'objet de la demande.

Enregistrement à l'étranger visant un certain nombre de marques de commerce

Si une demande visant une seule marque de commerce est fondée sur une revendication au titre du paragraphe 16(2) et que l'enregistrement correspondant à l'étranger comprend une série de marques-dessins ou de marques sous forme de mots (dont l'une des marques est celle du requérant), l'enregistrement effectué à l'étranger ne permettra normalement pas de faire droit à la revendication puisque la marque de commerce serait différente de celle qui a été enregistrée.

Cependant, ce type d'enregistrement sera accepté s'il vient des pays suivants : l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la République de Singapour, le Royaume-Uni, Hong Kong en Chine et les Bermudes, car il a été démontré qu'un tel enregistrement était l'équivalent d'un seul enregistrement pour chacune des marques énumérées dans la copie certifiée conforme.

Enregistrement dans un État américain

Parfois, un requérant cherche à fonder une revendication au titre du paragraphe 16(2) sur un enregistrement obtenu dans un État américain (par exemple en Caroline du Nord). Cependant, une telle revendication n'est pas acceptable puisque l'article 2, le paragraphe 16(2) et l'alinéa 30d) de la Loi sur les marques de commerce prévoient clairement qu'un enregistrement présenté au soutien d'une demande doit avoir été émis par un pays de l'Union, ou pour un pays de l'Union. Un enregistrement provenant d'un État américain ne répondrait pas au critère ci-dessus puisque, d'une part, la Caroline du Nord n'est pas un pays de l'Union et que, d'autre part, on ne pourrait considérer qu'un tel enregistrement a eu lieu dans le pays d'origine du requérant.

II.7.3.3 Date de priorité — Article 34

(Voir aussi l'énoncé de pratique intitulé Revendications de priorité)

Selon les termes de la Convention, un requérant d'un pays de l'Union (ou son successeur en titre) peut présenter une demande d'enregistrement de sa marque au Canada et peut réclamer comme date de production au Canada la date de production de la demande qu'il a faite dans le pays de l'Union, ou pour le pays de l'Union et ce, pour la même ou sensiblement la même marque et pour un emploi en liaison avec le même genre de produits ou services.

Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les marques de commerce, le requérant peut revendiquer la priorité fondée sur une demande antérieure en produisant au Bureau du Registraire des marques de commerce une déclaration de la date et du pays où a été produite la demande antérieure, dans les six mois suivants la date de production de la plus ancienne demande d'enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en vue de son emploi en liaison avec le même genre de produits ou services. La déclaration de priorité peut être produite selon l'un ou l'autre des modes suivants :

  1. inclure la déclaration dans la demande telle que déposée, à la condition que la demande postérieure soit produite dans le délai de six mois indiqué ci-dessus;
  2. modifier la demande par insertion de la déclaration, à la condition que la modification soit faite dans le délai de six mois;
  3. produire une déclaration distincte relativement à la demande à tout moment dans le délai de six mois.

Si, dans la déclaration de priorité, la date, les produits, les services ou le pays où a été produite la demande antérieure sont mal indiqués, le Bureau permet au requérant de modifier la déclaration pour corriger l'erreur à tout moment dans le délai de six mois. Après l'expiration du délai de six mois, aucune modification de la date ou du pays indiqués dans la déclaration ne sera autorisée car une telle modification irait à l'encontre du paragraphe 34(1) de la Loi sur les marques de commerce.

Le paragraphe 34(1) de la Loi sur les marques de commerce n'exige pas que la déclaration de priorité inclue le numéro de la demande antérieure. Le Bureau juge cependant très à propos de pouvoir mettre à la disposition du public soit le numéro, soit une copie de la demande antérieure. En conséquence, si la déclaration de priorité n'inclut pas le numéro de la demande antérieure, le Bureau enjoindra au requérant, en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi sur les marques de commerce, de lui fournir le numéro ou de lui remettre une copie certifiée conforme de la demande antérieure.

Si le numéro de la demande antérieure est mal indiqué, le Bureau permettra que le numéro soit corrigé à tout moment avant l'enregistrement. Comme le paragraphe 34(1) de la Loi n'exige pas que la déclaration inclue le numéro, le Bureau estime que le requérant peut modifier le numéro de plein droit conformément à l'article 30 du Règlement sur les marques de commerce.

Relativement à la déclaration en matière de priorité mentionnée à l'alinéa 34(1)a) de la Loi sur les marques de commerce, le Bureau est d'avis que le requérant n'est pas tenu de définir les produits ou services précis visés par la revendication de priorité. Il suffit que la déclaration porte que la revendication de priorité a été produite à l'égard de l'enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, pour emploi en liaison avec le même genre de produits ou services. Toutefois, si la déclaration en matière de priorité vise uniquement des produits ou uniquement des services ou est limitée à des produits et/ou à des services précis, les restrictions peuvent être déclarées à tout moment au cours du délai de six mois susmentionné. Une fois ce délai expiré, aucune demande de modification visant à supprimer une telle restriction ne sera autorisée puisqu'elle serait assimilable à une nouvelle déclaration de priorité présentée hors du délai prévu à l'alinéa 34(1)a).

Jours fériés légaux

Au sens de l'énoncé de pratique intitulé Jours Fériés Légaux publié le 30 janvier 2008, ainsi qu'en vertu du paragraphe 66(1) de la Loi sur les marques de commerce, tout délai fixé par le Bureau des marques de commerce qui expire un jour pour lequel le Bureau est fermé sera réputé être prorogé au jour suivant pour lequel le Bureau est ouvert. Toutes personnes ont droit à cette prolongation sans égard au lieu de résidence ou l'établissement désignée où les documents du requérant sont livrés.

Puisque l'article 34 de la Loi sur les marques de commerce est assujetti aux dispositions de l'article 66 de la même Loi, le système de dépôt électronique et Intrepid sont à la fois programmés pour calculer la période de six mois et la pratique des jours fériés légaux de façon automatique en ce qui a trait aux revendications de priorités. De ce fait, une fois qu'une revendication de priorité est entrée dans notre système par les employés des opérations, il n'y a pas raison de questionner la revendication.

Par exemple, si la période de six mois pour une revendication de priorité tombe un samedi et le lundi suivant et un jour férié, le requérant aura jusqu'au mardi suivant pour déposé la marque de commerce est inclure la revendication de priorité.

Puisque l'article 66 de la Loi sur les marques de commerce s'applique à toute journée pour lequel le Bureau est fermé (et non seulement les jours fériés), un autre exemple serait si la période de six mois allouable tombe un dimanche, le requérant aura jusqu'au lundi pour déposé la demande avec la revendication de priorité.

Cependant, si le requérant veut amender la revendication de priorité initiale, l'examinateur aura la responsabilité de s'assurer d'appliquer la pratique sur les revendications de priorités comme il se doit.

II.7.4 Demandes d'enregistrement fondées sur une marque de commerce dont l'emploi est projeté au Canada — Paragraphe 16(3), alinéa 30e), paragraphe 40(2)

II.7.4.1 Explication de la disposition relative à l'emploi projeté

L'alinéa 30e) prévoit la présentation, devant le Bureau des marques de commerce, d'une demande porte que le requérant a l'intention d'employer une marque de commerce au Canada. Ainsi, une personne peut faire une demande d'enregistrement d'une marque de commerce fondée sur l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada en déclarant que le requérant, lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié, a l'intention d'employer la marque de commerce au Canada.

Comme l'emploi réel de la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services visés dans la demande doit uniquement commencer avant l'enregistrement (paragraphe 40(2)), cette disposition permet à un requérant de déterminer si sa marque de commerce est enregistrable, avant de se lancer dans des campagnes publicitaires coûteuses ou d'investir d'importantes sommes d'argent dans l'étiquetage et l'emballage du matériel. La date de production de la demande au Canada est déterminante pour établir la personne ayant droit à l'enregistrement.

Une demande initialement fondée sur l'emploi projeté ne peut être modifiée de manière à revendiquer une date de premier emploi au Canada, car une telle modification serait contraire à l'alinéa 31d) du Règlement sur les marques de commerce. Voir Airwick Industries Inc. c. Metzner 1982), 75 C.P.R. (2e) 55; Champagne Moet & Chandon c. Ridout Wines Ltd./Les Vins Ridout Ltee (1983), 77 C.P.R. (2e) 63, et Societe Nationale Elf Acquitaine c. Spex Design Inc. (1988), 22 C.P.R. (3e) 189).

Une revendication à l'égard d'un emploi projeté ne peut être ajoutée à la demande après que celle-ci ait été annoncée, car une telle modification serait contraire à l'alinéa 32c) du Règlement sur les marques de commerce.

De même, conformément à l'alinéa 32d) du Règlement sur les marques de commerce, après l'annonce de la demande dans le Journal des marques de commerce, le requérant ne sera pas autorisé à modifier une demande d'enregistrement fondée sur l'emploi projeté au Canada par une demande d'enregistrement fondée sur l'emploi et l'enregistrement à l'étranger.

II.7.4.2 Déclaration d'emploi — Paragraphe 40(2)

Une fois qu'une demande avec une revendication d'emploi projeté est admise, le requérant doit, conformément au paragraphe 40(2) de la Loi sur les marques de commerce, déposer une déclaration précisant que la marque de commerce a commencé à être employée au Canada en liaison avec une partie ou la totalité des produits ou services indiqués dans la demande. Si la marque de commerce a été employée en liaison avec une partie seulement des produits ou services, la marque de commerce ne sera enregistrée que pour ceux-ci. Si le requérant n'a pas l'intention d'employer la marque de commerce lui-même, la déclaration d'emploi exigée peut être soumise par le licencié ou son successeur en titre.

Un licencié est une entité à laquelle le propriétaire d'une marque de commerce a octroyé une licence d'emploi ou une personne autorisée par le propriétaire à employer la marque de commerce dans un pays. Le propriétaire a, en vertu de la licence, un contrôle direct ou indirect des caractéristiques et de la qualité des produits ou services. Par conséquent, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque de commerce dans ce pays par la personne en question a le même effet, et est réputé avoir toujours eu le même effet, que l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque de commerce dans le pays par le propriétaire. Voir le paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce.

La déclaration peut se présenter comme suit. L'utilisation du format identique n'est pas nécessaire pour autant que la même information soit fournie.

Déclaration d'emploi

Numéro de dossier : __________

Marque de commerce : __________

Nom du requérant : __________

Je déclare :

Que, depuis la production de la présente demande pour l'enregistrement de la marque de commerce, le requérant lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié a commencé à employer au Canada la marque de commerce qui fait l'objet de la demande en liaison avec. (Veuillez cocher une seule case)

___ Tous les produits et/ou services spécifiés dans la demande.

___ Uniquement les produits et/ou services figurant sur la page ci-jointe.

II.7.4.3 Abandon aux termes du paragraphe 40(3)

Conformément au paragraphe 40(3), une demande pour une marque de commerce projetée est réputée avoir été abandonnée si une déclaration d'emploi n'a pas été reçue au plus tard dans les délais suivants :

  1. six mois après l'avis donné par le Registraire conformément au paragraphe 40(2); ou
  2. trois ans après la date de production de la demande au Canada.

La date de la réponse, choisie en fonction des critères ci-dessus mentionnés, sera précisée dans l'avis d'admission délivré par le Bureau des marques de commerce.

Prorogations — Article 47

(Voir aussi l'énoncé de pratique intitulé Frais de prorogation de délai et remboursements)

Après l'expiration du délai fixé pour produire une déclaration d'emploi, le Bureau des marques de commerce accordera une prolongation de six mois si la requête est justifiée et le requérant s'acquitte des droits prescrits à l'item 9 du Tarif des droits payables au Registraire du Règlement sur les marques de commerce.

Si aucune raison justifiant la prolongation de délai n'est fournie, le Bureau refusera d'accorder la prorogation et abandonnera la demande.

Le Bureau des marques de commerce octroiera une prolongation de délai d'un an lorsque le requérant attend une approbation gouvernementale pour commencer à employer la marque. Le Bureau demandera de spécifier le ministère dont le requérant attend l'approbation.

Raisons importantes et substantielles

(Voir aussi l'énoncés de pratique intitulé Prolongation du délai pour produire la déclaration d'emploi et Déclarations d'emploi — raisons considérables et substantielles) Le Bureau des marques de commerce exigera des raisons importantes et substantielles pour justifier l'octroi d'une autre prolongation de délai après le délai de trois ans à compter de la date indiquée dans l'avis d'admission pour soumettre une déclaration d'emploi. L'évaluation afin de déterminer si une raison est importante et substantielle sera faite sur une base individuelle.

II.7.5 Demandes d'enregistrement de marques de certification — Articles 23, 24 et 25 et alinéa 30f)

(Voir aussi l'énoncés de pratique intitulé Marques de certification et Marques de certification — conformité à l'alinéa 30f))

II.7.5.1 Définition d'une marque de certification

Selon l'article 2 du Règlement sur les marques de commerce, une marque de certification est une « marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d'une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

  1. soit la nature ou qualité des produits ou services;
  2. soit les conditions de travail dans lesquelles ont eu lieu leur production ou leur exécution;
  3. soit la catégorie de personnes qui les a produits ou exécutés;
  4. soit la région à l'intérieur de laquelle ont eu lieu leur production ou leur exécution ».

Aux termes de l'alinéa 30f) et du paragraphe 23(1), un requérant peut présenter une demande d'enregistrement d'une marque de certification pour autant qu'il ne se livre pas à la fabrication ou à la vente de produits ou à l'exécution de services tels que ceux pour lesquels la marque est employée.

Le propriétaire d'une marque de certification peut avoir des activités autres que la certification comme la vente de produits ou l'exécution de services autres que ceux visés par la marque de certification. Le propriétaire peut employer la même marque comme une marque de certification pour des produits et comme une marque de commerce ordinaire pour des services, ou vice versa. Toutefois, le requérant ne peut à la fois employer une marque certifiant des produits ou services répondant à des normes précises et l'employer comme une marque de commerce ordinaire pour distinguer les produits ou services de ceux des autres; en effet, cette situation contredirait directement les revendications d'emploi faites dans chaque demande.

II.7.5.2 Emploi d'une marque de certification

Par exemple, il peut s'agir d'une association professionnelle qui fait enregistrer une marque de certification afin de distinguer les produits ou les services fabriqués ou exécutés par ses membres. Ainsi, la marque de certification de l'Ordre des ingénieurs de l'Ontario certifie que les services de génie fournis aux clients ont été exécutés par des ingénieurs professionnels qualifiés. L'« Ordre » est le propriétaire de la marque de certification et est responsable de la qualité des services fournis. L'ingénieur qui exécute les services n'est pas propriétaire de la marque de certification, mais il est autorisé par le propriétaire à l'employer en liaison avec les services qu'il fournit.

Remarque : Une marque de certification peut être fondée sur une revendication au titre du paragraphe 16(2). Toutefois, une demande d'enregistrement d'une marque de certification fondée sur un emploi projeté n'est pas acceptable vu la définition de « marque de certification », formulée à l'article 2 et compte tenu de l'article 23 et de l'alinéa 30f) de la Loi sur les marques de commerce.

II.7.5.3 Marque de certification descriptive du lieu d'origine — Article 25

Une demande d'enregistrement d'une marque de certification doit essentiellement respecter les mêmes conditions d'enregistrement qu'une marque de commerce ordinaire; ces conditions sont prévues à l'article 12. Cependant, une marque de certification descriptive du lieu d'origine des produits ou services est enregistrable si le requérant :

  1. est l'autorité administrative d'un pays, d'un État, d'une province ou d'une municipalité comprenant la région indiquée par la marque de certification ou en faisant partie; ou
  2. est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région. Le propriétaire d'une marque de certification déposée aux termes de l'article 25 doit en permettre l'emploi en liaison avec tout produit ou service dont la région de production ou d'exécution est celle que désigne la marque de certification.

II.7.5.4 Renseignements devant figurer sur la demande

Dans le cadre de l'examen d'une demande d'enregistrement d'une marque de certification, il y a lieu de vérifier si les conditions qui suivent ont été respectées.

  1. Aux termes du paragraphe 23(1), le requérant ne doit pas se livrer à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de produits ou à l'exécution de services tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée.
  2. Lorsque la marque constitue un terme géographique, le requérant doit être l'autorité administrative ou une association commerciale de la région indiquée par la marque conformément à l'article 25 de la Loi sur les marques de commerce.
  3. L'alinéa 30f) de la Loi sur les marques de commerce prévoit que, dans le cas d'une marque de certification, la demande d'enregistrement doit renfermer les détails de la norme définie à laquelle il est fait référence dans la définition de « marque de certification » formulée à l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce.
  1. La marque de certification doit être employée au Canada par ceux qui y sont autorisés par le requérant dans le cas d'une demande fondée sur son emploi au Canada.
  2. Un requérant étranger qui fonde sa demande sur une marque déposée et employée à l'extérieur du Canada doit fournir une copie certifiée de l'enregistrement étranger. Il n'est pas nécessaire que l'enregistrement correspondant concerne une marque de certification, c'est-à-dire que le requérant étranger peut avoir employé la marque de commerce comme une marque ordinaire à l'étranger et vouloir néanmoins l'enregistrer comme une marque de certification au Canada. Inversement, une marque déposée et employée comme marque de certification à l'étranger peut être soumise à l'enregistrement à titre de marque de commerce ordinaire au Canada.
Marque de certification — longue norme définie

L'énoncé de pratique du 15 juillet 1998 indique que le requérant peut inclure un bref résumé de la norme dans la demande d'enregistrement pourvu que le public ait facilement accès aux sections pertinentes du document complet.

Lorsque les détails de la norme définie sont très longs, le requérant doit quand même rendre le document complet public et il peut inclure un bref résumé des portions pertinentes du document complet dans la demande et indiquer le titre de ce document. Comme indiqué dans la décision Molson Breweries c. Labatt Brewing (1996), 69 C.P.R. (3e) 274 (C.O.M.C.), page 283 :

Traduction : Ce ne serait pas d'imposer un fardeau trop lourd au requérant de fournir une « norme définie » significative dans un cas où la demande de marque de certification est initialement déposée ou pour mettre à jour la norme définie, le cas échéant. De plus, il semble d'intérêt public d'avoir facilement accès aux normes indiquées par la marque de certification. Probablement qu'il n'est pas nécessaire que les détails de la norme définie soient énoncés en entier dans la demande de marque de commerce pourvu qu'on fasse référence aux titres de manuels publiés, ou d'autres documents similaires, dans lesquels on peut trouver la norme définie.

Les détails de la norme définie doivent accompagner la demande puisque le paragraphe 29(1) de la Loi sur les marques de commerce exige que « les documents sur lesquels s'appuient les inscriptions … sont accessibles à l'inspection publique durant les heures de Bureau ». Conséquemment, il n'est pas acceptable qu'un requérant soumette une adresse Web ou Internet où on peut voir électroniquement la norme définie puisqu'une telle information peut ne pas toujours être disponible à l'inspection publique.

Lorsque les détails de la norme définie sont très longs et que le requérant ne désire pas soumettre une copie papier, le Bureau permettrait au requérant de soumettre une version électronique de la norme définie dans un format acceptable, pourvu qu'un sommaire de la norme soit inclus dans la demande. Il est de la responsabilité du requérant de s'assurer que la version électronique de la norme définie soit soumise dans un format qui est facilement lisible et accessible au public conformément aux dispositions du paragraphe 29(1) de la Loi sur les marques de commerce.

Changer des demandes entre marques de certification et marques de commerce ordinaires

Le paragraphe 23(2) de la Loi sur les marques de commerce dispose que le propriétaire d'une marque de certification peut autoriser d'autres personnes à employer sa marque de commerce et l'emploi de la marque par ceux-ci est réputé en être l'emploi par le propriétaire.

Le paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce dispose que l'emploi d'une marque de commerce par un licencié est réputé avoir le même effet que s'il s'agit de l'emploi par le propriétaire.

Par conséquent, nonobstant la règle 31 des Règlements des marques de commerce, le Bureau est d'avis qu'une demande pour une marque de commerce ordinaire, employé par le requérant, peut être amendée pour une demande de marque de certification employé par le licencié.

Le Bureau est d'avis qu'un tel amendement n'est qu'une clarification que l'emploi de la marque de commerce par le requérant se fait par l'entremise d'un licencié qui utilise la marque de certification et ceci ne contredit pas la déclaration que le requérant ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de produits ou à l'exécution des services.

La modification d'une marque de certification employée par un licencié pour une demande de marque de commerce ordinaire employée par le requérant est aussi acceptable. Le Bureau acceptera que l'emploi par le requérant d'une marque de commerce ordinaire se faisant par l'entremise d'un licencié et ce type d'emploi de la marque ne contredit pas la déclaration initiale du requérant que celui-ci ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de produits ou à l'exécution des services.

Cela est conforme avec la décision Mister Transmission (International) Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1978), 42 C.P.R. (2e) 123 (C.F. 1ère instance), aux pages 126-127 :

« Alors que la marque enregistrée et la marque de certification sont utilisées à des buts différents, la marque de commerce dans le but de distinguer les services du propriétaire de la marque des services offerts par d'autres, et l'autre dans le but de distinguer les services de la norme définie de services qui ne sont pas de telles normes définies et elles sont donc des marques de différentes catégories ou de différents types, les deux marques sont inclues dans la définition de « marque de commerce » dans l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce et il n'y a rien dans la Loi, comme il y avait à l'alinéa 28(1)b) 3 de la Loi sur la concurrence déloyale, 1932 (Can.), c 38 ainsi que R.S.C. 1952, c. 274, qui empêche une personne d'être propriétaire de marques enregistrées des deux types tant que cette personne se conforme à l'article 23(1) et qu'elle ne se livre pas à l'exécution de services du genre qui sont associés avec l'emploi de la marque de certification. Si cette personne ne se livre pas à l'exécution de tels services, le fait qu'elle soit indiquée au registre comme la propriétaire suite à la cession d'une marque de commerce enregistrée qui crée de la confusion avec la marque de certification me semble sans pertinence à ses droits d'enregistrement d'une marque de certification. »

Et à la page 129 :

Le paragraphe 23(2) semble résoudre la difficulté en disposant que l'emploi par une personne autorisée par le propriétaire est censé être l'emploi par le propriétaire. Mais il est évident que cet emploi n'est pas assimilé à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou à l'exécution de services, sinon le propriétaire tomberait sous le coup du paragraphe 23(1) et personne ne pourrait jamais satisfaire aux conditions requises pour l'enregistrement d'une marque de certification.

Et, plus loin, aux pages 129-130 :

Mais, à mon avis, il ne résulte pas, parce qu'une marque de commerce est employée par un usager inscrit et que cet emploi a le même effet, aux fins de la Loi, qu'un emploi par le propriétaire inscrit, que le propriétaire inscrit doit être réputé se livrer à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou à l'exécution de services pour lesquels la marque de commerce est employée.

II.7.6 Demandes d'étendre l'état déclaratif des produits ou services — alinéa 41(1)c) et le paragraphe 41(2) de la Loi

L'alinéa 41(1)c) de la Loi sur les marques de commerce dispose que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce peut modifier l'état déclaratif des produits ou services à l'égard desquels la marque de commerce est déposée.

Paragraphe 41(2) de la Loi sur les marques de commerce dispose qu'une demande d'étendre l'état déclaratif des produits ou services à l'égard desquels une marque de commerce est déposée a l'effet d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard des produits ou services spécifiés dans la requête de modification.

Conversion en une demande de marque de commerce ordinaire

Il arrive parfois qu'un requérant souhaite convertir une demande d'étendre l'état déclaratif des produits ou services en une demande de marque de commerce ordinaire. Il s'agit ici d'une pratique acceptable, mais il faudra lui allouer un nouveau numéro de série et, dans le cas des dessins-marques, un dessin devra être produit. La date de production de la demande demeure la même.

L'examinateur doit en outre s'assurer que la demande ordinaire remplaçant la demande d'étendre l'état déclaratif comporte la même marque de commerce, le même état déclaratif des produits ou services, la même revendication et les mêmes nom et adresse du requérant.

Dans les mêmes conditions, le Bureau autorisera la conversion en une demande de marque de commerce ordinaire lorsque l'enregistrement dont dépend la demande d'étendre l'état déclaratif est radié ou annulé. En outre, l'examinateur doit informer le requérant de la radiation ainsi que de la possibilité de convertir en une demande ordinaire. Si le requérant choisit cette substitution, il doit présenter une demande révisée dans laquelle aura été supprimée toute mention de l'enregistrement visé par la demande d'étendre l'état déclaratif des produits ou des services.

Affidavit d'emploi continu

Pour les marques de commerce déjà enregistrées conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur les marques de commerce, à l'article 29 de la Loi sur la concurrence déloyale ou à l'article 10 de la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique, dans les cas où l'enregistrement de la marque de commerce faisant l'objet d'une demande d'étendre l'état déclaratif des produits ou services est contraire aux dispositions des alinéas a) ou b) du paragraphe 12(1), le Registraire ne demande pas qu'il lui soit démontré que la marque de commerce est devenue distinctive conformément à l'article 32 si les produits ou services visés par la demande d'extension sont de la même catégorie que ceux couverts par l'enregistrement. Dans un tel cas, le Bureau accepte un affidavit d'emploi continu.

Il importe de ne pas oublier les points suivants :

  1. La preuve doit établir que la marque de commerce a été continuellement employée en liaison avec les produits ou services enregistrés à l'origine, à partir de la date à laquelle la preuve initiale a démontré que la marque avait acquis un deuxième sens jusqu'à la date de production de la demande en vue d'étendre les produits ou services. La preuve devrait également montrer que la marque de commerce a été employée en liaison avec les produits additionnels depuis la date de leur premier emploi au Canada jusqu'à la date de production de la demande d'extension des produits.
  2. La demande d'extension doit être fondée sur l'emploi au Canada.
Marques de commerce déjà enregistrées aux termes de l'article 14 de la Loi

Aux fins d'une demande d'étendre l'état déclaratif des produits ou services, un requérant ne peut se fonder sur la preuve fournie à l'appui de l'enregistrement original effectué sous le régime de l'article 14, à moins que la preuve initiale n'ait concerné également les produits ou services visés par la demande d'étendre l'état déclaratif.

Par exemple, si la preuve et l'enregistrement à l'étranger qui avaient été produits à l'appui de l'enregistrement initial démontraient que la marque de commerce n'était pas dépourvue de caractère distinctif au Canada en liaison avec des « souliers, livres, raquettes de tennis et parfum », et que le requérant n'avait demandé un enregistrement que pour des « souliers et les raquettes de tennis », le requérant pourrait se prévaloir de l'article 14 dans une demande ultérieure visant à étendre l'état déclaratif de produits relativement à des « livres et parfum » puisque la preuve déposée antérieurement appuie cette revendication.

Cependant, si les produits ou services visés par la demande d'étendre l'état déclaratif n'étaient pas inclus dans la copie certifiée conforme ni dans la preuve produite à l'appui de la demande d'enregistrement initiale déposée aux termes de l'article 14, de nouveaux éléments de preuve devraient être fournis pour les produits ou services additionnels conformément au paragraphe 12(2) ou à l'article 14. Il importe de savoir qu'il ne suffit pas que les produits ou services additionnels visés par la demande d'étendre l'état déclaratif soient de la même catégorie que ceux pour lesquels une preuve avait été déposée initialement en vertu de l'article 14. Par conséquent, le fait d'étendre les produits à des « bâtons de golf » ne serait pas appuyé par une preuve concernant des « raquettes de tennis ».

La seule présentation d'un affidavit d'emploi continu au Canada n'est ni appropriée ni acceptable dans l'exemple précité, étant donné qu'une revendication fondée sur l'article 14 n'est pas fondée sur l'emploi au Canada.

Cette pratique s'applique seulement aux marques de commerce qui, dans leur ensemble, sont contraires aux alinéas a) ou b) du paragraphe 12(1) de la Loi sur les marques de commerce.

II.7.6.1 Autres modifications en vertu de l'alinéa 41(1)c)

La demande de modification d'un enregistrement en vue d'étendre l'état déclaratif des produits ou services peut aussi porter sur d'autres modifications qui touchent l'état déclaratif des produits ou services à l'égard desquels la marque de commerce est déposée. L'alinéa 41(1)c) de la Loi sur les marques de commerce permet de modifier l'état déclaratif des produits ou des services, d'en rayer certains ou de les préciser davantage.

II.7.6.2 Dessins et spécimens — Étendre l'état déclaratif des produits ou services

La demande qui traite d'étendre l'état déclaratif des produits ou des services n'a pas habituellement à être accompagnée de dessins ou de spécimens, à moins que la marque de commerce ne soit déposée en vertu de la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique ou de la Loi sur la concurrence déloyale et qu'aucun dessin ne figure dans le dossier. Voir aussi les sections II.6.2 et II.6.3 du présent manuel.

III Recherche / Confusion

III.1 Objet de la recherche

L'examinateur doit d'abord bien connaître la Loi sur les marques de commerce ainsi que le Règlement sur les marques de commerce et s'assurer que les demandes sont conformes aux dispositions de ces documents. Il doit également veiller à protéger les marques de commerce déposées et les droits des propriétaires. À cette fin, il examine les résultats issus de la recherche. L'objet de la recherche consiste à déterminer si la marque faisant l'objet d'une demande :

  1. crée de la confusion avec une marque de commerce qui fait l'objet d'une demande pendante;
  2. crée de la confusion avec une marque de commerce déposée, conformément à l'alinéa 12(1)d);
  3. est composée de, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec une marque protégée en vertu de l'article 9. Voir aussi l'alinéa 12(1)e);
  4. est une dénomination dont l'article 10.1 interdit l'adoption. Voir aussi l'alinéa 12(1)f); ou
  5. est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et que la demande est à l'égard d'un vin ou spiritueux dont le lieu d'origine ne se trouve PAS sur le territoire visé par l'indication géographique, ou de produits agricoles ou aliments appartenant à la même catégorie que celle à laquelle appartient le produit agricole ou l'aliment désigné par l'indication géographique et dont le lieu d'origine ne se trouve PAS sur le territoire visé par l'indication géographique. Voir aussi les alinéas 12(1)g), h) et h.1).

Si la marque de commerce faisant l'objet d'une demande crée de la confusion avec une marque de commerce qui fait l'objet d'une demande pendante, l'examinateur doit déterminer qui a droit à l'enregistrement et s'objecter à la demande de la personne qui n'y a pas droit.

Si la marque de commerce faisant l'objet d'une demande crée de la confusion avec une marque de commerce déposée, une objection sera soulevée conformément à l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce.

Si la marque de commerce faisant l'objet de la demande est composée d'une marque interdite, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec une marque interdite, une objection sera soulevée conformément à l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur les marques de commerce.

Si la marque de commerce faisant l'objet de la demande constitue une dénomination d'une variété végétale, ou dont la ressemblance avec une dénomination d'une variété végétale est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre, et que la demande est à l'égard de cette variété ou d'une variété de la même espèce, une objection sera soulevée conformément à l'alinéa 12(1)f) de la Loi sur les marques de commerce.

Si la marque de commerce faisant l'objet de la demande est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et que la demande est à l'égard d'un vin ou spiritueux dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication géographique, ou que la demande est à l'égard de produits agricoles ou aliments appartenant à la même catégorie que celle à laquelle appartient le produit agricole ou l'aliment désigné par l'indication géographique et dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication géographique, une objection sera soulevée conformément aux alinéas g), h) ou h.1) du paragraphe 12(1) de la Loi sur les marques de commerce, le cas échéant.

Remarque : Conformément au paragraphe 11.12(1) de la Loi sur les marques de commerce, la liste des indications géographiques et, dans le cas d'indications géographiques désignant un produit agricole ou aliment, des traductions de ces indications, est tenue sous la surveillance du registraire.

Dans l'examen d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce, la recherche constitue une opération essentielle dont l'importance ne peut être minimisée. L'examinateur est le premier à pouvoir déterminer s'il y a possibilité de confusion. Effectuer des recherches est une lourde responsabilité et une recherche incomplète ou peu soignée peut provoquer l'invalidation d'un enregistrement ou embarrasser considérablement le Bureau et le propriétaire de la marque et occasionner des frais importants. Étant donné que l'enregistrement d'une marque de commerce donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de la marque au Canada en liaison avec les produits ou services à l'égard desquels elle est enregistrée, l'examinateur doit consulter les résultats de la recherche avec logique et faire usage de toutes les sources de référence pertinentes.

III.2 Définition de la confusion — Paragraphe 6(2)

L'article 6 de la Loi sur les marques de commerce, en particulier le paragraphe 6(2), indique la manière et les circonstances dans lesquelles une marque de commerce créerait de la confusion avec une autre. Le paragraphe 6(2) énonce ce qui suit :

L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

Le juge Ritchie, qui devait trancher cette question, a établi les critères suivants dans l'arrêt Rowntree Co. Ltd. c. Paulin Chambers Co. Ltd. (1967), 54 C.P.R. 43, à la page 47 :

[Traduction] Selon moi, il suffit que les mots utilisés dans la marque déposée et dans celle qui ne l'est pas suggèrent que les marchandises auxquelles elles sont associées sont produites et commercialisées par la même personne.

Dans l'arrêt Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St-Regis Tobacco Corp. (1968), 57 C.P.R. 1, le juge Ritchie, après avoir examiné le paragraphe 6(2), déclarait ce qui suit à la page 4 :

[Traduction] J'ai mis en italiques les mots « serait susceptible de faire conclure » car il me semble évident que le titulaire d'une marque de commerce déposée qui s'oppose à une demande d'enregistrement n'a pas à prouver que la « marque » qui fait l'objet de la demande est la même ou à peu près la même que la sienne; il suffit de montrer que l'usage de cette marque laisserait croire que les marchandises qui y sont reliées et celles en rapport avec la marque déposée sont des produits de la même entreprise.

III.2.1 Circonstances de l'espèce – Paragraphe 6(5)

En décidant s'il y a probabilité de confusion, l'examinateur doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce, à savoir :

  1. le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenus connues;
  2. la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage;
  3. le genre de produits, services ou entreprises;
  4. la nature du commerce;
  5. le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

Dans l'affaire Haw Par Brothers International Ltd c. Registraire des marques de commerce (1979), 48 C.P.R. (2e), le juge Marceau a déclaré ce qui suit à la page 70 :

Ainsi, pour déterminer si des marques de commerce peuvent créer de la confusion, au sens de la Loi sur les marques de commerce, i.e. si leur emploi concomitant est susceptible de faire croire à un acheteur que les produits y rattachés (sic) viennent de la même source, il faut tenir compte des circonstances et spécialement de cinq facteurs majeurs.

Dans l'affaire Pianotist, (1906) 23 R.P.C. 774, le juge Parker, après avoir passé en revue les circonstances de l'espèce qui avaient fait l'objet de considérations juridiques en maintes occasions, déclarait à la page 777 :

[Traduction] Il faut considérer les deux mots et les juger d'après leur apparence et leur son. Il faut tenir compte des produits auxquels ils s'appliquent et du genre de clients susceptibles de les acheter. En réalité, il faut envisager toutes les circonstances. En outre, il faut entrevoir ce qui se produira si chacune de ces marques de commerce est utilisée normalement pour les produits de chacun des propriétaires de la marque.

Dans l'affaire Ortho Pharmaceutical Corp. c. Mowatt & Moore Ltd. (1972), 6 C.P.R. (2e) 161, la Cour fédérale du Canada a rejeté un appel interjeté contre une décision rendue par la Commission des oppositions, où il avait été statué que DAYPAK, marque dont l'emploi était projeté en liaison avec des « contenants de médicaments », ne créait pas de confusion avec DIALPAK, marque déposée pour un « distributeur de comprimés ». Le juge Heald a analysé les « circonstances de l'espèce » comme suit, à partir de la page 166 :

Après mûre réflexion sur cet aspect de la question, je conclus que ces deux marques de commerce ne se ressemblent pas beaucoup, que ce soit dans la présentation, le son ou dans les idées qu'elles suggèrent. J'en suis venu à cette conclusion en étudiant ces marques à partir de mes premières impressions, et non pas par une comparaison détaillée. Selon moi, ces deux marques ne se ressemblent ni dans leur présentation ni dans leur son. Enfin, les idées suggérées par ces deux marques sont totalement différentes. La marque de l'appelante évoque clairement un distributeur de comprimés avec un cadran qui permet de « composer son comprimé » ou sa pilule. Par contre, la marque de l'intimée ne fait pas penser à un cadran mais plutôt établit un rapport avec les mots « jour » ou « quotidien », ce qui correspond à l'intention de l'intimée de créer dans l'esprit des intéressés une association entre la marque de commerce et le caractère quotidien du produit.

L'article 6(5) oblige la Cour, sur la question de la confusion entre les marques, à tenir compte des éléments particuliers énumérés aux alinéas a), b), c), d) et e) de cet article, ainsi que de « toutes les circonstances de l'espèce ».

Une circonstance supplémentaire, dont je crois devoir tenir compte, est le fait que les deux marques en question contiennent un élément commun à ce commerce, c'est-à-dire, toutes deux ont pour dernières lettres PAK.

La règle veut que lorsque certains éléments d'une marque de commerce sont communs au commerce en question, ils ne peuvent faire l'objet d'un emploi exclusif de la part d'un commerçant parce que ces éléments ne comportent pas cet aspect vital : un caractère distinctif. Il est établi qu'outre la marque de l'appelante DIALPAK, il existe plusieurs centaines de marques de commerce déposées au Bureau des marques de commerce du Canada concernant des distributeurs ou empaquetages et contenant les lettres PAK, PAC ou PACK; beaucoup d'entre elles visent des produits pharmaceutiques. Il me semble que, lorsque, dans un cas comme celui-ci, les deux marques ont le même suffixe, ceci incite la clientèle à noter une différence éventuelle entre les préfixes et diminue ainsi les risques de confusion.

Les circonstances de l'espèce ne sont pas exhaustives et on ne doit pas nécessairement leur accorder le même poids. Voir Bally Schufabriken A.G./Bally's Shoe Factory Limited c. Big Blue Jeans Limited Ltd./Ltée (1992), 41 C.P.R. (3e) 205 à 201 (C.F. 1ère inst.).

III.2.1.1 Alinéa 6(5)a) — Caractère distinctif inhérent

Une marque de commerce est réputée avoir un caractère distinctif inhérent si elle est créée de toutes pièces, est unique et non descriptive. Si une marque possédant un caractère distinctif inhérent fait l'objet d'une demande pendante, on considère qu'elle a de fortes chances d'être enregistrable. Si cette marque est déjà enregistrée, l'examinateur doit veiller à protéger les droits qui en dérivent en raison du caractère distinctif inhérent de la marque.

Par exemple, il est évident qu'une marque comme KODAK, qui n'est en fait qu'un mot purement arbitraire, possède un caractère inhérent plus distinctif qu'une marque telle CORTI-VET qui pourrait être employée en liaison avec un produit vétérinaire contenant de la cortisone. En d'autres termes, la qualification de « caractère distinctif inhérent » est facilement applicable au mot KODAK parce que, contrairement à CORTI-VET, il ne suggère ni ne décrit rien, pas plus qu'il n'évoque de lien avec les films ou le matériel photographique. Lorsqu'il s'agit de comparer les deux marques nominales, l'examinateur doit se référer à l'extrait suivant du livre de H.G. Fox, Fox on Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 4ème édition, chapitre 8 :

[Traduction] Si les mots sont distinctifs, en ce sens que ce sont des mots inventés, leurs petites différences ne suffisent pas à les distinguer, tandis que si les mots sont ordinaires ou descriptifs, ils présentent des désavantages dont il faut tenir compte. Personne n'a le droit de restreindre le sens ordinaire des mots et ne peut se réserver exclusivement l'emploi de mots de nature générale.

La portée de la protection qui doit être accordée à un mot ordinaire a été analysée dans la décision General Motors Corp. c. Bellows. En première instance ((1947), 7 C.P.R. (1), le juge Cameron a déclaré ce qui suit, à la page 8 :

[Traduction] Pour déterminer si des marques sont semblables, il faut considérer la nature même des mots et distinguer les mots inventés ou imaginaires des mots ordinaires couramment employés. Un mot créé de toutes pièces a une portée bien plus considérable qu'un mot ordinaire.

La Cour suprême du Canada, statuant en appel de cette décision ((1949), 10 C.P.R. 101), s'est exprimée ainsi à la page 115, par la voix du juge Rand :

[Traduction] M. Fox a soutenu que, lorsqu'une partie s'approprie un mot courant du vocabulaire du commerce pour en faire une marque nominale et cherche à empêcher ses concurrents d'en faire autant, le degré de protection auquel elle a droit doit être moindre que celui dont elle bénéficie dans le cas d'un mot inventé, unique ou non descriptif; et son avis s'appuie sur un fondement juridique très solide : Office Cleaning Services Ltd c. Westminster Window & Gen'l Cleaners Ltd. (1944), 61 R.P.C. 133, à la page 135; (1946), 63 R.P.C. 39; Br. Vacuum Cleaner Co. c. New Vacuum Cleaner Co., [1907] 2 Ch. 312, à la page 321; Aerators Ltd. c. Tollitt, [1902] 2 Ch. 319.

III.2.1.2 Alinéa 6(5)b) — Période d'emploi

De façon générale, l'examinateur jouit d'une compétence limitée lorsqu'il s'agit de juger de la confusion en se fondant sur la durée de l'emploi de la marque de commerce. La preuve de cas réels de confusion ne lui sera pas disponible. Toutefois, une telle preuve sera examinée tant dans le cadre d'une procédure d'opposition que dans le cadre d'une procédure devant la Cour fédérale du Canada. Dans les jugements de cette nature, il est généralement admis qu'une marque dont on a fait un emploi substantiel pendant une longue période est également très connue et mérite par conséquent une protection plus grande qu'une marque qui a été moins employée pendant une courte période et qui est donc moins connue.

Si les deux marques ont été employées pendant longtemps dans la même région sans avoir apparemment créé de la confusion, la confusion ne se produira probablement pas par la suite et les deux marques pourront être enregistrées. Cependant, dans Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3e) 3, la Cour a conclu que les marques MR. SUBS'N PIZZA et MR. 29 MIN. SUBS'N PIZZA de la défenderesse créaient de la confusion avec la marque MR. SUBMARINE bien que la preuve n'ait révélé aucune confusion dans les faits malgré dix années d'emploi simultané dans la même région.

III.2.1.3 Alinéa 6(5)c) — Genre de produits ou services

Lorsqu'il prend une décision à propos de la confusion, l'examinateur doit non seulement s'arrêter au caractère distinctif inhérent des marques, mais aussi étudier le genre de produits ou de services associés aux marques. C'est pourquoi il doit bien comprendre la description des produits ou services qui figure sur la formule de demande d'enregistrement de même que leur classification.

L'examinateur doit se demander si les produits ou services figurant dans la demande et la marque créant de la confusion sont d'emploi courant et si le consommateur les achète aisément sans leur accorder un examen particulier ou bien si elles sont onéreuses et font l'objet d'un choix attentif de la part de l'acheteur. Voir General Motors Corp. c. Bellows (1949), 10 C.P.R. 101, aux pages 116 et 117. Dans le premier cas, l'examinateur doit s'assurer que la marque du requérant diffère suffisamment de la marque mentionnée pour que le consommateur ne les confonde pas lors d'achats courants et hâtifs. Dans le deuxième cas, l'examinateur peut, bien entendu, permettre des différences plus subtiles et complexes étant donné que l'acheteur mettra probablement plus de temps pour choisir un article et, donc, la marque qui y est associée.

Produits pharmaceutiques

Lorsqu'il détermine s'il y a confusion entre des marques de commerce employés dans l'industrie pharmaceutique, l'examinateur doit faire preuve d'une attention toute spéciale afin d'éviter toute confusion compte tenu des conséquences graves qui pourraient découler d'une erreur ou d'une négligence.

Dans la décision Mead Johnson & Co. c. G.D. Searle & Co. (1967), 53 C.P.R. 1, le juge Dumoulin a insisté sur l'importance d'éviter la confusion en ce qui touche la vente et la préparation des produits pharmaceutiques, même dans les cas où les produits en question sont vendus exclusivement sur ordonnance et ne sont préparés que par des pharmaciens, sur les directives écrites d'un médecin.

En outre, il importe de souligner que dans l'arrêt de la Cour suprême du Canada Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc. (1992), 44 C.P.R. (3e) 289, il a été décidé que dans le domaine des médicaments délivrés sur ordonnance, la clientèle des laboratoires pharmaceutiques comprend les médecins, pharmaciens, dentistes et les patients.

III.2.1.4 Alinéa 6(5)d) — Nature du commerce

Lorsqu'il apprécie la nature du commerce, l'examinateur doit déterminer si les produits sont vendus directement par le fabricant, par l'intermédiaire de grossistes ou détaillants, par catalogue ou par téléphone. Si les produits sont commandés par téléphone, l'aspect sonore devient encore plus important que lorsque le consommateur peut voir la marque sur les produits. Les grossistes pourraient ne pas être induits en erreur parce qu'ils sont en rapport direct avec les fabricants, mais les consommateurs ne possédant pas une connaissance approfondie du marché pourraient être désorientés.

Si, d'emblée, l'examinateur n'est pas certain que les canaux de distribution sont les mêmes pour les deux marques, il doit citer la marque créant de la confusion dans un rapport officiel et demander au requérant d'exposer ses arguments en la matière. Si le requérant montre de façon convaincante que les canaux de distribution sont différents, l'examinateur tiendra compte de ce facteur pour décider s'il retire ou non l'objection.

Toutefois, l'examinateur ne devrait pas nécessairement tenir compte de l'argument selon lequel comme les produits ne sont pas vendues au même endroit, les canaux de distribution sont différents et par conséquent les marques ne créent pas de la confusion. Dans l'affaire Eminence S.A. c. Registraire des marques de commerce (1977), 39 C.P.R. (2e) 40, à la page 43, le juge Dubé a déclaré ce qui suit :

Même si Fabergé n'offre pas ses produits aux mêmes comptoirs que l'appelante, il a le droit de le faire. Il importe peu pour le moment que les marchandises de Fabergé soient vendues dans les salons de coiffure plutôt que dans les pharmacies.

III.2.1.5 Alinéa 6(5)e) — Degré de ressemblance entre les marques

Lorsqu'il traite de la question de la confusion entre des marques de commerce, l'examinateur doit s'attacher au degré de ressemblance dans la présentation ou le son ou dans les idées qu'elles suggèrent. Si une marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement se présente dans le même caractère qu'une marque inscrite au registre, il y a lieu de prendre cet élément en considération. Si deux marques sont formées d'un mot et d'un dessin ayant une disposition semblable, ou si elles suggèrent la même idée, elles peuvent prêter à confusion.

De plus, l'examinateur devra porter une attention particulière à deux marques dont la prononciation est la même, même si leur forme écrite est différente. Un consommateur pourrait par exemple confondre les marques PHARSYDE et FARSIDE même si, sur le plan visuel, elles sont différentes.

Des marques peuvent également créer de la confusion si elles suggèrent la même idée, même si leur orthographie ou leur prononciation ne sont pas semblables. Par exemple, un consommateur peut confondre la marque GRILLMASTER avec la marque BROILMASTER.

L'examinateur doit examiner s'il y a un risque de confusion entre des marques de commerce énoncées dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada ou dans les deux. Dans la décision Scott Paper Co. c. Beghin-Say S.A. (1985), 5 C.P.R. (3e) 225, le juge Strayer a déclaré à la page 231 :

Je ne doute pas que le Registraire des marques de commerce et la Cour doivent se montrer vigilants et repérer les possibilités de confusion entre les marques de commerce rédigées dans l'une ou les deux langues officielles du Canada. C'est ce qu'exige le statut constitutionnel et légal des deux langues à l'échelon fédéral, mais cela reflète aussi le fait qu'il existe plusieurs millions de Canadiens bilingues qui peuvent associer les termes d'une langue officielle avec leurs équivalents dans l'autre langue.

Dans l'affaire Rose c. Fraternité Interprovinciale des Ouvriers en Électricité (1977), 32 C.P.R. (2e) 42, le juge Walsh a conclu qu'un dessin-marque portant les mots FRATERNITÉ INTERPROVINCIALE DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ créait de la confusion avec un autre qui avait été déposé auparavant et qui portait les mots INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS. Voir également Johnson & Johnson Ltd. c. Philippe-Charles Ltd. (1974), 18 C.P.R. (2e) 40, qui y est citée.

Pour déterminer s'il y a confusion entre deux marques de commerce, il faut savoir que le premier mot ou la première syllabe d'une marque de commerce est plus important pour établir la distinction que les mots ou les syllabes qui suivent. Dans l'affaire Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes (1979), 46 C.P.R. (2e) 183, le juge Cattanach a déclaré ce qui suit à la page 188 :

Elle [l'intimée] a utilisé la totalité de la marque de commerce de l'appelante et y a ajouté les mots « age tendre ». Il est évident que le premier mot ou la première syllabe d'une marque de commerce sert le plus à établir son caractère distinctif. En l'espèce, le premier et plus important mot de la marque dont l'intimée veut obtenir l'enregistrement est identique à la marque que l'appelante a fait enregistrer.

III.3 Critère de la confusion

Le critère qu'il convient d'appliquer en matière de confusion est celui de la première impression. Les consommateurs peuvent connaître une marque de commerce, mais un souvenir imparfait peut cependant les amener à prendre cette marque pour une autre. L'examinateur doit se mettre à la place des consommateurs et se demander si une personne qui a un souvenir imparfait serait portée à penser que les produits ou services liés à la marque de commerce du requérant et ceux qui sont liés à une autre marque sont fabriqués, vendus, donnés à bail, loués ou exécutés par la même personne.

Après avoir examiné plusieurs décisions où l'on traitait de la confusion, le président Thorson a présenté le résumé suivant dans British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals (1944), 4 C.P.R. 48, aux pages 57 et 58 :

[Traduction] Pour déterminer s'il faut radier une marque de commerce parce qu'elle ressemble à une autre qui est déjà enregistrée en liaison avec des produits semblables, il ne faut pas comparer les deux marques, une à côté de l'autre, en vue de relever les différences. Elles ne doivent pas être analysées méthodiquement, mais le juge doit plutôt se mettre à la place de quelqu'un qui se souvient de façon générale et imprécise d'une marque qu'il a déjà vue et qui en voit une autre toute seule plus tard. Si cette personne risque de penser que les produits de la seconde marque viennent des mêmes fabricants que ceux dont elle se souvient vaguement, le tribunal peut alors conclure que ce sont des marques semblables. Cette façon de procéder se justifie très bien. Des marques semblables ne sont pas des marques identiques, ce qui veut dire qu'il existe une certaine différence entre elles, sinon elles seraient identiques. Si on les étudie minutieusement en vue de discerner ce qui les différencie, on passe à côté de cette distinction importante. On doit plutôt s'attacher à l'effet que produira cette dernière marque sur les vendeurs et les usagers ordinaires, compte tenu du fait que les gens en général se souviennent vaguement d'une chose plutôt que d'en avoir un souvenir précis.

Dans la décision Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd. (1975), 25 C.P.R. (2e) 1, le juge Cattanach a déclaré ce qui suit à la page 5 :

Lorsqu'il s'agit de dire si deux marques de commerce peuvent être confondues, il faut prendre en considération les personnes qui achèteront vraisemblablement les marchandises, c'est-à-dire les personnes qui forment habituellement le marché, à savoir les consommateurs. Il ne s'agit pas de l'acheteur impulsif, négligent ou distrait ni de la personne très instruite ni d'un expert. On cherche à savoir si une personne moyenne, d'intelligence ordinaire, agissant avec la prudence normale peut être trompée. Le Registraire des marques de commerce ou le juge doit évaluer les attitudes et les réactions normales de telles personnes afin de mesurer la possibilité de confusion.

Une jurisprudence constante a établi que la technique appropriée pour l'étude de marques de commerce semblables ne consistait pas à les placer côte à côte et à analyser d'un œil critique leurs ressemblances et leurs différences, mais bien à trancher la question dans l'ensemble au premier abord.

Dans cette affaire, il a été jugé que la marque TSAREVITCH, en liaison avec des boissons alcoolisées, créait de la confusion avec la marque TOVARICH employée pour un produit semblable.

Dans le cas d'une marque complexe, c'est la totalité de la marque qui doit être appréciée. Dans British Drug Houses, le président Thorson déclarait à la page 60 :

[Traduction] C'est la combinaison des éléments qui constitue la marque de commerce et qui lui confère un caractère distinctif; il faut donc considérer l'effet de la marque en son entier plutôt que d'un élément en particulier.

Dans son étude, l'examinateur doit prendre en compte seulement la marque qui fait l'objet d'une demande et seulement celle qui est déposée. Le fait que la marque faisant l'objet d'une demande est employée avec une dénomination sociale ou un logo n'a pas d'importance puisqu'il ne s'agit pas de la marque sur laquelle on cherche à acquérir un droit exclusif. Faisant des observations à ce sujet dans British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals (1944), 4 C.P.R. 48, le président Thorson déclarait, à la page 55 :

[Traduction] … Dans son appréciation de la question principale, qui est de savoir si l'usage de la marque en question est susceptible de semer la confusion dans l'esprit des vendeurs et des usagers, le tribunal ne doit pas se laisser emporter par des considérations non pertinentes. Le défendeur a produit des échantillons des bouteilles dans lesquelles sont vendues les préparations de chacune des parties. Celles-ci varient quelque peu par leur forme et il y a des différences dans leur étiquette. Le tribunal n'a pas à se préoccuper des bouteilles qui servent à la vente des préparations ou des étiquettes sur celles-ci, mais des marques de commerce sous lesquelles elles sortent sur le marché. C'est l'effet produit par la marque et non celui produit par les bouteilles ou les étiquettes qui importe. Si le fait d'utiliser ces marques sur les produits pourrait semer la confusion à leur sujet, les différences sur les bouteilles ou les étiquettes pourraient diminuer la confusion qui en résulte, mais elles ne la feront pas disparaître pour autant. Une différence dans les bouteilles ou les étiquettes ne transformera pas des marques de commerce semblables en des marques de commerce dissemblables. Ces différences n'ont rien à voir avec les questions en litige devant le tribunal, car rien n'empêche chacune des parties de continuer à utiliser les bouteilles et étiquettes actuelles ou d'en modifier la présentation. Ni la bouteille, ni l'étiquette ne font partie de la marque de commerce. La protection accordée par l'enregistrement couvre tout usage normal de la marque et ne se limite pas à un usage particulier, comme la forme d'une bouteille ou d'une étiquette.

III.3.1 Preuve sous forme de lettre de consentement à l’appui de l’absence de probabilité de confusion

Il n’est pas requis de présenter une preuve sous forme d’une lettre de consentement lorsqu’une demande est examinée pour démontrer qu’il n’existe pas de risque de confusion entre la marque de commerce du requérant et une autre marque de commerce. Cependant, les requérants peuvent présenter des lettres de consentement, ou des accords de consentement, qui contiennent des renseignements sur les circonstances de l’espèce qui permettraient d’établir l’absence de risque de confusion. Ces renseignements devraient apporter un nouveau regard sur le test en matière de confusion, tel qu’il est décrit au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce.

À titre d’exemple, si un requérant présente une lettre de consentement, ou un accord de consentement, les renseignements suivants pourraient être pertinents :

  1. Les parties exploitent leurs entreprises dans des sphères différentes;
  2. La marque de commerce dont l’enregistrement est en cause (la demande en instance) a acquis un caractère distinctif et une réputation au Canada, ayant été employée fréquemment et de manière continue au Canada pendant un certain nombre d’années;
  3. Il n’y a eu aucun cas de confusion réelle entre les marques de commerce en cause pendant leur période de cohabitation (coexistence); et
  4. si une coexistence à l’étranger est mentionnée, les facteurs suivants relatifs à la juridiction étrangère sont réputés utiles pour déterminer s’il existe une probabilité de confusion :
    1. la situationdu marché;
    2. les voies commerciales empruntées par les propriétaires de marques de commerce;
    3. le genre de produits et de services offerts;
    4. le critère juridique applicable pour établir le risque de confusion; et
    5. l’existence de tout mécanisme permettant de faciliter la notification de cas de confusion.

III.3.2 Doute quant à la probabilité de confusion

Si l’examinateur a des doutes sur la question de savoir si la marque de commerce du requérant peut créer de la confusion avec une autre marque de commerce, il fera annoncer cette demande de la manière prescrite. Si l'autre marque de commerce est enregistrée, conformément au paragraphe 37(3) de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit de la marque enregistrée sera avisé, par courrier recommandé, de l'annonce de la demande.

III.4 Recherche

Pour être complète, une recherche doit être assortie d'une vérification des index de marques, pendantes, déposées, abandonnées, et rejetées en vertu de la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique, la Loi sur la concurrence déloyale et la Loi sur les marques de commerce ainsi que du Registre de Terre-Neuve. Une recherche des marques rejetées et abandonnées permet de découvrir l'existence de précédentes décisions ou de recherches antérieures susceptibles d'être utiles pour le cas à l'étude.

Les noms des requérants et des propriétaires inscrits constituent des sources de référence précieuses pour l'examinateur, en particulier s'il se rend compte que le requérant est propriétaire de marques de commerce déjà enregistrées qui risqueraient de créer de la confusion. Voir aussi l'article 15 de la Loi sur les marques de commerce.

La liste des indications géographiques doit également faire l'objet d'une recherche et l'article 11.18 de la Loi sur les marques de commerce doit aussi être consulté lorsque la demande couvre de tels produits.

Les marques protégées en vertu de l'article 6ter de la Convention de Paris doivent être consultées lorsqu'on cherche des marques composées de drapeaux, d'armoiries, d'emblèmes héraldiques et d'autres représentations du même genre. Voir aussi l'alinéa 9(1)i) de la Loi sur les marques de commerce. Voir à la section IV.11 du présent manuel les raisons qui justifient cette recherche.

III.5 Découverte d'une marque créant de la confusion

III.5.1 Confusion avec une marque déposée — Alinéa 12(1)d)

Si on détermine que la marque de commerce faisant l'objet de la demande crée de la confusion avec une marque déposée, l'examinateur doit soulever une objection conformément à l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur la marque de commerce. Le paragraphe 37(2) de la Loi sur les marques de commerce prévoit que le requérant doit être averti de cette décision ainsi que des motifs qui la justifient et doit avoir l'occasion d'y répondre. Cette réponse sera prise en considération et, si l'examinateur est convaincu qu'il y a effectivement confusion, la demande peut être refusée conformément au paragraphe 37(1) de la Loi sur les marques de commerce.

Le requérant peut essayer de surmonter une objection fondée sur la confusion avec une marque de commerce enregistrée soit en demandant à la Cour fédérale de radier la marque enregistrée du registre en vertu de l'article 57, ou en demandant qu'un avis soit envoyé conformément aux articles 44 ou 45 de la Loi sur les marques de commerce.

III.5.2 Marques de commerce liées — Article 15

Cet article de la Loi sur les marques de commerce dispose que « les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques, appelées « marques de commerce liées ». Si le requérant est le propriétaire des autres marques qui créent de la confusion avec la marque faisant l'objet de la demande, l'examinateur ne soulèvera pas l'objection selon laquelle les marques créent de la confusion, mais il liera toutes les marques.

Des variations mineures dans la manière dont le nom du titulaire est écrit n'indiquent pas nécessairement de différence quant à la propriété des marques. Lorsqu'il est clair que l'identité du propriétaire de la marque créant de la confusion n'a pas changé, l'examinateur liera toutes les marques. Par exemple, une marque de commerce dont ABC Co Ltée est propriétaire sera liée à des marques créant de la confusion appartenant à ABC Co. Ltée faisant des affaires sous le nom de XYZ Ventures et sera également liée aux marques créant de la confusion avec les marques détenues par ABC Co. Ltée faisant affaire sous la raison sociale de JKL Entreprises.