OPIC

Manuel d’examen des marques de commerce

Manuel d’examen des marques de commerce  1

1 Présentation  12

1.1 Renseignements généraux  12

2 Examen des demandes quant à leur forme  12

2.1 Examen préliminaire  12

2.2 Demande d’examen accéléré  13

2.3 Exigences relatives à la demande – paragraphe 30(1)  13

2.4 Contenu de la demande – paragraphe 30(2)  13

2.4.1 Identité du requérant  13

2.4.1.1 Particuliers  13

2.4.1.2 Sociétés de personnes  14

2.4.1.3 Associations  14

2.4.1.4 Entreprises en coparticipation  14

2.4.1.5 Sociétés  14

2.4.1.6 Utilisation d’une dénomination sociale française ou anglaise  15

2.4.1.7 Correction de l’identité d’un requérant  15

2.4.2 Adresse postale du requérant  15

2.4.3 Représentation ou description de la marque de commerce  16

2.4.3.1 Plusieurs vues – alinéa 30a) du Règlement  16

2.4.3.2 Taille de la représentation visuelle – alinéa 30b) du Règlement  16

2.4.3.3 Forme tridimensionnelle – alinéa 30c) du Règlement  16

2.4.3.4 Représentations visuelles en couleur – alinéa 30d) du Règlement  16

2.4.3.5 Représentations visuelles en noir et blanc – alinéa 30e) du Règlement  16

2.4.3.6 Enregistrement sonore – alinéa 30f) du Règlement  17

2.4.3.7 Description claire et concise – alinéa 30g) du Règlement  17

2.4.3.8 Description de la couleur – alinéa 31f) du Règlement  17

2.4.3.8.1 Nom de la couleur  17

2.4.3.8.2 Système de référence de couleurs  17

2.4.3.8.3 Parties principales  18

2.4.3.8.4 Dégradés  18

2.4.4 Énoncés concernant le type de marque de commerce  18

2.4.5 État des produits ou des services dressés dans les termes ordinaires du commerce – alinéa 30(2)a) 19

2.4.5.1 Termes ordinaires du commerce  20

2.4.5.2 Produits ou services spécifiques  20

2.4.5.3 Contexte des produits et services  21

2.4.5.4 « et autres », « et produits similaires », « incluant », « relatif à », « et services reliés », « etc. », « contenant » et « notamment »  21

2.4.5.5 « nommément », « à savoir », « consistant en » ou « spécifiquement »  22

2.4.5.6 « soit », « tel que », « comprenant », « contenant », « en particulier » ou « particulièrement »  22

2.4.5.7 « Accessoires », « Équipement/matériel », « Appareils », « Systèmes » et « Produits »  23

2.4.5.8 Pièces et raccords  24

2.4.5.9 Instruments/dispositifs  24

2.4.5.10 Logiciels et programmes informatiques  24

2.4.5.11 Disques et autres supports médias magnétiques pré-enregistrés  24

2.4.5.12 Préparations, Remèdes, Suppléments, Extraits, Aliments fonctionnels et Eaux additionnées, Pharmaceutiques, Vétérinaires, Botaniques, Nutraceutiques, Homéopathiques, Médicinales, Médicamenteux, Marijuana médicinale et Huile de cannabis  25

2.4.5.13 Bien intangibles  25

2.4.5.14 Avantage pour le public (publicité, promotion et mise en marché)  25

2.4.5.15 Services reliés à la transmission électronique de données  26

2.4.5.16 Services liés à la communication et à la télécommunication  27

2.4.6 Signature du requérant  27

2.4.7 Classification de Nice – Paragraphe 30(3) de la Loi sur les marques de commerce  27

2.4.7.1 Versions et éditions  28

2.4.7.1.1 Effet de la nouvelle édition sur les demandes  28

2.4.7.1.2 Édition applicable aux modifications visant le groupement des produits ou des services d’enregistrement  28

2.4.7.2 Désignation de la classification de Nice  28

2.4.7.2.1 Composition matérielle  29

2.4.7.2.2 Renvoi à d’autres classes  30

2.4.7.2.3 Classe et contexte  30

2.4.7.2.4 Trousses, paniers-cadeaux et autres articles vendus en bloc  31

2.4.8 Priorité – Article 34 de la Loi sur les marques de commerce  31

2.4.8.1 Exigences de la demande  31

2.4.8.2 Retrait d’une demande de priorité  32

2.4.8.3 Jours fériés légaux  33

2.4.8.4 Force majeure  33

2.4.9 Caractères standard – Article 31 de la Loi sur les marques de commerce  34

2.4.10 Marques de commerce non traditionnelles  35

2.4.10.1 Son  35

2.4.10.2 Hologramme  36

2.4.10.3 Image en mouvement  37

2.4.10.4 Odeur  37

2.4.10.5 Goût  37

2.4.10.6 Couleur en soi  38

2.4.10.7 Forme tridimensionnelle  38

2.4.10.8 Façon d’emballer un produit  38

2.4.10.9 Texture  39

2.4.10.10 Position d’un signe  39

2.4.10.11 Combinaisons  40

2.4.10.12 Formats acceptables de fichiers électroniques  40

2.5 Marques de certification — Articles 23, 24 et 25 et alinéa 30(2)b) de la Loi  41

2.5.1 Définition d’une marque de certification  41

2.5.2 Propriétaire non engagé  41

2.5.3 Exemple de marque de certification  41

2.5.4 Marque de certification descriptive du lieu d’origine — Article 25  42

2.5.5 Norme définie  42

2.5.6 Modification des demandes d’enregistrement de marques de certification  43

2.6 Demandes d’étendre l’état déclaratif des produits ou des services – alinéa 41(1)c) et paragraphe 41(2) de la Loi  43

2.6.1 Conversion en une demande de marque de commerce ordinaire  43

2.6.2 Affidavit d’emploi continu  44

2.7 Demandes divisionnaires  44

2.7.1 Définitions  44

2.7.2 Pourquoi diviser une demande?  44

2.7.3 Production d’une demande divisionnaire avant l’annonce  45

2.7.4 Actes réputés accomplis  46

2.7.5 Production d’une demande divisionnaire après l’annonce  46

2.7.6 Demandes produites avant le 17 juin 2019  46

2.7.7 Fusions  46

2.7.8 Diviser une demande de prolongation de l’état déclaratif des produits ou des services  46

2.7.9 Cession en instance  47

2.8 Modifications apportées à une demande  47

2.8.1 Changement de l’identité du requérant  47

2.8.2 Modification de la représentation ou de la description de la marque de commerce  48

2.8.3 Modifications apportées aux produits ou aux services  48

2.8.4 Ajout d’une indication dans une demande divisionnaire  48

2.8.5 Ajouter ou supprimer certaines déclarations  48

2.8.6 Modification d’une demande d’enregistrement d’une marque de certification  49

3 Recherche / Confusion  50

3.1 Objet de la recherche  50

3.2 Définition de la confusion — Paragraphe 6(2)  51

3.2.1 Circonstances de l’espèce – Paragraphe 6(5)  52

3.2.1.1 Alinéa 6(5)a) — Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle la marque de commerce est devenue connue  53

3.2.1.1.1. Caractère distinctif inhérent  53

3.2.1.1.2. Mesure dans laquelle la marque de commerce est devenue connue  54

3.2.1.2 Alinéa 6(5)b) — Période d’emploi  54

3.2.1.3 Alinéa 6(5)c) — Genre de produits ou services  55

3.2.1.4 Alinéa 6(5)d) – Nature du commerce  55

3.2.1.5 Alinéa 6(5)e) – Degré de ressemblance entre les marques de commerce  56

3.3 Critère de la confusion  57

3.3.1 Le consommateur pertinent  57

3.3.2 Première impression et souvenir imparfait  58

3.3.3 Probabilité c. possibilité  59

3.3.4 Les deux langues officielles  59

3.3.5 Les marques de commerce dans leur ensemble  59

3.3.6 Preuve sous forme de lettre de consentement à l’appui de l’absence de probabilité de confusion  59

3.3.7 Doutes au sujet de la confusion  60

3.4 Recherche  60

3.5 Découverte d’une marque de commerce créant de la confusion  61

3.5.1 Confusion avec une marque de commerce déposée – Alinéa 12(1)d)  61

3.5.2 Confusion avec une demande en instance  61

3.5.2.1 Personnes ayant droit à l’enregistrement  61

3.5.2.2 Notification aux requérants  62

3.5.2.3 Dates d’admissibilité identiques  62

3.5.2.4 Demandes actives  62

3.5.3 Même propriétaire – Article 15  62

3.5.4 Confusion avec une marque de certification  63

3.5.5 Confusion avec un enregistrement de Terre-Neuve  63

4 Examen de la marque de commerce  64

4.1 Objet de l’examen  64

4.2 Définition de la marque de commerce  64

4.3 Alinéa 12(1)a) — Noms et noms de famille  64

4.3.1 Définition de « mot »  65

4.3.2 Définition de nom ou de nom de famille  65

4.3.3 Uniquement un nom ou un nom de famille  65

4.3.4 Signification de « principalement »  67

4.3.5 Critère permettant de déterminer le sens premier (signification principale)  67

4.3.6 Prénom et nom de famille  68

4.3.7 Noms de famille suivis de « & Fils », « Frères », « Inc. », « Co. », etc.  69

4.3.8 Noms de famille composés  69

4.3.9 Noms de famille incluant des accents ou d’autres caractères  70

4.3.10 Sources de référence — Alinéa 12(1)a)  70

4.3.11 Importance historique  70

4.3.12 Embellissements des polices de caractère  71

4.4 Alinéa 12(1)b) — Description claire ou description fausse et trompeuse  71

4.4.1 Introduction  71

4.4.2 Examen aux termes de l’alinéa 12(1)b)  72

4.4.3 Critère de la description claire  72

4.4.3.1 Première impression  72

4.4.3.2 En liaison avec les produits ou services  74

4.4.4 Marque sous forme graphique, écrite ou sonore  74

4.4.5 Description fausse  75

4.4.6 Description fausse et trompeuse  76

4.4.7 En langue française ou anglaise  76

4.4.8 Nature ou qualité  77

4.4.9 Embellissement de mots clairement descriptifs  78

4.4.10 Critère « sous sa forme sonore » appliqué aux marques composées  78

4.4.10.1 Examen de la question de savoir si des mots constituent la caractéristique dominante d’une marque combinaison  79

4.4.11 Marques de commerce qui ne font que suggérer la nature/la qualité  80

4.4.12 Conditions de production  81

4.4.13 Personnes employées à la production  81

4.4.13.1 Titre professionnel  81

4.4.14 Lieu d’origine  82

4.4.14.1. Nom géographique  82

4.4.14.2. Origine des produits ou services  83

4.4.14.3. Description fausse et trompeuse du lieu d'origine  84

4.4.14.4. Nature des produits ou services  84

4.4.14.5. Lieu d’origine et domaines de niveau supérieur (TLD)  85

4.4.15 Produits pharmaceutiques  85

4.4.16 Abréviations, acronymes ou initiales  85

4.4.17 Domaines de niveau supérieur (TLD)  86

4.4.18 Mot-clic (#)  86

4.5 Alinéa 12(1)c) — Nom des produits ou services  87

4.6 Alinéa 12(1)d) – Confusion  87

4.7 Alinéa 12(1)e) – Marques interdites  88

4.7.1 Alinéas 9(1)a), b) et c)  88

4.7.2 Alinéa 9(1)d)  88

4.7.3 Alinéa 9(1)e)  89

4.7.4 Alinéas 9(1)f), g), g.1) et h)  90

4.7.4.1 Alinéa 9(1)h.1)  90

4.7.5 Alinéas 9(1)i) et 9(1)i.1)  90

4.7.5.1 Alinéa 9(1)i.2)  91

4.7.5.2 Alinéa 9(1)i.3)  91

4.7.6 Alinéa 9(1)j)  91

4.7.7 Alinéa 9(1)k)  92

4.7.7.1 Faussement suggérer un rapport  93

4.7.7.2 Réputation solide au sein du public  93

4.7.7.3 Groupes musicaux  94

4.7.7.4 Consentement  94

4.7.8 Alinéa 9(1)l)  94

4.7.9 Alinéa 9(1)m)  95

4.7.10 Alinéa 9(1)n)  95

4.7.10.1. Alinéa 9(1)n.1)  96

4.7.11 Alinéa 9(1)o)  96

4.7.12 Article 10  97

4.7.13 Articles 9 et 10 — Notification au requérant  97

4.7.14 Alinéa 9(2)a) — Consentement  97

4.7.14.1 Alinéa 9(2)b)  98

4.7.15 Alinéa 12(1)f) et article 10.1 — Dénominations de variétés végétales  98

4.7.16 Alinéas 12(1)g), h) et h.1) – Indications géographiques protégées pour des vins, spiritueux ou produits agricoles et aliments  98

4.7.17 Alinéa 12(1)i) — Loi sur les marques olympiques et paralympiques  99

4.8 Paragraphe 12(2) – Fonctionnalité  100

4.8.1 Objet  100

4.8.2 Exemples  100

4.8.2.1 Une forme tridimensionnelle  101

4.8.2.2 Couleur  102

4.8.2.3 Son  102

4.8.2.4 Goût  102

4.8.2.5 Odeur  102

4.9 Alinéa 32(1)b) – Absence de caractère distinctif inhérent  102

4.9.1 Dispositions générales  102

4.9.2 Caractère distinctif  103

4.9.3 Caractère distinctif inhérent  103

4.9.4 Examen  104

4.9.5 Exemples  105

4.9.5.1 Lieux géographiques  105

4.9.5.2 Dessins génériques  106

4.9.5.3 Noms de couleurs  106

4.9.5.4 Marques de commerce constituées d’une ou de deux lettres ou chiffres  106

4.9.5.5 Français et anglais  106

4.9.5.6 Mots et caractères étrangers  106

4.9.5.7 Noms de famille multiples  107

4.9.5.8 Noms et titres honorifiques  107

4.9.5.9 Mots ou phrases avec éléments élogieux  107

4.9.5.10 Information générique  108

4.9.5.11 Combinaisons d’éléments non enregistrables  108

4.9.5.12 Alinéas 12(1)a), ou b) de la Loi  108

4.9.5.13 Déterminants possessifs  109

4.9.5.14 Noms de domaine de premier niveau (TLD) et URL  109

4.9.5.15 Numéros de téléphone  109

4.9.5.16 Formes d’association commerciale  109

4.9.5.17 Couleur(s) appliquée(s) sur la surface d’un produit tridimensionnel  109

4.9.6 Réfuter une objection soulevée au titre de l’alinéa 37(1)d)/32(1)b)  110

4.10 Preuve du caractère distinctif – Paragraphe 32(1)  110

4.10.1 Dispositions générales  110

4.10.2 Forme de la preuve  111

4.10.2.1 Affidavit principal  111

4.10.2.2 Affidavits supplémentaires  112

4.10.2.3 Preuve sous forme de sondage  112

4.10.2.4 Restriction territoriale  114

4.10.2.5 Restrictions territoriales volontaires  114

4.10.3 Détermination du caractère distinctif acquis  114

4.11 Désistements — Article 35  115

5 Examen des marques officielles  115

5.1 Autorité publique – Marques officielles  116

5.1.1 Obligation d’évaluer le statut d’autorité publique au Canada  116

5.1.2 Critère pour déterminer le statut d’autorité publique  116

5.1.2.1 Contrôle exercé par le gouvernement au Canada  116

5.1.2.2 Intérêt public  117

5.1.3 Preuve d’adoption et d’emploi d’une marque officielle  118

6 Rapports de l’examinateur  118

6.1 Paragraphe 37(2) – Avis d’objection  119

6.2 Premiers rapports  119

6.2.1 Produits ou services  119

6.2.1.1 Classification de Nice  120

6.2.2 Alinéa 12(1)a)  120

6.2.3 Alinéa 12(1)b)  120

6.2.4 Alinéa 12(1)c)  120

6.2.5 Alinéa 12(1)d)  121

6.2.6 Alinéa 12(1)e)  121

6.2.7 Alinéa 12(1)f)  121

6.2.8 Alinéas 12(1)g), h) et h.1)  121

6.2.9 Dates déterminant l’ayant droit  121

6.3 Deuxième rapport ou rapport de maintien  122

6.4 Rapports subséquents  122

6.4.1 Preuve  122

6.4.2 Suppression de produits ou de services  123

6.4.3 Renseignements supplémentaires  123

6.4.4 Clarifications données par l’examinateur  123

6.4.5 Autres objections soulevées relativement à l’ayant droit après la recherche effectuée avant l’annonce  123

6.4.6 Avis en vertu de l’article 44 ou 45  123

6.4.7 Consentement – marques de commerce créant de la confusion  123

6.5 Modifications effectuées par téléphone  124

6.5.1 Confirmation écrite non requise  124

6.5.2 Confirmation écrite requise  124

6.6 Approbation et annonce  125

6.7 Défaut et abandon  125

6.8 Prolongations de délai  125

6.8.1 Répondre à un rapport d’examinateur  126

6.8.2 Prolongation de délai pour répondre à un avis émis en vertu de l’article 44.1 de la Loi sur les marques de commerce  127

6.8.3. Prolongations de délai pour des cas de force majeure  128

6.8.4 Droit pour les demandes de prolongation de délai  129

6.9 Rejet  130

6.10 Notification sur les droits des tiers  131

6.10.1 Contexte  131

6.10.2 Procédure de communication  131

6.10.3 Motifs fondés  131

6.10.4 Renseignements exigés  132

6.10.5 Délai  132

6.10.6 Suivi continu  132

7 Représentation  132

7.1 Définition d’agent de marques de commerce et d’agent de marques de commerce associé  132

7.2 Pouvoir de nomination  133

7.3 Personnes autorisées à agir  133

7.3.1 Autoreprésentation  133

7.3.2 Représentation par un agent de marques de commerce  133

7.3.3 Agents de marques de commerce inactifs  134

8. Dispositions transitoires  134

8.1 Introduction aux dispositions transitoires  134

8.2 Date de production non obtenue  135

8.3 Date de production accordée  135

8.3.1 Bases d’enregistrement (revendications)  136

8.3.2 Marque sans caractère distinctif  136

8.3.3 Article 14  136

8.3.4 Marques de certification  136

8.3.5 Fonction utilitaire  136

8.3.6 Signe distinctif  137

8.3.7 Classification de Nice  137

8.3.8 Marques de commerce liées  137

8.3.9 Marques de commerce en caractères standard  137

8.3.10 Marques de commerce non traditionnelles  137

8.3.11 Droits  137

8.4 Annoncée et admise  138

8.5 Enregistrement  139


 

1 Présentation

1.1 Renseignements généraux

Le Manuel d’examen des marques de commerce (le « Manuel ») est conçu pour répondre aux besoins des examinateurs de marques de commerce, des requérants et de leurs agents. Le Bureau des marques de commerce (le « Bureau »), division de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’« OPIC »), est l’organe du gouvernement qui a pour fonction de recevoir les demandes présentées à la fois par les particuliers et par les sociétés qui désirent faire enregistrer leurs marques de commerce, et d’y donner suite.

Le présent Manuel vise à regrouper les interprétations qu’ont faites les tribunaux de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi ») et du Règlement sur les marques de commerce (le « Règlement ») dans le but de permettre au Bureau de prendre des décisions uniformes et de qualité.

Il y a lieu de remarquer que le Manuel est un guide de référence seulement et qu’il ne lie pas le Bureau; il ne vise aucunement à remplacer la Loi ou le Règlement. En cas de divergences entre le Manuel et les textes législatifs et réglementaires, ces derniers l’emportent.

2 Examen des demandes quant à leur forme

2.1 Examen préliminaire

Plusieurs unités opérationnelles différentes du Bureau prennent part aux formalités à accomplir relativement à une demande. La majorité des demandes d’enregistrement de marques de commerce sont produites par voie électronique et envoyées directement à la Section des formalités. L’Unité de la correspondance entrante (l’« UCE ») reçoit les demandes sur papier pour traitement initial, puis transmet la demande à la Direction des finances et de l’administration, qui est responsable de la réception et du codage des droits.

Après avoir traité les droits de production, l’UCE transfère la demande à la Section des formalités, qui attribue ensuite un numéro à la demande. La Section des formalités accorde ensuite une date de production à la demande si celle-ci respecte les exigences de production énoncées au paragraphe 33(1) de la Loi.

La demande est traitée et saisie dans la base de données sur les marques de commerce. On accuse ensuite réception de la demande et l’accusé de réception est envoyé au requérant. Enfin, la Section des formalités transfère la demande à la Section de l’examen où la recherche et l’examen y afférents sont effectués.

2.2 Demande d’examen accéléré

Le Bureau examine généralement les demandes de marque de commerce dans l’ordre chronologique. L’examen accéléré d’une demande privilégie un requérant au détriment de tous les autres, et par conséquent, le registraire ne tient pas compte des demandes d'examen accéléré.

2.3 Exigences relatives à la demande – paragraphe 30(1)

Le paragraphe 30(1) de la Loi renferme une condition préalable à la production d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce. Plus précisément, une personne peut produire une demande si elle utilise ou propose d’utiliser la marque de commerce au Canada en lien avec les produits ou services énumérés dans la demande et si elle a le droit de le faire. Il incombe au requérant de s’assurer que l’utilisation de la marque de commerce au Canada ne contrevient à aucune autre loi.

2.4 Contenu de la demande – paragraphe 30(2)

Une fois qu’une demande a reçu une date de production, l’examinateur commence l’examen initial pour s’assurer qu’elle satisfait à toutes les exigences formelles conformément au paragraphe 30(2) de la Loi.

Dans le cadre de l’examen, les examinateurs détermineront également si les produits ou les services ont été correctement groupés selon les classes de la classification de Nice.

2.4.1 Identité du requérant

L’alinéa 31a) du Règlement prévoit qu’aux fins de l’alinéa 30(2)d) de la Loi, une demande doit contenir le nom du requérant.

Pour avoir droit à l’enregistrement d’une marque de commerce, un requérant doit être une « personne ». Aux fins d’une demande de marque de commerce, la « personne », peut être un particulier, une société de personnes, un syndicat, une association, une entreprise en coparticipation ou une société. En outre, conformément à l’article 2.1 de la Loi, une personne peut comprendre « deux ou plusieurs personnes ayant conclu un accord leur interdisant, si ce n’est en leurs deux noms ou au nom de l’ensemble de ces personnes, selon le cas, d’employer la marque de commerce au Canada ».

En règle générale, le registraire n’exigera pas que le requérant atteste qu’il s’agit d’une « personne »; c’est au requérant qu’incombe en définitive la responsabilité d’observer les dispositions de la Loi.

2.4.1.1 Particuliers

Lorsque le requérant est un particulier, il doit donner son nom de famille et au moins un prénom. Le nom commercial employé peut aussi faire partie de l'identification du requérant, mais ce dernier ne doit pas donner uniquement sa raison sociale.

Exemple : « Jean Untel faisant affaire sous le nom de Bistrot Untel »

Exemple : « Jeanne Millaire, faisant affaire sous le nom de Services de consultants Jeanne »

2.4.1.2 Sociétés de personnes

Les demandes d’enregistrement de marque de commerce peuvent être produites au nom d’une société de personnes, qui est considérée comme une association reconnue par la loi. En général, un groupe de personnes dirigeant une entreprise sous forme de société le fait sous une raison sociale.

Exemple : « Marie Gagné et Jean Lemieux, une société de personnes, faisant affaire sous le nom de Entreprises Gagnélemieux »

Il incombe au requérant de déterminer que la société de personnes est une personne morale.

2.4.1.3 Associations

Les associations sont des organisations membres dont l’objectif principal est de fournir des services et des avantages aux membres d’un groupe particulier.

Exemple : « L’Association médicale canadienne »

2.4.1.4 Entreprises en coparticipation

Le Bureau peut également être saisi d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce produite par deux personnes ou plus qui exercent en collaboration des activités commerciales (une entreprise en coparticipation), ce qui est une autre forme d’association reconnue par la loi. Les noms des parties de l’entreprise en coparticipation doivent être inscrits au complet dans la demande, ainsi que le nom commercial, le cas échéant. Seuls les noms des associés commandités d’une entreprise en coparticipation doivent être indiqués et non ceux de tous les associés.

Exemple : « ABC Inc. et XYZ Co., une entreprise en coparticipation faisant affaire sous le nom d’Alpha Enterprises »

Le Bureau n’exige pas de renseignements établissant le degré de participation de chaque partie à l’entreprise en coparticipation. De tels renseignements peuvent être requis, toutefois, afin que le Bureau puisse préciser de quelle façon la marque de commerce peut être transférée, ou l’identité du titulaire établie au cas où l’entreprise en coparticipation venait à se dissoudre. Il faudra prendre en considération les faits entourant chaque cas, et les documents soumis au moment d’un transfert devraient traiter de cette question.

2.4.1.5 Sociétés

Une société peut être une organisation privée ou un organisme public, par exemple, une société municipale ou provinciale ou un organisme du gouvernement provincial ou fédéral. Le nom complet de la société doit figurer sur la demande. Il n’est pas nécessaire de préciser les lois en vertu desquelles la société du requérant a été constituée.

Il faut veiller à ce que la société, et non un particulier, soit identifiée comme requérant. Dans les exemples qui suivent, si le requérant est XYZ Ltée, tous les renseignements qui précèdent XYZ Ltée sont jugés superflus et ne doivent pas être inclus pour identifier le requérant :

Les particuliers qui ont l'intention de se constituer en personne morale à une date ultérieure doivent s'assurer que la demande ne désigne pas le requérant en tant que société non constituée, car elle n'est pas considérée comme une « personne » au sens de la Loi.

Lorsqu’une filiale ou une unité constituante d’une société exerce une activité commerciale liée à l’emploi d’une marque de commerce, l’examinateur accepterait les exemples suivants :

Dans les deux cas, « General Furniture Ltd. » est considéré le requérant.

2.4.1.6 Utilisation d’une dénomination sociale française ou anglaise

Le paragraphe 10(3) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions énonce :

Sous réserve du paragraphe 12(1), la société peut, dans ses statuts, adopter une dénomination sociale anglaise, française, dans ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux langues, pourvu que la forme combinée soit conforme aux critères réglementaires; elle peut utiliser l’une ou l’autre des dénominations adoptées et être légalement désignée sous l’une ou l’autre de celles-ci.

Par conséquent, une société requérante dont la dénomination sociale comporte deux versions, une anglaise et une française, par exemple, Pamplemousse Inc./Grapefruit Inc., sera reconnue comme étant la même personne morale, qu’elle soit désignée sous le nom de Pamplemousse Inc. ou sous celui de Grapefruit Inc.

2.4.1.7 Correction de l’identité d’un requérant

Veuillez consulter la section 2.8.1 Changement de l’identité du requérant de ce Manuel.

2.4.2 Adresse postale du requérant

L’alinéa 31a) du Règlement prévoit qu’aux fins de l’alinéa 30(2)d) de la Loi, une demande doit contenir l’adresse postale du requérant. Une adresse postale est l’adresse à laquelle le courrier peut être reçu, par opposition à l’adresse réelle ou à l’adresse rurale.

Une adresse de correspondance peut également être fournie si le requérant souhaite recevoir du courrier à une adresse différente.

Lorsqu’un requérant est composé de deux personnes ou plus, une seule adresse peut être fournie (voir le paragraphe 6(1) du Règlement).

2.4.3 Représentation ou description de la marque de commerce

Voir également la section 2.4.10 du présent Manuel concernant les exigences relatives aux demandes de marques de commerce non traditionnelles.

L’alinéa 30(2)c) de la Loi sur les marques de commerce prévoit qu’une demande doit contenir une représentation ou une description, ou les deux, permettant de définir clairement la marque de commerce.

Les paragraphes suivants résument les exigences prescrites pour l’application de l’alinéa 30(2)c) de la Loi.

2.4.3.1 Plusieurs vues – alinéa 30a) du Règlement

Une représentation visuelle peut comprendre plusieurs vues de la marque de commerce, mais uniquement si elles sont nécessaires pour définir clairement celle-ci. Si une demande comporte une représentation visuelle qui contient des vues qui ne sont pas, de l’avis de l’examinateur, nécessaires pour clarifier la marque de commerce, l’examinateur exigera que le requérant produise une demande révisée qui supprime les vues superflues.

2.4.3.2 Taille de la représentation visuelle – alinéa 30b) du Règlement

Toute représentation visuelle bidimensionnelle fournie dans une demande ne doit pas dépasser 8 cm par 8 cm. Dans le cas des demandes produites à l’aide du système en ligne, les représentations visuelles seront reformatées automatiquement pour répondre à cette exigence.

2.4.3.3 Forme tridimensionnelle – alinéa 30c) du Règlement

Si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en une forme tridimensionnelle, toute représentation visuelle fournie par le requérant doit être une représentation graphique ou photographique bidimensionnelle. Le Bureau n’acceptera pas, par exemple, qu’un spécimen physique de la marque de commerce réponde à cette exigence.

2.4.3.4 Représentations visuelles en couleur – alinéa 30d) du Règlement

Si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, ou si la marque de commerce se compose exclusivement d’une seule couleur ou d’une combinaison de couleurs sans contours délimités, toute représentation visuelle fournie par le requérant doit être en couleur. Si une demande comprend une représentation visuelle qui n’est pas en couleur, mais qui est revendiquée en tant que caractéristique de la marque de commerce, l’examinateur exigera que le requérant produise une demande modifiée qui 1) supprime la revendication de couleur ou 2) comporte une représentation visuelle qui est en couleur.

2.4.3.5 Représentations visuelles en noir et blanc – alinéa 30e) du Règlement

Si la couleur n’est pas revendiquée en tant que caractéristique de la marque de commerce, ou si la marque de commerce ne consiste pas exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contours délimités, toute représentation visuelle doit être en noir et blanc. Si une demande comprend une représentation visuelle qui est en couleur, mais qui n’est pas revendiquée en tant que couleur, l’examinateur exigera que le requérant produise une demande modifiée qui 1) renferme la revendication de couleur ou 2) comporte une représentation visuelle qui est en noir et blanc.

2.4.3.6 Enregistrement sonore – alinéa 30f) du Règlement

Si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en un son, une représentation doit inclure un enregistrement du son sous forme de fichier MP3, dont la taille ne doit pas dépasser 10 Mo. Les demandes produites sur papier peuvent fournir des fichiers de sons électroniques sur un CD, un DVD ou une clé USB.

2.4.3.7 Description claire et concise – alinéa 30g) du Règlement

Toute description de la marque de commerce fournie par le requérant doit être claire et concise. Si, de l’avis de l’examinateur, la description de la marque de commerce est vague ou renferme des renseignements superflus qui ne permettent pas de définir clairement la marque de commerce, l’examinateur demandera au requérant de produire une demande modifiée qui comprend une description acceptable.

2.4.3.8 Description de la couleur – alinéa 31f) du Règlement

Voir également l’énoncé de pratique intitulé « Description de couleur ».

L’alinéa 31f) du Règlement exige que les demandes qui revendiquent la couleur comme caractéristique de la marque de commerce nomment chaque couleur et indiquent les parties principales de la marque de commerce qui ont cette couleur. De même, l’alinéa 31g) du Règlement précise que si une marque de commerce consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contours délimités, la demande doit contenir le nom de chaque couleur.

2.4.3.8.1 Nom de la couleur

Lorsqu’une demande doit fournir le nom d’une couleur particulière, son nom générique devrait être utilisé. Par exemple, « bleu », « rouge », « magenta », « turquoise » et « mauve » sont des noms de couleur génériques acceptables. De plus, les noms de couleur qui intègrent des adjectifs pour ajouter de la spécificité, comme « vert grisâtre », « orange moyen » ou « bleu pourpre », sont également acceptables.

En règle générale, les examinateurs ne remettent pas en question la description des couleurs à moins qu’il y ait une divergence entre la couleur telle qu’elle apparait dans la représentation visuelle et la description écrite.

2.4.3.8.2 Système de référence de couleurs

Afin de décrire une couleur de façon plus précise, un requérant peut faire référence à un système d’identification de couleurs. Si le nom du système d’identification de couleurs est une marque de commerce enregistrée, le nom du système doit être indiqué en lettres majuscules et la description doit inclure un énoncé précisant que le nom du système est une marque de commerce enregistrée. Voici un exemple de revendication de couleur acceptable :

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « A » dans la marque de commerce est bleu pâle (PANTONE* 317C). *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

La simple référence à un système de couleurs (par exemple, PANTONE* 32C) n’est pas acceptable puisque la revendication de couleur dans la demande doit toujours inclure le nom de la ou des couleurs. Bien que le Bureau n’endosse ni ne recommande un système d’identification de couleurs en particulier, tout système de référé devrait être facilement identifiable et accessible par le public en général.

2.4.3.8.3 Parties principales

Les demandes qui revendiquent une ou des couleur(s) comme caractéristique de la marque de commerce doivent fournir une liste, sous forme de description écrite, des parties principales de la marque de commerce et de chacune de leur couleur(s). La complexité de la marque de commerce déterminera ce qui constitue les « parties principales » de la marque de commerce en question. Cependant, en général, la demande ne doit que décrire les éléments facilement reconnaissables d'une marque de commerce pour chaque couleur. Par exemple, si une marque de commerce comprend une scène de forêt, une revendication de couleur acceptable pourrait être formulée comme suit

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le ciel est bleu, l’herbe est verte, les troncs d’arbres sont bruns et les feuilles sont rouges, orange et jaunes.

2.4.3.8.4 Dégradés

Si une marque de commerce contient une revendication de couleur et que la couleur apparait sous forme de dégradé de couleurs, la demande devrait décrire le dégradé chromatique. Voici des exemples de revendications de couleurs acceptables pour des marques de commerce comprenant un dégradé de couleurs:

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin sphérique dans la marque de commerce effectue une transition de rouge foncé dans la partie supérieure gauche au rouge pâle dans la partie inférieure droite du dessin.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin du tourbillon effectue une transition de la gauche vers la droite de mauve à rouge, à bleu.

2.4.4 Énoncés concernant le type de marque de commerce

Voir également la section 2.4.10 du présent Manuel concernant les exigences relatives aux demandes de marques de commerce non traditionnelles.

L’alinéa 31e) du Règlement prescrit, pour l’application de l’alinéa 30(2)d) de la Loi, que si une marque de commerce consiste en tout ou en partie :

en une forme tridimensionnelle

en un hologramme

en une image en mouvement

en une façon d’emballer des produits

en un son

en une odeur

en un goût

en une texture

en la position d’un signe

la demande doit comprendre une déclaration à cet effet. Par exemple, la déclaration suivante satisferait à cette exigence :

« La marque de commerce consiste en tout ou en partie en un hologramme. »

L’alinéa 31f) du Règlement prescrit, pour l’application de l’alinéa 30(2)d) de la Loi, que si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, la demande doit comprendre une déclaration à cet effet. Par exemple, la déclaration suivante satisferait à cette exigence :

« La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. »

L’alinéa 31g) du Règlement prescrit, pour l’application de l’alinéa 30(2)d) de la Loi, que si une marque de commerce consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité, la demande doit comprendre une déclaration à cet effet. Par exemple, la déclaration suivante satisferait à cette exigence :

« La marque de commerce consiste exclusivement en la couleur rouge sans contour délimité. »

L’alinéa 31h) du Règlement prescrit, pour l’application de l’alinéa 30(2)d) de la Loi, que si une marque de commerce est une marque de certification, la demande doit comprendre une déclaration à cet effet. Par exemple, la déclaration suivante satisferait à cette exigence :

« La marque de commerce est une marque de certification. »

2.4.5 État des produits ou des services dressés dans les termes ordinaires du commerce – alinéa 30(2)a)

Le paragraphe 30(2)a) de la Loi exige qu’une demande de marque de commerce doit contenir « un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer ». De plus, l’article 29 du Règlement prévoit que l’état des produits ou des services « doit décrire chacun de ces produits ou services de façon à ce que soit identifié un produit ou service spécifique ».

Une liste représentative des produits et des services acceptables qui sont considérés comme des termes ordinaires du commerce pour des produits ou des services particuliers se trouve dans le Manuel des produits et des services.

En ce qui concerne les produits ou les services qui ne se trouvent pas dans le Manuel des produits et des services, les entrées acceptables dans le Manuel des produits et des services peuvent être utilisées afin de déterminer, par voie d'analogie, le type d'énoncés pouvant être considérés comme étant acceptables afin de décrire des produits et services similaires. Un énoncé de produits ou de services est acceptable lorsque celui-ci est aussi précis, ou même plus précis, qu'une entrée semblable ou similaire.

2.4.5.1 Termes ordinaires du commerce

Un état des produits ou des services est considéré comme étant dressé en termes ordinaires du commerce lorsque des recherches révèlent que les produits ou services sont définis selon l’utilisation courante dans le commerce; un langage similaire a été utilisé par d'autres commerçants du même secteur afin de décrire des produits ou des services similaires à ceux du requérant (voir Dubiner c. Heede International Ltd. (1975), 23 C.P.R. (2e) 128 et Mövenpick-Holding AG c. Sobeys Capital Incorporated, 2010 TMOB 41).

Le simple fait qu’un état de produits ou de services est compréhensible ne signifie pas que la description est utilisée couramment dans le commerce (voir Decra-Loc Canada Ltd. c. Pave Tech Inc. (1995), 61 C.P.R. (3e) 553).

Les examinateurs devront effectuer des recherches pour déterminer s'il y a plusieurs utilisations commerciales de la description des produits et services en question qui démontreraient que leur description correspond à celle que l’on retrouverait ordinairement dans le commerce.

Lorsque des termes ordinaires du commerce sont introuvables, l’état des produits ou des services doit être clair et précis; les descriptions techniques, longues ou ambiguës des caractéristiques des produits ou des services sont inacceptables.

Veuillez noter que les marques de commerce enregistrées ne peuvent pas être employées dans les états de produits ou de services, car elles ne sont pas considérées comme étant des termes ordinaires du commerce.

2.4.5.2 Produits ou services spécifiques

L’article 29 du Règlement exige que l’état des produits ou des services décrive chacun de ces produits ou services de façon à ce que soit identifié un produit ou service spécifique. Par exemple, bien que le terme « vêtements » soit un terme ordinaire du commerce, il ne désigne pas un produit spécifique, tandis que le terme « vêtements d'exercice » est considéré comme étant spécifique puisque le type de vêtements fonctionnels a été fourni.

Il sera parfois nécessaire d'indiquer le domaine d'emploi d'un produit afin d'en donner une description spécifique. Par exemple, l'énoncé « catalyseurs » à lui seul n'est pas suffisamment précis aux fins du Règlement. Par contre, « catalyseurs pour la transformation du pétrole » ou « catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques d'usage industriel » définissent tous deux les domaines d’emploi des catalyseurs et rendent la description acceptable. L’inclusion du domaine d’emploi devient spécialement importante dans les cas où le terme peut avoir des significations différentes. Par exemple, un « fer à onduler » peut être utilisé pour la coiffure, mais également pour onduler le cuir ou plisser les métaux.

De façon similaire, les services de « consultation » peuvent être un terme ordinaire du commerce, mais le domaine d’emploi doit être précisé davantage. Par exemple, « consultation dans le domaine de la sécurité au travail » est considéré comme un service spécifique énoncé en termes ordinaires du commerce.

Bien qu’un état de services puisse être plus difficile à préciser qu’un état des produits, le Règlement exige une certaine spécificité en lien avec les services lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un état de services plus précis en termes ordinaires du commerce puisse être fourni par un requérant (voir Sentinel Aluminium Products Co. c. Sentinel Pacific Equities Ltd. (1983), 80 C.P.R. (2e) 201).

Le critère à trois volets suivant s'applique pour déterminer si l'état déclaratif des produits ou services est considéré spécifique au sens de l’article 29 du Règlement :

1. Les produits ou services sont-ils assez spécifiques pour permettre de déterminer si l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce s'applique? Une marque qui donne une description claire de la nature ou de la qualité des produits ou services n'est pas enregistrable.

2. Les produits ou les services sont-ils assez spécifiques pour s’assurer que le requérant n'obtiendra pas une protection trop étendue? Par exemple, l'approbation de produits décrits comme étant un logiciel, sans plus de précisions, accorderait au requérant une protection trop étendue.

3. Les produits ou les services sont-ils assez spécifiques pour permettre d'évaluer la confusion? Une marque qui peut être confondue avec une marque de commerce déposée ou avec une marque de commerce en instance d'enregistrement n’est pas être enregistrable.

2.4.5.3 Contexte des produits et services

Dans certains cas, le contexte de l'énoncé des produits et services peut servir à préciser une description qui autrement serait inacceptable. En effet, les produits ou les services peuvent être acceptables lorsque le contexte de l'énoncé est suffisamment précis.

Par exemple, « étuis » seul n'est pas acceptable, car il peut s'appliquer à n'importe quel type d'étui, des étuis d'appareils photo aux étuis à lunettes. Cependant, si la demande porte sur les « appareils photo, trépieds et étuis », le terme « étuis » est acceptable, car il est évident d’après le contexte qu’il s’agit d’étuis d’appareils photo. De même, le service « livraison » seul ne serait acceptable, car il pourrait s’agir de n’importe quel type de services de livraison, de la livraison de fleurs à la livraison de meubles. Cependant, une demande portant sur des « services de restaurant et de livraison » serait acceptable, car il est évident d'après le contexte qu'il s'agit de livraison de nourriture.

Remarque : Les produits ou les services qui sont séparés par un point-virgule (;) sont généralement considérés comme des produits ou services distincts les uns des autres et doivent satisfaire aux exigences de l'alinéa 30(2)a) de la Loi et de l’article 29 du Règlement sans égard aux autres produits ou services listés.

2.4.5.4 « et autres », « et produits similaires », « incluant », « relatif à », « et services reliés », « etc. », « contenant » et « notamment »

L’état des produits et services doit être précis et l’utilisation d’expressions ou de mots flous ou vagues doit être évitée. En général, les termes flous ou vagues suivants ne peuvent être employés pour spécifier un produit ou un service qui requiert par ailleurs plus de spécificité : « et autres », « et produits similaires », « incluant », « relatif à », « et services reliés », « etc. », « contenant » et « notamment ». De tels termes sont généralement acceptables seulement lorsqu’ils suivent des produits ou des services spécifiques.

Par exemple, puisque « services de restaurant » décrit des services spécifiques, la description « services de restaurant, incluant la livraison » serait aussi acceptable. De même, puisque « services de courtage en fonds communs de placements » décrit des services spécifiques, la description « services de courtage en fonds communs de placements, incluant la distribution de fonds mutuels » serait acceptable. Par contre, « services financiers reliés aux services de courtage en fonds communs de placement » ne serait pas acceptable puisque « services financiers » ne décrit pas des services spécifiques.

Dans certaines circonstances, des termes flous ou vagues peuvent être utilisés dans un état des produits ou services pour donner des spécifications qui ne sont pas essentielles pour déterminer la nature spécifique. Par exemple, « rouleau collant pour retirer les peluches des vêtements, du mobilier, de la tapisserie et d'autres articles » est acceptable puisque les produits sont déjà définis spécifiquement en étant un « rouleau collant pour retirer les peluches des vêtements, du mobilier et de la tapisserie » et le terme flou ou vague « d'autres articles » ne sert qu'à indiquer une autre utilisation du produit.

En français, le terme anglais « featuring » peut être traduit par les termes « contenant » ou « notamment » selon le contexte. De façon générale, ces termes ne seront acceptables que lorsqu’ils seront précédés de produits ou de services jugés assez précis. À titre d’exemple, puisque l’état « vêtements décontractés» est acceptable, « vêtements notamment pantalons, robes et culottes-courtes » est également acceptable. Cependant, « vêtements notamment pantalons, robes et culottes-courtes » serait inacceptable puisque « vêtements » n’est pas considéré comme une description d’un produit spécifique.

Le Bureau accepte l’emploi du terme « contenant » lorsque le requérant doit indiquer le contenu ou champ d’intérêt (par exemple livres, jeux d’ordinateurs, films, musique, photos etc.) de CD, DVD, disque optique ou toute autre sorte de disque. À titre d’exemple « disque compact contenant de l’information sur l’astronomie » et « disque numérique polyvalent contenant des jeux d’ordinateur » seraient acceptables.

2.4.5.5 « nommément », « à savoir », « consistant en » ou « spécifiquement »

On peut préciser davantage des produits ou des services inacceptables en énumérant des termes précis précédés de « nommément», « à savoir », « consistant en » ou « spécifiquement ».

Par exemple, les produits « alarmes » sont jugés trop ambigus, mais peuvent être précisés davantage en utilisant les termes « nommément » ou « à savoir » afin d'énumérer les différents types d'alarmes: « alarmes, nommément alarmes d'incendie », « alarmes, à savoir alarmes pour voitures », « alarmes, consistant en des alarmes antivol ». De façon similaire, le service « consultation » est jugé trop général, mais il peut être précisé si l'on ajoute « nommément »: « consultation, nommément consultation en gestion des affaires » ou le terme « spécifiquement »: « consultation, spécifiquement consultation en investissement de capitaux ».

Remarque : À des fins de clarté, le Bureau n’accepte pas les deux points (:) en remplacement du terme « nommément ».

2.4.5.6 « soit », « tel que », « comprenant », « contenant », « en particulier » ou « particulièrement »

Ces termes peuvent être acceptables dans un état de produits ou de services lorsque le genre, la sorte ou le type de produits ou de services ont été précisés et que les produits ou les services qui suivent l’un ou l’autre de ces termes sont réputés être conformes à l’alinéa 30(2)a) de la Loi.

Par exemple, l’état « vêtements en particulier vêtements décontractés » sera interprété comme étant limité aux « vêtements décontractés » qui sont acceptables selon le Manuel des produits et des services. Cependant, l’état « vêtements tels que vêtements d’extérieur » ne serait pas considéré acceptable puisque « vêtements d’extérieur » n’est pas considéré comme étant un type, genre ou sorte de vêtements. Les produits « emballages cadeaux contenant fromage, pain et viandes préparées » sont considérés comme étant limités aux produits énumérés après le terme « contenant » qui sont acceptables en vertu de l’alinéa 30(2)a) de la Loi.

Cependant, « systèmes électriques comprenant des modules » ne serait pas acceptable puisque le terme « modules » n’est pas considéré comme étant un terme ordinaire du commerce et n’est pas assez précis.

De façon similaire, il est sous-entendu que « service de divertissement tel que partie de hockey » fait référence à une « partie de hockey » et est considéré comme un terme ordinaire du commerce spécifique puisque ce service n’inclut pas d’autres services.

Cependant, l’état des produits ou services « service de divertissement soit événements musicaux » n’est pas considéré comme étant acceptable puisque le genre ou le type d’événement n’a pas été précisé.

2.4.5.7 « Accessoires », « Équipement/matériel », « Appareils », « Systèmes » et « Produits »

De façon générale, les produits décrits par les termes « Accessoires », «Équipement/matériel », « Appareils », « Systèmes » ou « Produits » ne sont pas considérés comme étant acceptables s’ils ne sont pas précisés davantage, car ces termes peuvent inclure différents types de produits ayant des circuits de commercialisation différents qui ne sont pas nécessairement vendus en étroite proximité.

Par exemple, la description « accessoires pour automobiles » pourrait inclure n’importe quel article depuis les désodorisants jusqu’aux trousses de premiers soins et aux téléviseurs portables. Cependant, les « accessoires pour cheveux » se limitent à des produits comme les barrettes, les pinces, les peignes de parure, qui sont connus dans le commerce comme un ensemble d’articles avec les mêmes circuits de commercialisation et normalement vendus en étroite proximité.

De façon similaire, « équipement de télécommunications » pourrait inclure des articles pour l’utilisateur comme des télécopieurs et des émetteurs-récepteurs ou encore des produits pour les télécommunications, comme les tours de transmission et les câbles à fibres optiques. Cependant, l'énoncé « matériel pour la coupe de cheveux » est acceptable puisque la fonction ou le domaine d’emploi peuvent être compris comme étant très proches, puisque la coupe de cheveux est une activité précise et le matériel nécessaire est limité aux outils manuels ou mécaniques s’y rattachant.

Un autre exemple est « appareils d'enseignement » qui pourrait très bien inclure des logiciels, des carnets et des bandes-vidéo. Cependant, l’état « appareil d’anesthésie » est acceptable puisque la fonction ou le domaine d’emploi peuvent être compris comme étant très proches et ces produits sont compris dans le commerce comme se rapportant à un ensemble limité d’articles dans le domaine médical, tels que les vaporisateurs, les ventilateurs et les moniteurs.

Les produits qui incluent le terme « systèmes » peuvent être acceptables si le système est généralement compris dans le commerce comme un assemblage d’articles souvent vendus ensemble comme une unité, comme le « système de suspension pour véhicules moteurs », lequel est un terme ordinaire du commerce spécifique donné au système d'amortisseurs et de ressorts qui assurent la liaison flexible entre le cadre de châssis et les essieux.

Les produits qui incluent le terme « produits » peuvent être acceptables si le produit tel quel est un terme ordinaire du commerce, comme « produits laitiers », lequel est un terme ordinaire du commerce reconnu pour les produits de nourriture dérivés de l’industrie du lait et qui sont vendus côte à côte dans les mêmes circuits de commercialisation.

2.4.5.8 Pièces et raccords

En général, les « pièces et raccords » sont acceptables si les produits pour lequels « pièces et raccords » sont destinés sont acceptables selon l'alinéa 30(2)a) de la Loi et l’article 29 du Règlement. Par exemple, « lave-vaisselles et leurs pièces et raccords » sont acceptables puisque « lave-vaisselles » sont considérés comme étant des termes ordinaires du commerce pour des produits spécifiques.

2.4.5.9 Instruments/dispositifs

Lorsque les termes ordinaires du commerce sont introuvables, les termes « instruments/dispositifs » peuvent être acceptables si la fonction et le domaine d’emploi sont précisés et que les produits satisfont aux exigences du critère à trois volets décrit à la section 2.4.5.2 du présent Manuel). Par exemple, on retrouve dans le Manuel des produits et des services les produits acceptables suivants : « instruments médicaux pour la détection de la qualité des anticorps de spécimens humains recueillis du plasma ou de sang séché » et « dispositifs électroniques médicaux installés dans l’œil pour restaurer la vision ».

2.4.5.10 Logiciels et programmes informatiques

Les produits listés comme « logiciels » et « programmes informatiques » ne sont pas acceptables s’ils ne sont pas précisés davantage. La fonction précise du logiciel doit être indiquée et, si le domaine d’emploi n’est pas évident de par la fonction du logiciel, on doit aussi clairement indiquer le domaine d’emploi. On peut trouver des exemples de descriptions acceptables dans le Manuel des produits et des services.

2.4.5.11 Disques et autres supports médias magnétiques pré-enregistrés

Les produits « disques pré-enregistrés » et « supports média magnétiques pré-enregistrés » ne sont pas considérés comme étant spécifiques, conformément à l'alinéa 30(2)a) de la Loi et de l’article 29 du Règlement. Le format spécifique de ces produits doit être précisé, par exemple « disques souples », « disques durs », « CD », « DVD », « CD-ROM » et « cartes à bande magnétique ». Le contenu spécifique de ces produits doit également être décrit, par exemple, des films, de la musique, des photos, l’enseignement des langues, des jeux d’ordinateur, des cartes magnétiques encodées comme clés de chambres d’hôtel ou des télécartes.

Pour les disques avec du contenu pré-enregistré, le contenu peut aussi être précisé en indiquant le domaine spécifique, suivi d’expressions telles que « contenant des sujets traitant de » ou « contenant de l’information ». Par exemple, « contenant de l’information reliée au baseball », « contenant des sujets d’instruction en astronomie », « contenant de l’information en matière de marques de commerce ». Par contre, « CD contenant des sujets dans le domaine de la consultation d’affaires » n'est pas considéré comme étant acceptable puisque « le domaine de la consultation d'affaires » est un terme général qui inclut une grande variété de sujets.

Si le contenu des disques est décrit en indiquant un seul domaine d’intérêt, on considère que le but premier est de fournir de l’information. Même si les disques peuvent comprendre différentes informations audiovisuelles, on considère qu’ils ne contiennent pas de logiciels ni de livres, jeux vidéo, films, musique, etc., à moins d’indication contraire de la part du requérant.

Lorsque les disques pré-enregistrés ou les supports média magnétiques pré-enregistrés contiennent des logiciels, la fonction du logiciel doit être indiquée et, si le domaine d’emploi n’est pas évident, le domaine d’emploi doit aussi être indiqué.

Remarque : On considère que les produits « bandes sonores pré-enregistrées », « rubans vidéo pré-enregistrés », « bandes vidéo pré-enregistrées », « cassettes audio pré-enregistrées », « bandes d’enregistrement vidéo » et « enregistrements sur bande sonore » ont un format précis ainsi qu’un contenu spécifique puisque la nature du support média magnétique limite le contenu à des enregistrements magnétiques de sons ou d’images visuelles.

2.4.5.12 Préparations, Remèdes, Suppléments, Extraits, Aliments fonctionnels et Eaux additionnées, Pharmaceutiques, Vétérinaires, Botaniques, Nutraceutiques, Homéopathiques, Médicinales, Médicamenteux, Marijuana médicinale et Huile de cannabis

Les produits décrits comme des « préparations », « remèdes » ou « suppléments » pour utilisation « pharmaceutique », « vétérinaire » ou « médicinale » ne sont pas considérés comme des produits spécifiques en vertu de l'alinéa 30(2)a) de la Loi et de l’article 29 du Règlement. Le registraire exige que ce genre de produits soit précisé avec plus de détails :

Les produits pharmaceutiques vétérinaires, les préparations ou les médicaments sont souvent divisés en secteurs portant sur des animaux ou des groupes d'animaux particuliers et portent souvent sur la prévention plutôt que sur le traitement de la maladie. Par exemple, les « préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, à savoir les infections respiratoires et oculaires » exigent que le type de « maladies infectieuses » soit précisé. Toutefois, dans le cas des « préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille », il faut préciser seulement le type d'animal ou le groupe d'animaux.

2.4.5.13 Bien intangibles

Les biens intangibles, comme « sites Web », « électricité », « noms de domaine », « vapeur » et « gaz usés » sont normalement considérés comme étant des services et énumérés dans le Manuel des produits et des services comme « hébergement de sites Web », « conception de sites Web », « récupération d’énergie consistant en la capture et conversion de rebuts en électricité et en vapeur productive », « vente de noms de domaine », « enregistrement des noms de domaine » et « services d’épuration des gaz usés ». Lorsqu’une demande énumère de tels biens intangibles dans des états de produits, et qu’il semble que le requérant offre en fait un service, le bureau demandera des précisions.

2.4.5.14 Avantage pour le public (publicité, promotion et mise en marché)

Compte tenu de la décision Ralston Purina Co. c. Effem Foods Ltd. (1997), 81 C.P.R. (3e) 528, une objection relativement aux services sera soulevée lorsqu'on ne peut établir clairement qu'un véritable service sera offert au public. Le critère consiste à déterminer si le service profitera à un tiers. Par exemple, si les services de « publicité » et de « mise en marché » du requérant visent simplement à faire connaître les propres produits du requérant, on considère que les services n'offrent pas d'avantage au public. Pour déterminer si le service est effectivement offert à un tiers, on demandera davantage de précisions en cherchant à savoir par quels moyens ou de quelles façons le service est offert. Ainsi, les états suivants sont acceptables :

Si le public profite effectivement des services de promotion, malgré le fait qu'ils concernent exclusivement la promotion des propres produits et services du requérant, on considère qu'ils sont acceptables. Par exemple, « offrir des programmes de coupons-rabais se rapportant à une gamme de produits alimentaires » est considéré comme étant un service au sens de l'article 4 de la Loi sur les marques de commerce.

Par contre, la description « publicité collective » n'est pas considérée acceptable puisqu'il s'agit généralement d'une modalité de partage des coûts entre détaillant et fournisseur pour faire la publicité et la promotion de leurs produits.

Pour que les services soient acceptables, l'état doit clairement indiquer que les services sont offerts à une tierce partie et qu'ils sont définis en termes spécifiques et ordinaires du commerce conformément à l'alinéa 30(2)a) de la Loi et l’article 29 du Règlement.

2.4.5.15 Services reliés à la transmission électronique de données

En règle générale, les services incluant le terme « données » ou « informations » tels que « services de transmission de données », « transmission électronique de données », « télécommunications de données et de la parole », « diffusion d'informations aux moyens de terminaux informatiques » ou des services qui se rapportent aux données et informations comme la « livraison de messages par transmission électronique » ou « messagerie électronique différée » ne sont pas acceptables sans plus de spécificité. Dans ce contexte, les termes « données » et « informations » peuvent inclure toute information pouvant être transmise ou traitée numériquement, y compris les données audio, vidéo, de la voix ou toute autre forme de données.

Si la caractéristique inhérente du service consiste en la fourniture de données ou d'informations aux clients, le requérant devrait indiquer spécifiquement le type de données (par exemple, avis financiers, listes de clients, communiqués de presse vidéo, musique, etc.) ainsi que le moyen par lequel l'information est communiquée aux clients (p. ex., bases de données en ligne, magasins en ligne, sites Internet, courrier électronique, téléavertisseurs ou messagerie texte cellulaire, etc.).

Si la caractéristique inhérente du service consiste en la fourniture de moyens de communication (services de transmission), le requérant devrait indiquer précisément les moyens de communication (par exemple, par satellite, téléphonie sans fil, lignes téléphoniques, réseau par câbles, téléphonie cellulaire, réseau longue portée, télécopie, etc.) ainsi que le caractère général des données et informations transmises. Il est entendu que le requérant peut avoir un contrôle limité sur les données et informations transmises s'il fournit seulement le mode de transmission.

2.4.5.16 Services liés à la communication et à la télécommunication

En règle générale, les services incluant les termes « télécommunications », par exemple « services de télécommunications » ou qui ont trait à des « services de télécommunications », par exemple « services de communications », « services de technologie de l'information », « services de commerce électronique», ne sont pas acceptables sans plus de précisions, puisque dans ce contexte, les termes communications et télécommunications peuvent inclure tout type de communication à distance. Ainsi, dans les cas de services de communication ou de télécommunication, le requérant doit préciser la nature des services (le type précis de communication) ainsi que le domaine de services (soit le secteur d'activité dans lequel le requérant offre ces services).

Ainsi, les états suivants sont acceptables :

« Fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique mondial ».

Dans certains cas, l’état des services est tellement précis que le domaine d'affaires est clairement défini par le type de communication.

Ainsi, les états suivants sont acceptables :

« Services de vidéoconférence »;

« Services de messagerie vocale sans fil »;

« Services de communications personnelles »;

« Radiodiffusion ».

2.4.6 Signature du requérant

Une signature n’est pas requise pour la production d’une demande d’enregistrement. Le Bureau des marques de commerce acceptera aussi les signatures électroniques sur les demandes d’enregistrement et la correspondance, comme bon nombre de firmes le font maintenant.

Dans le cas d’une société de personnes, la demande peut être signée par un seul des associés si ces derniers sont mentionnés. Si la société comprend des associés commandités et des commanditaires, la demande peut porter la signature d’un associé habilité à engager la responsabilité de la société. Une demande faite par une société peut être signée par un de ses responsables dûment autorisés et le titre de cette personne devrait être indiqué. La signature de chacun des membres d’une entreprise en coparticipation peut être apposée sur la demande.

2.4.7 Classification de Nice – Paragraphe 30(3) de la Loi sur les marques de commerce

La classification de Nice est un système international de classement des produits et des services établi par l’Arrangement de Nice qui comprend une liste de 34 classes de produits et de 11 classes de services.

Bien que les produits ou les services soient décrits « en termes ordinaires du commerce » et « de façon à ce que soit identifié un produit ou un service en particulier », même lorsque les produits ou les services sont considérés comme étant conformes à l’alinéa 30(2)a) de la Loi et à l’article 29 du Règlement, des détails supplémentaires peuvent être requis pour les grouper selon les classes de la classification de Nice.

Il faut consulter le Manuel des produits et des services pour déterminer la classification exacte de chaque produit ou service. Dans le cas des produits ou des services qui ne se trouvent pas dans le Manuel, les examinateurs devront consulter les Intitulés de classe et les notes explicatives, ainsi que les Remarques générales de la classification de Nice pour déterminer la classe appropriée de produits ou de services en particulier. 

2.4.7.1 Versions et éditions

Toutes les révisions annuelles de la classification de Nice sont publiées électroniquement par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur son site Web et entrent en vigueur le 1er janvier de chaque année. Chacune de ces versions inclut toutes les modifications adoptées depuis la version précédente. Les changements entre les versions consistent en des ajouts, des suppressions ou des modifications de produits et de services dans une classe donnée. Habituellement, les nouvelles versions ne transfèrent pas des produits ou des services d’une classe à l’autre.

De nouvelles éditions de la classification de Nice entrent en vigueur tous les cinq (5) ans, et incluent toutes les modifications adoptées annuellement depuis l’édition précédente, ainsi que tous les produits ou services qui ont été transférés d’une classe à l’autre.

2.4.7.1.1 Effet de la nouvelle édition sur les demandes

Toute modification intégrée aux nouvelles éditions de la classification de Nice ne s’applique qu’aux demandes dont la date de production est égale ou postérieure à la date d’entrée en vigueur de l’édition.

En ce qui concerne les demandes produites avant la date d’entrée en vigueur d’une nouvelle édition, le requérant aura la possibilité de se conformer soit à l’édition qui était en vigueur à la date de production de la demande, soit à la nouvelle édition. Toutefois, si le requérant choisit de demander la nouvelle édition, la demande doit être conforme à la nouvelle édition pour tous les produits ou services énumérés dans la demande. En d’autres termes, une demande ne peut contenir certains produits ou services conformes à l’édition actuelle et d’autres produits ou services conformes à l’édition précédente. En outre, une fois qu’un requérant décide de soumettre une demande pour faire appliquer une édition plus récente, la demande ne peut être modifiée pour utiliser une édition précédente.

2.4.7.1.2 Édition applicable aux modifications visant le groupement des produits ou des services d’enregistrement

Lorsqu’un propriétaire inscrit modifie un enregistrement pour grouper des produits ou des services selon la classification de Nice, soit volontairement, soit en réponse à un avis émis par le registraire en vertu du paragraphe 44.1(1) de la Loi sur les marques de commerce, la demande doit être conforme à l’édition de la classification de Nice en vigueur à la date de la modification.

2.4.7.2 Désignation de la classification de Nice

Les produits ou les services pouvant avoir différents usages doivent généralement être placés dans une seule classe selon leur fonction première. Si des produits ou des services se trouvent normalement dans une classe particulière, les requérants ne peuvent les faire enregistrer dans une autre classe simplement en indiquant un usage ou un objet aux fins duquel lesdits produits ou lesdits services pourraient appartenir à une autre classe ou à d’autres classes.

Par exemple, les « huiles essentielles » sont classées dans la classe 3. Elles ne peuvent se trouver dans la classe 1 même si le requérant indique qu’elles sont utilisées dans la fabrication d’autres produits finis. Une « huile essentielle » est toujours placée dans la classe 3, quelle que soit son utilisation finale.

Toutefois, s’il est possible de démontrer que les produits ou les services peuvent avoir différents usages, deux classes ou davantage peuvent convenir. L’état déclaratif des produits ou des services doit indiquer clairement le fondement de la classification de Nice multiple, en des termes appropriés pour les classes respectives.

Par exemple, des « radios-réveils » peuvent être placés dans la classe 9 pour ce qui touche aux « radios », et dans la classe 14 pour ce qui touche aux « réveils ». Les examinateurs ne doivent pas remettre en question la classification établie par un requérant tant que les deux classes indiquées sont correctes ou que les produits ou les services en question se trouvent dans une classe appropriée. Dans ce cas-ci, donc, la classe 9 ou la classe 14, ou les deux, seraient appropriées.

Toutefois, si les requérants n’ont pas indiqué une classe appropriée, les examinateurs auront besoin d’une confirmation de la demande.

Par exemple, si le « radio-réveil » est avant tout une radio incluant un réveil (à la classe 9), ou si l’appareil est avant tout un réveil incluant une radio (à la classe 14), un « radio-réveil » ne peut être placé dans une autre classe.

Les services sont habituellement classés selon les groupes d’activités et leur domaine d’emploi. Toutefois, certains services peuvent être placés dans des classes multiples en raison des fins auxquelles lesdits services sont rendus. Dans de tels cas, l’objet de l’activité détermine la classification.

Par exemple, le terme « planification des affaires » appartient normalement à la classe 35, mais s’il se rapporte à un aspect financier de la « planification des affaires », il peut être placé dans la classe 36.

Étant donné que le Manuel des produits et des services accepte « planification des affaires », les examinateurs ne remettront pas les services en question si le requérant a placé la « planification des affaires » dans la classe 35.

Lorsque le requérant n’a pas indiqué une classe appropriée, les examinateurs doivent demander à ce dernier de confirmer les fins auxquelles le service est rendu.

Par exemple, un examinateur demandera des précisions additionnelles concernant les services si un requérant a placé la « planification des affaires » dans la classe 36, étant donné que le requérant doit indiquer le genre de planification des affaires qui est exécutée pour justifier son inscription dans cette classe, par exemple : « planification des affaires, nommément la planification des investissements ».

2.4.7.2.1 Composition matérielle

Comme on l'a fait observer précédemment, un produit fini est habituellement classé selon sa fonction et sa destination. Toutefois, si l'état descriptif d'un produit est spécifique, mais que ce produit peut être placé dans plusieurs classes selon sa composition matérielle, le requérant doit alors indiquer la matière dont est composé le produit.

Par exemple, bien que les produits « statues » soient considérés comme énoncés en des termes ordinaires du commerce pour des produits spécifiques, ils doivent être définis davantage pour être groupés dans la classe appropriée. La classification des produits comme les « statues » dépend de leur composition matérielle. Par exemple, les « statues de métal non précieux » à la classe 6; les « statues de métal précieux » à la classe 14; les statues faites de cire, de bois, de plâtre ou de plastique entreraient dans la classe 20; et les « statues faites de verre ou de porcelaine » à la classe 21.

Toutefois, si un produit est fabriqué pour une industrie particulière, en dépit du fait que la connaissance de cette industrie indiquerait que les produits sont faits de différents matériaux, la composition matérielle précise peut ne pas être nécessaire. Par exemple, les pièces structurelles d'une automobile peuvent être faites de métal ou de plastique, mais un examinateur ne remettra pas en question la composition matérielle de ces pièces étant donné que les pièces structurelles d'automobiles seraient placées dans la classe 12.

2.4.7.2.2 Renvoi à d’autres classes

Des états descriptifs comme « services de transport de tous les produits inscrits aux classes 32 et 33 » ou « logiciel du domaine de services des classes 41 et 45 » ne sont pas acceptables. Bien que les « services de transport » et les « logiciels » puissent être groupés selon les classes de la classification de Nice, ces états sont considérés comme étant de portée trop large pour être des termes ordinaires du commerce désignant des produits ou des services particuliers. Le requérant doit indiquer les produits visés par les classes 32 et 33, p. ex. « services de transport alimentaire » et doit indiquer les services visés par les classes 41 et 45, par exemple « logiciel de protection contre les virus informatiques ».

L'exclusion d'autres catégories, comme les « produits non compris dans d'autres catégories », est également inacceptable, car un tel libellé n'est pas considéré comme des termes ordinaires du commerce.

2.4.7.2.3 Classe et contexte

Dans certains cas, le contexte des produits ou services d’une classe en particulier peut servir à clarifier un état qui serait autrement inacceptable. Lorsqu’un état descriptif de produits ou de services renferme un terme qui a de multiples significations, la classe dans laquelle il est placé peut aider l’examinateur à déterminer la nature du produit ou du service.

Par exemple, l’état descriptif en anglais « pants, jeans and mufflers », à la classe 25, ne nécessiterait aucune précision additionnelle, puisque la classe et le contexte servent à indiquer que le requérant souhaite faire enregistrer des vêtements et non des silencieux d’échappement de moteur, à la classe 7. [Note du traducteur : en anglais, le mot « muffler » désigne aussi bien un cache-nez qu’un silencieux.]

Toutefois, si le requérant n’indique que des « mufflers » (en anglais), cet état descriptif est exempt de tout contexte et doit être redéfini. Lorsque l’état est ainsi redéfini, l’examinateur est en mesure de déterminer si le requérant a placé les « mufflers » dans la classe appropriée. Si la classification est incorrecte, l’examinateur en informera le requérant.

Par exemple, les termes « lotion pour la peau » désignent normalement un produit cosmétique non médicamenté de la classe 3. Toutefois, s’ils sont médicamentés, les produits « lotions pour la peau » doivent être précisés davantage afin de justifier leur placement dans la classe 5.

Enfin, il faut faire preuve de prudence en ce qui a trait à la portée des produits ou des services, lorsqu’il est considéré dans le contexte de la classe. Par exemple, une demande concernant différents « vêtements » de la classe 25 n’engloberait pas les « vêtements de protection contre les accidents » de la classe 9. De même, une demande portant sur différents types de « malles » de la classe 18 ne pourrait pas englober les « étuis à violon », qui sont assujettis à la classe 15.

2.4.7.2.4 Trousses, paniers-cadeaux et autres articles vendus en bloc

Les produits comme les « trousses », les « paniers-cadeaux » de même que les articles « vendus en bloc » doivent comprendre des produits appartenant à une classe unique.

Le Bureau classe les « trousses » selon leur fonction, par exemple « trousses de soins des ongles » dans la classe 3, « trousses de premiers soins » dans la classe 5, « trousses de couture » dans la classe 26, et « trousses de coloriage des œufs de Pâques » dans la classe 28.

Par conséquent, dans le cas des « trousses » n’ayant aucune fonction précise, il faut énumérer les articles qui les composent. De plus, si une trousse n’ayant aucune fonction précise est composée de produits pouvant être classés dans différentes classes, le requérant doit inscrire chaque produit dans la classe appropriée.

Le même processus que celui visant les « trousses » doit être mis en application pour la classification des « paniers-cadeaux ». Par exemple, les « paniers-cadeaux de fruits frais » sont placés à la classe 31, qui est la classe à laquelle appartiennent les fruits. Toutefois, dans le cas des « paniers-cadeaux contenant du fromage, des craquelins et du vin », le requérant devrait inscrire chaque produit dans la catégorie appropriée, par exemple « paniers-cadeaux contenant du fromage » à la classe 29, « paniers-cadeaux contenant des craquelins » à la classe 30 et « paniers-cadeaux contenant du vin » à la classe 33.

De même, les produits comprenant des articles qui sont « vendus en bloc » doivent inclure des articles appartenant à une seule classe, par exemple « logiciel de préparation des déclarations de revenus et manuels d'instruction électroniques vendus en bloc » seraient inscrits à la classe 9.

Des inscriptions acceptables dans la classification de Nice concernant les « trousses », les « paniers-cadeaux » et les « articles vendus en bloc » apparaissent dans le Manuel des produits et des services.

2.4.8 Priorité – Article 34 de la Loi sur les marques de commerce

Voir également l’énoncé de pratique intitulé « Revendications de priorité ».

En vertu de la Convention de Paris, un requérant (ou successeur en titre) qui est citoyen ou ressortissant d’un pays de l’Union, ou y est domicilié, ou qui a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un pays de l’Union, peut produire une demande d’enregistrement d’une marque de commerce au Canada et peut revendiquer comme date de production la date à laquelle il a produit une demande dans ou pour un pays de l’Union pour la même marque de commerce ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou de services.

2.4.8.1 Exigences de la demande

Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les marques de commerce, le requérant peut avoir droit à la priorité au Canada fondée sur une demande antérieure en produisant au Bureau du registraire une demande indiquant la date et le pays où a été produite la demande antérieure, dans les six mois suivants la date de production de la plus ancienne demande d’enregistrement. La demande de priorité peut être produite selon l’un ou l’autre des modes suivants :

  1. En incluant la demande de priorité dans une demande d’enregistrement de marque de commerce initiale, à la condition que la demande soit produite dans le délai de six mois indiqué ci-dessus;
  2. En modifiant une demande d’enregistrement de marque de commerce afin d’inclure la demande de priorité, à la condition que la modification soit faite dans le délai de six mois;
  3. En produisant une demande de priorité distincte relativement à la demande d’enregistrement de marque de commerce à tout moment dans le délai de six mois.

Le Bureau permet au requérant de modifier la revendication de priorité pour corriger une erreur à tout moment dans le délai de six mois. Après l’expiration du délai de six mois, aucune modification de la date, du pays ou des produits ou services indiqués dans la demande ne sera autorisée car une telle modification irait à l’encontre du paragraphe 34(1) de la Loi.

Le paragraphe 34(1) de la Loi n’exige pas que la demande de priorité comprenne le numéro de la demande antérieure. Cependant, le Bureau juge très à propos de pouvoir mettre à la disposition du public soit le numéro, soit une copie de la demande antérieure. En conséquence, si la demande de priorité n’inclut pas le numéro de la demande antérieure, le Bureau enjoindra au requérant, en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi, de lui fournir le numéro ou de lui remettre une copie certifiée conforme de la demande antérieure.

 S’il y a erreur dans le numéro de la demande antérieure, le Bureau permettra que le numéro soit corrigé à tout moment avant l’enregistrement. Comme le paragraphe 34(1) de la Loi n’exige pas que la demande comprenne le numéro, le Bureau estime qu’une modification du numéro est permise conformément au paragraphe 35(1) du Règlement.

Relativement à la demande de priorité mentionnée à l'alinéa 34(1)a) de la Loi, le Bureau est d'avis que le requérant n'est pas tenu de définir les produits ou services spécifiques visés par la revendication de priorité. Il suffit plutôt que la demande de priorité indique que la revendication de priorité a été produite à l'égard de l'enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, pour emploi en liaison avec le même genre de produits ou services.

Toutefois, si la revendication en matière de priorité vise uniquement des produits ou uniquement des services ou est limitée à des produits ou des services spécifiques, les restrictions peuvent être déclarées seulement au cours du délai de six mois susmentionné. Une fois ce délai expiré, aucune demande de modification visant à supprimer une telle restriction ne sera autorisée puisqu'elle serait assimilable à une nouvelle demande de priorité présentée hors du délai prévu à l'alinéa 34(1)a).

2.4.8.2 Retrait d’une demande de priorité

Conformément au paragraphe 33(2) du Règlement, une demande de priorité peut être retirée par la production d’une demande à cet effet avant que la demande d’enregistrement ne soit annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi.

2.4.8.3 Jours fériés légaux

Conformément au paragraphe 66(1) de la Loi sur les marques de commerce, tout délai fixé par le Bureau des marques de commerce qui expire un jour pour lequel le Bureau des marques de commerce est fermé sera réputé être prorogé au jour suivant pour lequel le Bureau est ouvert. Toutes personnes ont droit à cette prolongation sans égard au lieu de résidence ou l'établissement désigné où les documents du requérant sont livrés.

Par exemple, si la période de six mois applicable à une revendication de priorité tombe un samedi et le lundi suivant est un jour férié, le requérant aura jusqu'au mardi suivant pour produire la demande d’une marque de commerce et inclure la revendication de priorité appropriée.

Puisque l'article 66 de la Loi s'applique à toute journée pour lequel le Bureau est fermé (et non seulement les jours fériés), un autre exemple serait si la période de six mois allouable tombe un dimanche, le requérant aura jusqu'au lundi pour produire la demande de marque de commerce avec la revendication de priorité.

Cependant, si le requérant veut amender la revendication de priorité dans sa demande initiale, l'examinateur aura la responsabilité de s'assurer d'appliquer la pratique sur les revendications de priorités comme il se doit.

2.4.8.4 Force majeure

Voir également l’énoncé de pratique intitulé Énoncé de pratique concernant les prolongations de délai en cas de force majeure pour une priorité et un renouvellement.

Le paragraphe 34(5) de la Loi sur les marques de commerce permet à un requérant de demander une prolongation du délai pour produire une demande d’enregistrement comportant une revendication de priorité :

Le requérant ne peut demander la prolongation, au titre de l’article 47 de la Loi, de la période de six mois prévue à l’alinéa (1)a) qu’après l’expiration de celle-ci. Le registraire ne peut la prolonger que d’au plus sept jours.

Le requérant ne peut demander une prolongation du délai de présentation d’une demande visée à l’alinéa 34(1)a) de la Loi qu’après l’expiration du délai. Par conséquent, seule une demande présentée au titre du paragraphe 47(2) de la Loi est applicable. Le requérant doit payer le droit prescrit (voir l’article 14 du Règlement et l’article 1 de l’annexe) et fournir la ou les raisons pour lesquelles il n’a pas pu accomplir l’acte dans le délai prescrit. Une preuve que l’événement s’est produit n’est pas requise pour autant que l’événement ait été clairement décrit dans la demande.

Si le registraire accorde la prolongation, le délai peut seulement être prolongé d’au plus sept jours.

Les demandes de prolongation de ce type doivent être adressées comme suit et envoyées par la poste ou par télécopieur :

DEMANDE DE PROLONGATION DE DÉLAI POUR CAUSE DE FORCE MAJEURE

a/s Directeur(trice) adjoint(e), Division des examens

Bureau des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

50, rue Victoria

Gatineau (Québec) K1A 0C9

Téléc. : 819-953-2476

Bien que le paragraphe 34(5) ne le précise pas explicitement, il prévoit des mesures de sursis permettant aux requérants d'obtenir une prolongation de délai en cas de « force majeure ». Le cas de force majeure est un concept juridique qui permet de dispenser temporairement une partie de ses obligations lorsque certaines circonstances indépendantes de sa volonté se présentent et rendent impossible l'exécution de ses obligations. La Cour suprême du Canada a défini un « cas de force majeure », du moins dans le contexte du droit contractuel, dans l’arrêt Atlantic Paper Stock Ltd. c. St. Anne-Nackawick Pulp and Paper Co., [1976] 1 R.C.S. 580, à la page 583 comme un comme un [Traduction] « événement [...] sur lequel les parties n'ont aucun contrôle et qui rend l'exécution [...] impossible ». La CSC décrit le caractère incontrôlable de l'événement comme étant [Traduction] « inattendu et humainement imprévisible et incontrôlable ». Outre le caractère inattendu de l'événement, la Cour a indiqué dans Atlantic que l'événement doit également [Traduction] « attaquer la racine même » de la raison pour laquelle l'obligation ne peut être respectée. Lorsqu'ils se penchent sur la présence d'un événement relevant de la force majeure, les tribunaux ne s'intéressent pas à la présence de l'événement en soi, mais à l'effet spécifique de cet événement sur les obligations des parties. En plus des « actes de la nature », les cas de force majeure peuvent inclure les événements d'ordre politique ou médical.

Voici quelques exemples de cas de force majeure :

2.4.9 Caractères standard – Article 31 de la Loi sur les marques de commerce

Voir également l’énoncé de pratique intitulé « Marques de commerce en caractères standard ».

Une marque de commerce en caractères standard comprend une combinaison de lettres, de chiffres et de symboles prescrits sans revendication à l’égard d’une police, d’une taille ou d’une couleur en particulier.

L’article 31 de la Loi prévoit qu’une demande de marque de commerce en caractères standard doit comprendre :

Le Bureau a créé un ensemble de caractères standard regroupant les lettres, les chiffres, les signes de ponctuation et les signes diacritiques et typographiques qui peuvent être utilisés lors de la production d’une demande de marque de commerce en caractères standard. L’ensemble de caractères standard est disponible dans l’énoncé de pratique intitulé « Marques de commerce en caractères standard ».

De plus, l’alinéa 30e) du Règlement exige que la représentation d’une marque de commerce en caractères standard soit en noir sur fond blanc.

Si un requérant demande l'enregistrement d'une marque de commerce qui semble être en caractères standard, mais i) que la demande ne renferme pas une déclaration portant que la marque de commerce est en caractères standard et ne fait pas référence à une telle déclaration , ou ii) que la marque de commerce contient des caractères qui ne font pas partie de l'ensemble de caractères standard, la marque de commerce sera traitée comme une marque de commerce en caractères non standard. Dans un tel cas, la marque de commerce sera numérisée et représentée telle qu'elle a été produite.

Conformément à l'alinéa 35(2)e) du Règlement sur les marques de commerce, une demande ne peut pas être modifiée pour ajouter ou supprimer la déclaration prévue à l'alinéa 31b) de la Loi, à savoir que les marque de commerce est constituée de caractères standard, sauf si la demande n'a pas encore été annoncée et que la marque de commerce demeure sensiblement la même.

2.4.10 Marques de commerce non traditionnelles

Voir également l’énoncé de pratique intitulé « Énoncé de pratique sur les marques de commerce non traditionnelles ».

L’alinéa 30(2)c) de la Loi prévoit qu’une demande doit contenir une représentation ou une description, ou les deux, qui permettent de définir clairement la marque de commerce et l’article 30 du Règlement sur les marques de commerce dresse la liste des exigences prescrites. Les sections qui suivent résument les exigences relatives au contenu des demandes de marques de commerce non traditionnelles constituées en tout ou en partie d’un son, d’un hologramme, d’une image en mouvement, d’une odeur, d’un goût, d’une couleur en soi, d’une forme tridimensionnelle, d’une façon d’emballer les produits, d’une texture ou de la position d’un signe.

2.4.10.1 Son

Conformément à l’alinéa 31e) du Règlement, si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en un son, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande.

Pour qu'une marque de commerce comportant un son ou constituée d'un son soit clairement définie conformément aux dispositions de l'alinéa 30(2)c) de la Loi, la demande doit comporter une description claire et concise ainsi qu'un enregistrement électronique du son. Les enregistrements électroniques ne doivent comporter aucune boucle ou répétition du son ni inclure des sons qui ne font pas partie de la marque de commerce. Une représentation visuelle de la marque de commerce peut être comprise dans la demande mais n'est pas requise.

Voici un exemple de description acceptable d’une marque de commerce sonore :

La marque de commerce est constituée du son du rugissement d’un lion, dont la représentation audio est incluse dans la demande.

2.4.10.2 Hologramme

Un hologramme est défini comme une image tridimensionnelle produite au moyen d'un rayon laser réfléchi sur une substance photographique sans l'utilisation d'une caméra. Bien que les hologrammes peuvent être faits d'une seule image, ils peuvent également comporter différentes images lorsque visualisés sous différents angles.

Conformément à l’alinéa 31e) du Règlement, si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en un hologramme, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande.

Pour qu'une marque de commerce comportant un hologramme ou constituée d'un hologramme soit clairement définie conformément aux dispositions de l'alinéa 30(2)c) de la Loi, la demande doit comporter une représentation visuelle sous la forme d'une ou de plusieurs images fixes, en nombre et clarté suffisants, pour démontrer l'effet holographique dans son entièreté. La demande doit également comporter une description claire et concise de l'effet visuel de l'hologramme vu sous différents angles.

La demande peut également comprendre une représentation numérique de la marque de commerce, sous forme d’image en mouvement (clip d’animation), qui démontre l’effet holographique dans son entièreté.

Si la représentation visuelle illustre des vues différentes de la même marque de commerce, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande pour respecter les exigences de l'article 27 du Règlement.

Si la couleur est revendiquée comme caractéristique de l’hologramme, la demande doit également contenir une déclaration à cet effet et la ou les représentations visuelles doivent être en couleur. Si aucune couleur n’est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, la ou les représentations visuelles doivent être en noir et blanc.

Voici un exemple de description acceptable d’une marque de commerce hologramme sans revendication de couleur :

La marque de commerce consiste en un hologramme d’une colombe en vol. La représentation visuelle comprise dans la demande représente l’effet holographique complet.

Voici un exemple de description acceptable d’une marque de commerce avec hologramme en couleur :

La marque de commerce consiste en un hologramme d’une carte du monde telle qu’illustrée dans la représentation visuelle. La marque de commerce possède un effet arc-en-ciel holographique et le requérant revendique les couleurs rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet comme caractéristique de la marque de commerce.

2.4.10.3 Image en mouvement

Conformément à l’alinéa 31e) du Règlement, si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en une image en mouvement, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande.

Pour qu’une marque de commerce qui contient ou consiste en une image en mouvement soit clairement définie conformément à l’alinéa 30(2)c) de la Loi, la demande doit comprendre une représentation électronique de la marque de commerce, sous forme d’image en mouvement (clip d’animation), qui démontre l’entièreté des images en mouvement. Le clip d’animation ne doit s’exécuter qu’une seule fois et ne doit pas contenir de répétitions ou de boucle. Une représentation visuelle qui consiste en la représentation de l'image en mouvement par une série de photogrammes statiques sera considérée acceptable seulement si elle est accompagnée du clip d'animation. La demande doit également comporter une description claire et concise de l'effet visuel de l'animation du début à la fin.

Si la couleur est revendiquée comme caractéristique de l’animation, la demande doit également contenir une déclaration à cet effet et la ou les représentations visuelles doivent être en couleur. Si aucune couleur n’est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, la ou les représentations visuelles doivent être en noir et blanc.

Voici un exemple de description acceptable d’une marque de commerce d’image en mouvement :

La marque de commerce consiste en une image en mouvement d’un livre qui s’ouvre et d’une page tournée, comme le montre la représentation incluse dans la demande.

2.4.10.4 Odeur

Conformément à l’alinéa 31e) du Règlement, si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en une odeur, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande.

Pour qu’une marque de commerce qui contient ou qui consiste en une odeur soit clairement définie conformément à l’alinéa 30(2)c) de la Loi, la demande doit comprendre une description claire et concise de l’odeur.

Voici des exemples de descriptions acceptables de marques de commerce odeur :

La marque de commerce consiste en l’odeur de fraises.

La marque de commerce est une odeur de noix de coco diffusée dans un magasin de détail.

2.4.10.5 Goût

Conformément à l’alinéa 31e) du Règlement, si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en un goût, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande.

Pour qu’une marque de commerce qui contient ou qui consiste en un goût soit clairement définie conformément à l’alinéa 30(2)c) de la Loi, la demande doit comprendre une description claire et concise du goût.

Voici un exemple de description acceptable d’une marque de commerce saveur:

La marque de commerce consiste en la saveur de réglisse noire.

2.4.10.6 Couleur en soi

Conformément à l’alinéa 31g) du Règlement, si la marque de commerce consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs sans contour délimité, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande.

Pour qu'une marque de commerce constituée d'une couleur en soi soit clairement définie conformément aux dispositions de l'alinéa 30(2)c) de la Loi, la demande doit comporter une description qui précise le nom de la couleur ou des couleurs. Une représentation visuelle composée d’un échantillon carré de chaque couleur est également requise.

La demande ne doit pas comporter une déclaration selon laquelle la couleur est revendiquée en tant que caractéristique de la marque de commerce puisque la couleur en soi est la marque de commerce et n'est donc pas seulement une caractéristique de celle-ci.

Voici un exemple de description acceptable d’une marque de commerce de couleur en soi :

La marque de commerce se compose exclusivement de la couleur rouge sans contour délimité, telle que présentée dans la représentation visuelle.

2.4.10.7 Forme tridimensionnelle

Conformément à l’alinéa 31e) du Règlement, si la marque de commerce se compose en tout ou en partie d’une forme tridimensionnelle, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande.

Pour qu’une marque de commerce qui comporte ou qui consiste en une forme tridimensionnelle soit clairement définie conformément à l’alinéa 30(2)c) de la Loi, la demande doit comprendre une représentation visuelle. La représentation devrait comprendre uniquement les portions de l'objet tridimensionnel qui font partie de la marque de commerce. Toutefois, si la représentation comprend des éléments qui ne font pas partie de la marque de commerce (par exemple pour clarifier davantage la marque de commerce), ils doivent être illustrés en pointillés et la demande doit comporter une déclaration indiquant que les portions de la représentation illustrées en pointillés ne font pas partie de la marque de commerce.

Si la représentation visuelle illustre des vues différentes de la même marque de commerce, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande pour respecter les exigences de l'article 27 du Règlement.

Si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la forme tridimensionnelle, la demande doit comprendre une déclaration à cet effet et la ou les représentations visuelles doivent être en couleurs. Si aucune couleur n’est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, la ou les représentations visuelles doivent être en noir et blanc.

2.4.10.8 Façon d’emballer un produit

Conformément à l’alinéa 31e) du Règlement, si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en une façon d’emballer un produit, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande.

Pour qu’une marque de commerce qui contient une façon d’emballer un produit ou qui consiste en une façon d’emballer un produit soit clairement définie conformément à l’alinéa 30(2)c) de la Loi, la demande doit comporter une description claire et concise ainsi qu’une représentation visuelle.

Si la représentation visuelle illustre des vues différentes de la même marque de commerce, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande pour respecter l'article 27 du Règlement.

Si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la façon d’emballer un produit, la demande doit comprendre une déclaration à cet effet et la ou les représentations visuelles doivent être en couleur. Si aucune couleur n’est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, la ou les représentations visuelles doivent être en noir et blanc.

Voici un exemple de description acceptable d’une marque de commerce désignant une façon d’emballer un produit :

La marque de commerce est une façon d'emballer les produits et consiste en la façon d'emballer les produits dans une pellicule verte, comme représenté sur le dessin. La couleur verte est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

2.4.10.9 Texture

Conformément à l’alinéa 31e) du Règlement, si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en une texture, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande.

Pour qu’une marque de commerce qui contient ou qui consiste en une texture soit clairement définie conformément à l’alinéa 30(2)c) de la Loi, la demande doit comporter une description claire et concise des qualités tactiles de la marque de commerce. La demande peut inclure une représentation visuelle de la texture si elle apporte des précisions à la description.

Si la représentation visuelle illustre des vues différentes de la même marque de commerce, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande pour respecter l’article 27 du Règlement.

Si la couleur est revendiquée comme caractéristique d’une marque de commerce de texture, la demande doit comprendre une déclaration à cet effet et la ou les représentations visuelles doivent être en couleur. Si aucune couleur n’est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, la ou les représentations visuelles doivent être en noir et blanc.

Voici des exemples de descriptions acceptables d’une marque de commerce de texture :

La marque de commerce consiste en la texture d’un papier de verre de grain 100 sur la surface des produits associés.

La marque de commerce consiste en une texture de cuir fin sur la surface de la bouteille telle qu’illustrée dans la représentation visuelle.

La marque de commerce consiste en la texture de type gaufre appliquée à la surface du papier hygiénique tel qu’illustré dans la représentation visuelle.

2.4.10.10 Position d’un signe

Conformément à l’alinéa 31e) du Règlement, si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en la position d’un signe, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande.

Pour qu’une marque de commerce qui contient ou qui consiste en la position d’un signe soit clairement définie conformément à l’alinéa 30(2)c) de la Loi, la demande doit, en plus d’une description, comprendre une représentation visuelle de la marque de commerce.

Lorsque le requérant souhaite enregistrer la position d’un signe sur un objet tridimensionnel, toute représentation doit illustrer l'objet tridimensionnel en pointillés et la demande doit comporter une déclaration indiquant que l'objet illustré en pointillés ne fait pas partie de la marque de commerce, mais qu'il est inclus uniquement pour illustrer la position du signe.

Si le requérant souhaite enregistrer la position de couleur(s) telle(s) qu'appliquée(s) sur l'ensemble ou sur des portions de la surface d'un objet tridimensionnel, la demande doit comporter une déclaration indiquant que la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, et la ou les représentations visuelles doivent être en couleur. Cette déclaration est requise puisque dans cette situation, la couleur est considérée comme une caractéristique de la position de la marque de commerce.

Si la représentation visuelle illustre des vues différentes de la même marque de commerce, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande pour respecter l’article 27 du Règlement.

Voici un exemple de description acceptable d’une marque de commerce de position d’un signe :

La marque de commerce consiste en la position d’un dessin de cheval fantaisiste appliqué à une bouteille tridimensionnelle, comme le montre la représentation visuelle. La bouteille représentée en lignes pointillées ne fait pas partie de la marque de commerce, mais est incluse uniquement pour montrer la position du dessin.

La marque de commerce consiste en la position d’une couture en forme de « v » appliquée à une pochette, comme le montre la représentation visuelle. La pochette représentée en lignes pointillées ne fait pas partie de la marque de commerce, mais est incluse simplement pour montrer la position de la marque de commerce.

2.4.10.11 Combinaisons

Les demandes visant des marques de commerce qui consistent en une combinaison de deux ou plusieurs types de marques de commerce doivent satisfaire aux exigences minimales pour chaque type de marque de commerce. Par exemple, une demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui consiste à la fois en un son et en une image en mouvement doit satisfaire aux exigences d’une marque de commerce sonore ainsi qu’aux exigences d’une marque de commerce d’image en mouvement.

2.4.10.12 Formats acceptables de fichiers électroniques

Les demandes produites sur papier peuvent être accompagnées des fichiers électroniques d’images, d’animations ou de sons sur un CD, un DVD ou une clé USB. Par ailleurs, les requérants qui produisent leur demande sur papier peuvent quand même inclure des images fixes de la marque de commerce sur des pages séparées; les images doivent être clairement identifiées pour indiquer l'ordre dans lequel elles apparaissent dans la représentation visuelle de la marque de commerce.

Lorsqu’ils fournissent des fichiers électroniques contenant plusieurs représentations visuelles fixes des marques de commerce, les requérants peuvent fournir soit une image par fichier, soit toutes les images dans un fichier. Si une image par fichier est fournie, seulement la première image fournie sera utilisée dans la correspondance provenant du Bureau.

Voici un aperçu des exigences de production de représentations audio ou visuelles en format électronique, peu importe que la demande soit produite en format papier ou en ligne.

Contenu du fichier

Extension du fichier

Nbre max. de représent.

Taille max. du fichier

Enregistrement sonore

.MP3

1

10 Mo

Image en mouvement .

MP4

1

10 Mo

Image fixe

.PNG / .TIF / .JPG / .GIF

Aucun maximum

10 Mo

2.5 Marques de certification — Articles 23, 24 et 25 et alinéa 30(2)b) de la Loi

2.5.1 Définition d’une marque de certification

Une marque de certification est définie à l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce comme étant « un signe ou [une] combinaison de signes qui est employé ou que l’on projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

  1. soit la nature ou la qualité des produits ou services;
  2. soit les conditions de travail dans lesquelles ont lieu leur production ou leur exécution;
  3. soit la catégorie de personnes qui les produit ou exécute;
  4. soit la région dans laquelle ont lieu leur production ou leur exécution. »

2.5.2 Propriétaire non engagé

Aux termes de l’alinéa 30(2)b) et du paragraphe 23(1) de la Loi, une marque de certification ne peut être déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, à la vente, à la location à bail ou au louage de produits ni à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels la marque de certification est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer.

Le propriétaire d’une marque de certification peut avoir des activités autres que la certification comme la vente de produits ou l’exécution de services autres que ceux visés par la marque de certification. Le propriétaire peut utiliser la même marque de commerce comme une marque de certification pour des produits et comme une marque de commerce ordinaire pour des services, ou vice versa. Toutefois, le requérant ne peut à la fois utiliser une marque de commerce certifiant des produits ou services répondant à des normes précises et l’utiliser comme une marque de commerce ordinaire pour distinguer les produits ou services de ceux des autres.

2.5.3 Exemple de marque de certification

Par exemple, une marque de certification peut être enregistrée par une association professionnelle afin de distinguer les produits ou les services fabriqués ou exécutés par ses membres. La marque de certification de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario certifie par exemple que les services de génie fournis aux clients ont été exécutés par des ingénieurs professionnels qualifiés. L’« Ordre » est le propriétaire de la marque de certification et est responsable de la qualité des services fournis. L’ingénieur qui exécute les services n’est pas propriétaire de la marque de certification, mais il est autorisé par le propriétaire à l’employer en liaison avec les services qu’il fournit.

2.5.4 Marque de certification descriptive du lieu d’origine — Article 25

Une demande d’enregistrement d’une marque de certification doit respecter la majeure partie des mêmes conditions d’enregistrement qu’une marque de commerce ordinaire; ces conditions sont prévues à l’article 12 de la Loi. Cependant, une marque de certification descriptive du lieu d’origine des produits ou services est enregistrable si le requérant :

  1. est l’autorité administrative d’un pays, d’un État, d’une province ou d’une municipalité comprenant la région indiquée par la marque ou en faisant partie; ou
  2. est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région.

Le propriétaire d’une marque de certification déposée aux termes de l’article 25 doit en permettre l’emploi en liaison avec tout produit réalisé ou tout service exécuté dans la région que décrit la marque.

2.5.5 Norme définie

L’alinéa 30(2)b) de la Loi sur les marques de commerce prévoit que, dans le cas d’une marque de certification, la demande d’enregistrement doit renfermer les détails de la norme définie que l’utilisation de la marque de certification est destinée à indiquer.

À la suite de la décision rendue par la Commission des oppositions des marques de commerce dans Molson Breweries c. Labatt Brewing (1996), 69 C.P.R. (3e) 274, une demande d’enregistrement d’une marque de certification n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 30(2)b) de la Loi, sauf si la demande renferme de manière explicite les détails de la norme définie. Pour être explicite, les détails doivent permettre au public de déterminer la nature précise de la norme définie. À titre d’exemple, une norme définie acceptable peut inclure des détails sur les qualifications requises des personnes produisant les produits ou fournissant les services ou les normes de qualité, de performance ou de production des produits et des services.

Lorsque les détails de la norme définie sont très longs, le requérant doit rendre le document complet public et inclure dans la demande le titre et un résumé des portions pertinentes du ou des documents pertinents. Comme indiqué dans la décision Molson Breweries c. Labatt Brewing (1996), 69 C.P.R. (3e) 274, à 283 (C.O.M.C.) :

[Traduction] Ce ne serait pas d’imposer un fardeau trop lourd au requérant de fournir une ‘norme définie’ significative dans un cas où la demande de marque de certification est initialement déposée ou pour mettre à jour la norme définie, le cas échéant. De plus, il semble d’intérêt public d’avoir facilement accès aux normes indiquées par la marque de certification. Probablement qu’il n’est pas nécessaire que les détails de la norme définie soient énoncés en entier dans la demande de marque de commerce pourvu qu’on fasse référence aux titres de manuels publiés, ou d’autres documents similaires, dans lesquels on peut trouver la norme définie.

Il n’est pas acceptable qu’un requérant soumette une adresse de site Web où on peut voir électroniquement la norme définie puisqu’une telle information peut ne pas toujours être disponible à l’inspection publique.

Lorsque les détails de la norme définie sont très longs et que le requérant ne désire pas soumettre une copie papier, le Bureau acceptera une version électronique de la norme définie dans un format acceptable, pourvu qu’un sommaire de la norme soit inclus dans la demande. Il est de la responsabilité du requérant de s’assurer que la version électronique de la norme définie soit soumise dans un format qui est facilement lisible et accessible au public conformément aux dispositions du paragraphe 29(1) de la Loi.

Remarque : Dans tous les cas, un bref sommaire des normes doit être inclus dans la demande. Une simple référence à un autre document n’est pas acceptable.

2.5.6 Modification des demandes d’enregistrement de marques de certification

Voir la section 2.8.6 Modification d’une demande d’enregistrement d’une marque de certification dans le présent Manuel.

2.6 Demandes d’étendre l’état déclaratif des produits ou des services – alinéa 41(1)c) et paragraphe 41(2) de la Loi

L’alinéa 41(1)c) de la Loi sur les marques de commerce stipule que le propriétaire inscrit d’une marque de commerce peut modifier l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée.

Le paragraphe 41(2) de la Loi prévoit qu’une demande d’étendre l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels une marque de commerce est déposée a l’effet d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard des produits ou services spécifiés dans la requête de modification. Autrement dit, une demande d’étendre l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels une marque de commerce est déposée sera examinée comme une nouvelle demande.

2.6.1 Conversion en une demande de marque de commerce ordinaire

Il arrive parfois qu’un requérant souhaite convertir une demande visant à étendre l’état déclaratif des produits ou services en une demande de marque de commerce ordinaire.

Dans un tel cas, un nouveau numéro de demande sera attribué à la demande. La nouvelle demande créée se verra accorder la même date de production que la demande d’étendre l’état déclaratif des produits ou services..

L’examinateur doit en outre s’assurer que la demande ordinaire remplaçant la demande d’étendre l’état déclaratif comporte la même marque de commerce, le même état déclaratif des produits ou services, et les mêmes nom et adresse du requérant.

Le Bureau autorisera également la conversion en une demande de marque de commerce ordinaire si l’enregistrement dont dépend la demande d’étendre l’état déclaratif des produits ou services est radié ou annulé.

Si le requérant choisit cette substitution, il doit présenter une demande modifiée dans laquelle aura été supprimée toute mention de l’enregistrement visé par la demande d’étendre l’état déclaratif des produits ou des services.

2.6.2 Affidavit d’emploi continu

Pour les marques de commerce préalablement enregistrées en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur les marques de commerce, de l’article 29 de la Loi sur la concurrence déloyale ou de la règle 10 de la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique, dans les cas où l’enregistrement de la marque de commerce faisant l’objet d’une demande d’étendre l’état déclaratif des produits ou services est contraire aux dispositions des alinéas 12(1)a) ou b), le registraire ne demande pas qu’il lui soit démontré que la marque de commerce est devenue distinctive conformément au paragraphe 32(1) de la Loi si les produits ou services visés par la demande d’extension sont de la même catégorie que ceux couverts par l’enregistrement. Dans un tel cas, le Bureau accepte un affidavit d’emploi continu.

La preuve doit établir que la marque de commerce a été continuellement employée en lien avec les produits ou services enregistrés à l’origine, à partir de la date à laquelle la preuve initiale a démontré que la marque avait acquis un deuxième sens jusqu’à la date de production de la demande d’extension. La preuve doit également démontrer que la marque de commerce a été employée en lien avec les produits ou services ayant fait l’objet d’une demande de prolongation avant la date de la demande d’extension.

2.7 Demandes divisionnaires

2.7.1 Définitions

Une demande originale est une demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été limitée en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les marques de commerce aux fins de la production d’une demande divisionnaire.

Une demande divisionnaire est une demande d’enregistrement d’une marque de commerce visant une partie ou la totalité des produits ou des services restreints dans la demande originale. Une demande divisionnaire peut également être divisée, après quoi elle devient une demande originale pour la demande divisionnaire qui en découle.

2.7.2 Pourquoi diviser une demande?

Le requérant peut choisir de produire une demande divisionnaire pour des motifs qui comprennent notamment les suivants :

2.7.3 Production d’une demande divisionnaire avant l’annonce

Au titre de l'article 39 de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi »), le requérant peut restreindre une demande originale à l'un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l'enregistrement de la même marque de commerce. Un requérant peut également diviser une demande divisionnaire, auquel cas l’article 39 de la Loi s’applique au même titre que si la demande divisionnaire était la demande originale.

Une demande divisionnaire ne peut être produite que si la demande originale est active (c.-à-d. qu’elle n’est ni abandonnée, ni refusée, ni enregistrée).

Lorsque le requérant produit une demande divisionnaire, il doit mentionner le numéro de la demande originale, s’il est connu, et indiquer clairement qu’il s’agit d’une demande divisionnaire.

La portée des produits ou services qui pourront être divisés dépendra du statut de la demande dans le processus d'enregistrement. Si à la date de production de la demande divisionnaire la demande originale n'a pas été annoncée, la portée des produits ou services qui peuvent être divisés doit être visée par la demande originale à la date de sa production. Si la demande originale a été annoncée, la portée des produits ou services qui peuvent être divisés se limitera à ceux de la demande originale le jour où la demande divisionnaire est produite.

Une fois traitée, la demande divisionnaire sera considérée comme étant une demande distincte, y compris pour le paiement des droits. Toutefois, si les droits de production énumérés à l'article 7 du Tarif des droits ont été payés pour la demande originale, ils sont réputés avoir être payés pour toute demande divisionnaire. Le résultat final est donc qu’aucun droit additionnel n’est dû pour une demande divisionnaire. De plus, la date de production de la demande divisionnaire est réputée être la date de production de la demande originale.

Le registraire enverra un avis au requérant pour confirmer la création de la demande divisionnaire et lui fournir le nouveau numéro de demande.

2.7.4 Actes réputés accomplis

Sous réserve des exceptions énumérées à l’article 40 du Règlement sur les marques de commerce, tout acte accompli à l’égard de la demande originale correspondante ou de la demande originale visée par le Protocole, jusqu'à et y compris le jour où la demande divisionnaire est produite, est réputé être un acte accompli à l'égard de la demande divisionnaire.

Exemple 1

Si l'examinateur a envoyé un rapport d'examen pour la demande originale avant que la demande divisionnaire soit produite, le délai pour produire une réponse au rapport s'appliquera également à la demande divisionnaire et le Bureau n'émettra pas le rapport d'examen de nouveau.

Exemple 2

Si un transfert de la demande originale a été demandé avant que la demande divisionnaire ne soit produite, mais n'a pas pu être traité en raison de certains renseignements manquants, le transfert sera réputé avoir été également demandé dans la demande divisionnaire. Une fois les renseignements manquants fournis, la demande sera traitée à la fois dans la demande originale ainsi que dans la demande divisionnaire. Veuillez noter que le droit indiqué à l'article 8 du Tarif des droits devra être payé pour chaque demande divisionnaire.

2.7.5 Production d’une demande divisionnaire après l’annonce

Une demande peut également être divisée à tout moment après l’annonce mais avant l’enregistrement, à condition que les produits et services divisés soient visés par la demande originale à la date de production de la demande divisionnaire (voir le paragraphe 39(1) de la Loi). Veuillez consulter l’énoncé de pratique publié par la Commission des oppositions des marques de commerce intitulé Demandes divisionnaires en matière d’opposition pour obtenir de plus amples renseignements sur la division d’une demande après que celle-ci a fait l’objet d’une opposition.

2.7.6 Demandes produites avant le 17 juin 2019

Les demandes produites avant l’entrée en vigueur de la Loi sur les marques de commerce modifiée peuvent être divisées. Pour de plus amples renseignements sur les droits d’enregistrement applicables, veuillez consulter le « Guide sur les dispositions transitoires du projet de loi C-31 ».

2.7.7 Fusions

En vertu de l'alinéa 41(1)f) de la Loi, une demande qui a été divisée peut faire l'objet d'une fusion avec tout enregistrement de la marque de commerce découlant de la même demande originale seulement si les marques de commerce sont identiques et détenues par le même propriétaire inscrit.

2.7.8 Diviser une demande de prolongation de l’état déclaratif des produits ou des services

Les demandes produites en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi pour étendre l'état déclaratif des produits ou services à l'égard desquels une marque de commerce est déposée peuvent être divisées. Par contre, au moment de l'enregistrement, la demande divisionnaire sera automatiquement fusionnée avec l'enregistrement initial et non avec la demande originale à partir de laquelle elle a été divisée.

En ce qui concerne les marques de commerce enregistrées qui sont des mots servant de marques ou des signes distinctifs, la demande divisionnaire devrait, au moment de sa production, inclure une déclaration en vertu de l'alinéa 31b) de la Loi portant que le requérant souhaite que la marque de commerce soit enregistrée en caractères standard, ou en vertu de l'alinéa 31e) du Règlement à l'effet que la marque de commerce consiste, en tout ou en partie, en une forme tridimensionnelle ou en une façon d'emballer les produits, selon le cas. Une attention particulière devrait être portée sur l'alinéa 35(2)e) du Règlement puisqu'il sera possible d'ajouter ou supprimer ces déclarations seulement si la demande n'a pas été annoncée et seulement si la marque de commerce demeure sensiblement la même.

En outre, lorsqu'une demande divisionnaire qui découle d'une demande originale d'étendre l'état déclaratif des produits ou services est enregistrée et automatiquement fusionnée, le Bureau changera le «type » de la marque enregistrée pour celui de caractères standard, d'une forme tridimensionnelle ou d'une façon d'emballer les produits, selon le cas.

2.7.9 Cession en instance

S'il y a une demande de transfert en attente pour l'un des enregistrements qui découlent d'une même demande originale, la demande de fusion ne sera traitée qu'une fois le transfert enregistré afin d'assurer que tous les enregistrements sont détenus par le même propriétaire inscrit.

2.8 Modifications apportées à une demande

2.8.1 Changement de l’identité du requérant

Lorsqu’une demande de marque de commerce identifie incorrectement le nom du requérant, le requérant peut, si la situation s’inscrit dans l’exception énoncée à l’alinéa 35(2)a) du Règlement sur les marques de commerce, demander une correction de l’erreur. Les exemples qui suivent illustrent les types d’erreurs les plus fréquentes :

  1. La demande indique que le requérant est « ABC Limited » plutôt que « ABC Inc. », ou vice versa; « XYZ du Canada Ltée » plutôt que « XYZ Ltée », ou vice versa. Le Bureau acceptera le changement de description de l’identité juridique.
  2. La demande est produite sous l’ancien nom du requérant lorsqu’un changement de nom est survenu avant la date de production de la demande. Le Bureau acceptera cette correction sur réception d’une correspondance énonçant les détails de l’erreur et d’une demande modifiée qui identifie correctement le requérant. Cette situation ne va pas à l’encontre de l’alinéa 35(2)a) du Règlement puisque la véritable « identité » du requérant n’a pas changé.

Remarque : Le Bureau modifiera, sur réception d’une demande écrite, une demande de marque de commerce afin que cette dernière reflète le changement du nom du requérant; aucun droit n’est exigé. De manière générale, il n’est pas nécessaire de fournir au Bureau la preuve d’un changement de nom. Cependant, si le changement de nom résulte d’une fusion, ou d’un changement du statut de l’entreprise, le Bureau exigera une preuve expliquant dans quelles circonstances le changement de nom s’est opéré. Des extraits non notariés de registres de sociétés ou des copies du certificat de fusion/regroupement suffiront comme preuves de changement du statut ou du changement de nom résultant d’une fusion.

  1. Lorsqu’une demande désigne un requérant qui n’a pas de descripteur d’entité juridique, le Bureau acceptera une demande de correction de l’identité du requérant pour en ajouter un (par exemple de « Farm Foods » à « Farm Foods Ltd. » ou à « Mary Smith trading as Farm Foods »).

2.8.2 Modification de la représentation ou de la description de la marque de commerce

En vertu de l’alinéa 35(2)b) du Règlement sur les marques de commerce, une demande ne peut être modifiée pour changer la représentation ou la description de la marque de commerce, à moins que la demande n’ait pas été annoncée et que la marque de commerce demeure sensiblement la même.

2.8.3 Modifications apportées aux produits ou aux services

Sous réserve des exceptions énumérées à l’alinéa 35(2)c) du Règlement sur les marques de commerce, une demande peut être modifiée pour apporter un changement à l’état des produits ou des services. Une demande ne peut pas être modifiée pour étendre la portée de l’état des produits ou des services au-delà de la portée des documents suivants :

  1. l’état des produits ou services contenu dans la demande à la date de production (déterminée sans tenir compte de toute revendication de priorité);
  2. l’état des produits ou des services contenu dans la demande annoncée ou, si sa portée est moindre, l’état dans sa version modifiée après l’annonce.

2.8.4 Ajout d’une indication dans une demande divisionnaire

Lorsque le requérant produit une demande divisionnaire, il doit mentionner le numéro de la demande originale, s’il est connu, et indiquer clairement qu’il s’agit d’une demande divisionnaire. De plus, conformément à l’alinéa 35(2)d) du Règlement sur les marques de commerce, une demande ne peut être modifiée pour ajouter une indication selon laquelle il s’agit d’une demande divisionnaire.

2.8.5 Ajouter ou supprimer certaines déclarations

En vertu de l’alinéa 35(2)e) du Règlement sur les marques de commerce, une demande ne doit pas être modifiée pour ajouter ou supprimer une déclaration visée à l’alinéa 31b) de la Loi ou aux alinéas 31e), f) ou g) du Règlement, à moins que la demande n’ait pas été annoncée et que la marque de commerce demeure sensiblement la même.

Aux termes de l’alinéa 31b) de la Loi, le requérant doit inclure dans sa demande une déclaration portant qu’il souhaite que la marque de commerce soit enregistrée en caractères standard.

Aux termes de l’alinéa 31e) du Règlement, le requérant doit inclure dans sa demande, si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en une forme tridimensionnelle, en un hologramme, en une image en mouvement, en une façon d’emballer les produits, en un son, en une odeur, en un goût, en une texture ou en la