CANADA —Partie contractante au Protocole de Madrid
Déclarations faites lors de l’adhésion
Fonctionnement du Système de Madrid pour un Office d’origine
Qui peut produire une DEI avec l’OPIC en tant qu’Office d’origine?
Demande ou enregistrement de base :
Parties contractantes désignées :
Formulaire MM17 — Revendication d’ancienneté : Union Européenne
Présentation à l’OPIC aux fins de certification
Certification de la DEI par l’OPIC
Irrégularités pré-certification
Corriger les irrégularités pré-certification
Présentation de la DEI certifiée à l’OMPI
Irrégularités relevées par l’OMPI
Répondre aux irrégularités relevées par l’OMPI
Enregistrement découlant de la DEI
Période de dépendance de cinq (5) ans
Autres transactions avec l’OMPI
L’OPIC en tant qu’Office désigné
Rôle de l’OPIC en tant qu’Office désigné
Date de production d’une demande prévue au Protocole
Examen des demandes prévues au Protocole
Recherche dans la base de données ou le registre canadien des marques de commerce
Approbation de la demande prévue au Protocole aux fins de l’annonce
Refus de la demande prévue au Protocole
Répondre à un refus provisoire total (rapport de l’examinateur)
Abandon d’une demande prévue au Protocole
Confirmation de refus provisoire total
Déclaration d’octroi de la protection
Effet sur les demandes prévues au Protocole
Effet sur les enregistrements prévus au Protocole
Effet sur les demandes prévues au Protocole :
Effet sur les enregistrements prévus au Protocole :
Effet sur la demande prévue au Protocole
Effet sur l’enregistrement prévu au Protocole
Effet sur la demande prévue au Protocole
Effet sur les enregistrements prévus au Protocole
Effet sur la demande prévue au Protocole
Effet sur l’enregistrement prévu au Protocole
Radiation totale en raison de la cessation des effets de la demande ou de l’enregistrement de base
Effet sur la demande prévue au Protocole
Effet sur l’enregistrement prévu au Protocole
Changement de nom ou d’adresse du titulaire de l’EI
Renouvellement ou non-renouvellement de l’EI
Effet sur la demande prévue au Protocole
Effet sur l’enregistrement prévu au Protocole
Rectifications apportées dans le Registre international
Effet sur la demande prévue au Protocole
Effet sur l’enregistrement prévu au Protocole
Changement dans la propriété (transferts et fusions)
Effet sur la demande prévue au Protocole
Effet sur l’enregistrement prévu au Protocole
Notifications d’irrégularité de l’OMPI
Inscription d’accords de licence
Demande de rectifications à l’OMPI
Le Canada est devenu une partie contractante au Protocole de Madrid le 17 juin 2019.
Le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (Protocole de Madrid) est un traité international qui offre aux entreprises et aux innovateurs la possibilité de faire protéger leurs marques de commerce dans plus de 100 pays en produisant une demande internationale unique dans une seule langue auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Un seul paiement global est effectué dans une seule devise, le franc suisse (CHF), ce qui simplifie le processus de demande et procure des économies financières à ceux qui souhaitent obtenir et maintenir une protection internationale à l’égard de leurs marques de commerce.
Le Bureau international de l’OMPI, situé à Genève, en Suisse, administre le système international d’enregistrement des marques de commerce. L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) est chargé de l’administration et du traitement des marques de commerce au Canada. L’OPIC a pour mandat d’offrir aux clients des services de propriété intellectuelle (PI) de qualité supérieure en temps opportun, de sensibiliser les Canadiennes et les Canadiens à la PI et de leur permettre d’utiliser efficacement les droits de PI.
La figure 1 ici-bas illustre les différentes étapes du Système de Madrid et donne une explication des principales étapes à franchir et des responsabilités de chaque partie.
Source : http://www.wipo.int/madrid/fr/how_madrid_works.html
Figure 1
Dans l’ensemble, la procédure internationale prévue au Protocole de Madrid comporte trois étapes.
Avant de pouvoir produire une demande d’enregistrement international (DEI), également appelée la demande internationale, auprès de son office national de la propriété intellectuelle, le requérant doit déjà posséder un enregistrement, ou avoir produit une demande nationale, auprès de son office de la propriété intellectuelle « d’origine » (Office d’origine). Au Canada, on parlera alors de la demande de base ou de l’enregistrement de base (qu’on appelle également la marque de base). Le requérant doit ensuite produire la DEI auprès de ce même office de la propriété intellectuelle, qui la certifiera et la transmettra à l’OMPI.
À la deuxième étape, l’OMPI mène un examen quant à la forme de la DEI et évalue la conformité de la demande aux règles 12 et 13 du Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (Règlement d’exécution commun). Une fois la demande approuvée, l’OMPI avisera les offices de la propriété intellectuelle de tous les territoires dans lesquels le requérant souhaite obtenir la protection de la marque de commerce.
Ensuite, à la troisième étape, les offices de la propriété intellectuelle des territoires dans lesquels la protection de la marque de commerce est demandée rendront une décision dans le délai applicable (12 ou 18 mois) conformément à leur législation. L’OMPI portera la décision de chacun des offices de la propriété intellectuelle au Registre international et en avisera le requérant. Si un office de la propriété intellectuelle refuse de protéger la marque de commerce, en tout ou en partie, cette décision n’aura aucune incidence sur la décision des autres offices de la propriété intellectuelle. Le requérant peut contester une décision de refus directement auprès de l’office de la propriété intellectuelle concerné conformément à la législation dans ce pays. Si un office de la propriété intellectuelle accepte de protéger la marque de commerce, il émettra une déclaration d’octroi de la protection.
Pour distinguer les marques internationales sous le Système de Madrid des marques nationales pour lesquelles une demande a été produite et qui ont été enregistrées au Canada auprès de l’OPIC, il importe de connaître les définitions suivantes :
Une autre illustration expliquant la différence entre l’Office d’origine et une partie contractante désignée est disponible à la figure 2.
Figure 2
Dans la partie supérieure, une demande canadienne sert de fondement à une demande internationale, et les États-Unis, le Mexique et la France, pays dans lesquels le requérant souhaite demander la protection de la marque de commerce, ont été désignés en tant que parties contractantes. Dans la partie inférieure, une demande en instance aux États-Unis sert de fondement à une demande internationale, et le Canada, le Mexique et la France, pays dans lesquels le requérant souhaite demander la protection de la marque de commerce, ont été désignés en tant que parties contractantes. Lorsque cette demande est reçue à l’OPIC, elle est appelée demande prévue au Protocole.
Chaque nouveau membre ayant adhéré au Protocole de Madrid peut choisir de faire certaines déclarations concernant la procédure sous le régime international d’enregistrement des marques de commerce. Le Canada a choisi de faire quatre (4) déclarations lors de son adhésion au Protocole de Madrid.
Article 5.2)b) du Protocole de Madrid, qui prolonge la période de refus provisoire de douze (12) à dix-huit (18) mois. Cela signifie que le refus provisoire (appelé à l’échelle nationale le rapport de l’examinateur) doit être transmis avant la fin du délai de dix-huit (18) mois suivant la date à laquelle le l’OPIC est notifié de la désignation.
Article 5.2)c) du Protocole de Madrid, qui permet au Canada d’envoyer une notification informant l’OMPI de la possibilité qu’un refus provisoire fondé sur une opposition soit transmis après le délai de dix-huit (18) mois à l’égard d’une demande prévue au Protocole. Cela signifie que, si la période d’opposition n’a pas encore commencé et si plus de dix-huit (18) mois se seront écoulés depuis la notification de la désignation, le Canada pourrait transmettre une notification de refus provisoire fondé sur une opposition si une déclaration d’opposition est produite à l’égard de cette demande prévue au Protocole.
Article 8.7)a) du Protocole de Madrid, qui prévoit la possibilité de percevoir des taxes individuelles. Ces taxes seront l’équivalent des droits nationaux, mais en francs suisses (CHF).
Règle 20bis.6)b) du Règlement d’exécution commun, qui indique que l’inscription des licences est prévue par la loi nationale, mais que l’inscription de ces licences au Registre international seulement est sans effet.
L’OPIC en tant qu’Office d’origine
Les Canadiennes et les Canadiens qui souhaitent enregistrer leurs marques de commerce sur le territoire de l’une quelconque des parties contractantes du Protocole de Madrid peuvent le faire en produisant une DEI auprès de l’OPIC.
Le registraire assume certaines responsabilités en tant qu’Office d’origine en vertu du Protocole de Madrid. Le Règlement sur les marques de commerce décrira le contenu exigé pour remplir le formulaire officiel (MM2) de l’OMPI au moyen du service de dépôt électronique du Système de Madrid (Madrid eFiling), lequel sera accessible sur le site Web de l’OPIC en français ou en anglais. Ce contenu sera clairement énoncé dans le système de production en ligne et le droit sera calculé automatiquement, lequel sera payable en francs suisses, et inclura le droit de production de la DEI auprès de l’OMPI et le droit lié à chacune des parties contractantes ayant été désignées. Il convient de souligner que l’OPIC n’exigera pas de droit pour la certification des DEI.
Le registraire examinera les détails figurant dans la DEI et certifiera qu’ils correspondent à ceux qui figurent dans la demande ou l’enregistrement de base. Si des précisions ou de plus amples renseignements sont nécessaires, le registraire communiquera avec le requérant. Autrement, la DEI sera certifiée et transmise à l’OMPI.
Autre élément différent du système d’enregistrement national : les demandes de transfert de propriété doivent être produites directement auprès de l’OMPI. Lorsque le nouveau propriétaire n’est pas en mesure d’obtenir la signature du propriétaire précédent de l’EI, la demande, accompagnée d’une preuve du transfert, peut être produite auprès du registraire aux fins de présentation à l’OMPI.
Le registraire avisera aussi l’OMPI de tout changement dans la demande ou l’enregistrement de base ou de toute procédure ayant une incidence sur l’étendue de la protection dans les cinq années suivant la date de l’EI (cessation des effets). Par exemple, si le requérant apporte des changements à l’état déclaratif des produits ou des services, notre pratique sera d’aviser l’OMPI lorsque la demande de base donne lieu à un enregistrement ou à l’expiration de la période de cinq ans, selon le cas.
Au moment de produire la DEI au moyen du système Madrid eFiling, les droits sont payables directement à l’OMPI et ne peuvent pas être payés au moyen d’un compte de l’OPIC. Le requérant ou l’agent de marques de commerce doit utiliser un compte courant de l’OMPI ou une carte de crédit pour payer tous les droits liés à la DEI ou au maintien de l’EI.
Conformément à l’article 98 du Règlement sur les marques de commerce, une personne doit remplir deux conditions pour avoir droit de produire une DEI auprès de l’OPIC :
Une personne doit produire sa DEI auprès du même office de la propriété intellectuelle auprès duquel elle a déjà enregistré la marque de commerce de base ou elle a produit une demande à l’égard de la marque de commerce de base. De plus, une personne doit regrouper les produits ou les services dans leur demande ou enregistrement de base selon les classes de la classification de Nice avant de demander un enregistrement international.
L’OMPI exige que le requérant présente la « Demande d’enregistrement international relevant exclusivement du Protocole de Madrid » (communément appelée le formulaire MM2) à son Office d’origine aux fins de certification. Pour faciliter ce processus, le Canada a choisi d’adopter le système de production de l’OMPI, le .système Madrid eFiling, qui constitue une version électronique du formulaire MM2.
Pour pouvoir produire la DEI, le requérant doit avoir déjà produit une demande d’enregistrement de marque de commerce auprès de l’OPIC ou doit détenir une marque de commerce qui est enregistrée auprès de l’OPIC. Cette demande ou cet enregistrement constituera la demande de base ou l’enregistrement de base pour la DEI.
En utilisant le système Madrid eFiling, le requérant ne sera pas en mesure de télécharger une demande ou un enregistrement de base si :
Le requérant doit désigner, dans la DEI, les parties contractantes sur le territoire desquelles il souhaite demander la protection de sa marque de commerce. Ces dernières sont appelées les parties contractantes désignées.
Sous le Système de Madrid, un requérant de l’une quelconque des parties contractantes peut désigner tout autre membre de l’Union de Madrid. Cependant, la partie contractante dont l’office est l’Office d’origine ne peut pas être désignée dans une DEI. Cela signifie que, lorsque l’OPIC agit en tant qu’Office d’origine, le Canada ne peut pas être inclus en tant que partie contractante désignée.
Pour chaque partie contractante désignée, le requérant peut demander la protection pour l’ensemble ou seulement une partie des produits ou des services visés par la demande ou l’enregistrement de base.
Il importe de souligner que le droit de production total inclura l’émolument de base de l’OMPI et sera calculé en fonction du nombre de parties contractantes qui sont désignées dans la DEI (soit l’émolument complémentaire/supplémentaire ou les taxes individuelles) et du nombre de classes de produits ou de services de la Classification de Nice comprises dans la DEI. Le barème des taxes lié au Système de Madrid en francs suisses (CHF) est accessible sur le site Web de l’OMPI. L’OMPI offre également un calculateur des taxes pour l’enregistrement international des marques pouvant aider le requérant à déterminer s’il doit ou non inclure certaines parties contractantes dans sa DEI.
Le requérant peut choisir de nommer un mandataire devant l’OMPI pour le traitement de la DEI ainsi que toute autre procédure devant l’OMPI.
Cette personne peut être l’agent de marques de commerce canadien nommé figurant dans la demande ou l’enregistrement de base, mais le requérant peut aussi choisir une autre personne. L’OPIC correspondra avec ce mandataire nommé pour la certification de la DEI et en réponse à toute irrégularité relevée par l’OMPI.
Le requérant peut choisir de communiquer avec l’OPIC en français ou en anglais, mais il peut communiquer avec l’OMPI en français, en anglais ou en espagnol. De plus, si le requérant souhaite désigner l’EUIPO, une seconde langue de correspondance différente de la langue de la DEI doit être identifiée, et le requérant peut choisir l’anglais, le français, l’espagnol, l’italien ou l’allemand.
Si la marque de commerce est uniquement constituée d’un mot (ou de mots), le requérant ne sera pas tenu d’inclure une représentation graphique de la marque de commerce dans la DEI, étant donné que la marque de commerce aura été saisie dans le champs de la marque de commerce telle qu’elle figure dans la base de données sur les marques de commerce canadiennes.
Si la demande ou l’enregistrement de base inclut une revendication relative à des caractères standards, cette représentation en couleur ou cette revendication de couleur doit également être incluse dans la DEI au moment d’utiliser le système Madrid eFiling. Si la demande ou l’enregistrement de base n’inclut pas de revendication relative à des caractères standards, et si la marque de commerce est uniquement constituée d’un mot (ou de mots), le requérant peut inclure la revendication relative à des caractères standards dans la DEI aux fins de certification au moyen du système Madrid eFiling.
Si la demande ou l’enregistrement de base inclut une représentation en couleur ou une revendication de couleur, cette représentation en couleur ou cette revendication de couler doit être incluse dans le système Madrid eFiling. Si la représentation figurant dans la demande ou l’enregistrement de base est en couleur, seule la représentation en couleur doit être incluse dans la DEI; cependant, si la représentation figurant dans la demande ou l’enregistrement de base est en noir et blanc et si la demande ou l’enregistrement de base inclut une revendication de couleur, le requérant sera tenu d’inclure une seconde représentation de la même marque de commerce en couleur. Il doit pour ce faire télécharger la seconde représentation à la section des annexes dans le système Madrid eFiling.
Le requérant doit toujours inclure une représentation visuelle de la marque de commerce si cette dernière n’est pas uniquement constituée d’un mot (ou de mots).
Le requérant peut inclure dans la DEI l’ensemble ou seulement une partie des produits ou des services visés par la demande ou l’enregistrement de base. Si la liste des produits ou des services est modifiée au moment de préparer la DEI, il faut se rappeler que les modifications peuvent élargir par inadvertance la portée des produits ou des services au-delà des produits ou des services énoncés dans la demande ou l’enregistrement de base, ce qui pourrait faire en sorte que l’examinateur de l’OPIC soulève une irrégularité pré-certification.
Le requérant peut aussi limiter la portée des produits ou des services pour lesquels la protection est demandée sur le territoire de certaines des parties contractantes désignées. Il créerait pour ce faire une liste de limitation dans le système Madrid eFiling.
Par exemple, si la liste principale des produits figurant dans la DEI inclut les classes 1 à 5 et si dix parties contractantes sont désignées, le requérant peut inclure les limitations suivantes dans le service de dépôt électronique du Système de Madrid, ce qui a pour effet de limiter à la fois la portée des produits et les coûts reliés à certaines des parties contractantes désignées :
| Partie contractante
|
Classe(s) de produits ou de services pour lesquels la protection est demandée
|
|---|---|
| Australie
|
Classes 1, 4 et 5
|
| Japon
|
Classes 1 et 5
|
Pour les huit autres parties contractantes désignées, la protection est demandée pour les classes 1 à 5, et pour l’Australie et le Japon, la protection est demandée pour les produits indiqués sous la section des limitations dans le système Madrid eFiling (c.-à-d., les classes 1, 4 et 5 et les classes 1 et 5, respectivement). Les droits seront calculés en fonction de ces classes seulement.
L’exemple donné présente une limitation se rapportant à des classes complètes de produits. Cependant, le requérant peut vouloir conserver la classe mais limiter, dans cette même classe, l’étendue de la protection demandée.
Le requérant peut inclure une revendication de priorité en vertu de la Convention de Paris si la date de production de la plus ancienne demande se situe dans les six mois précédant la date de production de la DEI.
Par exemple, si la demande de base est produite le 3 juin 2019 et s’il s’agit de la plus ancienne demande produite dans un pays de l’Union à l’égard de la même marque de commerce en liaison des produits ou des services identiques ou semblables, la date de production de cette demande de base peut être incluse comme date de priorité revendiquée dans une DEI produite le 17 septembre 2019.
Lorsque le requérant a inclus l’Union Européenne (EUIPO) en tant que partie contractante désignée dans la DEI et souhaite revendiquer l’ancienneté en vertu du Protocole de Madrid, le formulaire MM17 doit être rempli dans le système Madrid eFiling.
Si le requérant a inclus les États-Unis d’Amérique comme partie contractante désignée dans la DEI, la « Déclaration d’intention d’utiliser la marque : États-Unis d’Amérique », communément appelée le formulaire MM18, doit être remplie dans le système Madrid eFiling.
Un formulaire MM18 signé par le requérant peut aussi être inclus à la section des pièces jointes dans le système Madrid eFiling lorsqu’un agent de marques de commerce agréé prépare la DEI au nom du requérant. Il convient cependant de souligner que les champs obligatoires du formulaire MM18 dans le système Madrid eFiling doivent tout de même être remplis pour poursuivre.
Par défaut et s’il y a lieu, une version PDF du formulaire MM18 figurera à la section des annexes. Le requérant peut également inclure des annexes à cette section dans le système Madrid eFiling. Tel qu’indiqué précédemment, si la demande ou l’enregistrement de base comprenait une représentation en noir et blanc de la marque de commerce et une revendication de couleur, la représentation en couleur de la marque de commerce doit être incluse à la section des annexes.
La DEI est assujettie au paiement des émoluments suivants de l’OMPI :
Si le requérant a désigné une partie contractante ayant présenté la déclaration conformément à l’article 8.7) du Protocole, il devra payer le droit individuel de cette partie contractante. Le montant du droit individuel est déterminé par chaque partie contractante. Cependant, un droit individuel ne peut être plus élevé que le droit d’enregistrement d’une marque de commerce auprès de l’office de cette partie contractante. La liste des parties contractantes ayant choisi de percevoir des droits individuels en vertu du Protocole de Madrid (droits présentés en francs suisses) est disponible sur le site web de l’OMPI.
Le système Madrid eFiling calcule les droits liés à la DEI en fonction des émoluments de traitement de l’OMPI et des droits individuels des parties contractantes désignées. Le nombre de classes incluses dans l’ensemble des « listes de limitation » est également pris en compte. Si le requérant souhaite calculer les taxes à l’avance, le calculateur des taxes de l’OMPI constitue un outil utile.
La DEI figurant dans le système Madrid eFiling peut être présentée à l’OPIC par voie électronique aux fins de certification, lorsque le requérant est satisfait de son contenu. Le requérant recevra une confirmation par courriel que la DEI a bien été présentée. Un autre courriel sera envoyé pour confirmer que l’OMPI a reçu le paiement lié à la DEI.
L’examinateur de l’OPIC vérifiera le contenu de la DEI afin de certifier que ce dernier correspond au contenu de la demande ou de l’enregistrement de base. L’examen consistera à certifier :
Si l’examinateur n’est pas en mesure de certifier la DEI présentée par le requérant, des irrégularités pré-certification seront communiquées directement au requérant par l’intermédiaire du système Madrid eFiling, au moyen d’une notification envoyée au requérant par courriel l’informant des problèmes relevés et l’invitant à les corriger dans le système Madrid eFiling.
Les irrégularités pré-certification peuvent inclure divers problèmes, y compris, sans toutefois s’y limiter, le requérant n’étant pas habilité de produire une DEI auprès de l’OPIC, une revendication de couleur manquante ou des problèmes concernant la portée des produits ou des services.
Le requérant aura deux semaines pour corriger les irrégularités pré-certification dans le système Madrid eFiling. Pour ce faire, le requérant doit accéder au système Madrid eFiling et modifier les renseignements à la section où les irrégularités ont été relevées. Il convient de souligner que, à ce stade, le requérant ne pourra pas apporter de changements aux autres sections, car l’accès à ces sections sera en mode consultation seulement et ces dernières seront « verrouillées » et ne pourront pas être modifiées.
Si le requérant constate une erreur dans l’une quelconque des sections verrouillées, il doit communiquer avec l’examinateur pour rouvrir ces sections. L’examinateur rappellera la DEI et soulèvera l’irrégularité avant certification après la conversation tenue avec le requérant ou son mandataire.
Par exemple, si le requérant a oublié d’inclure une partie contractante à la section des parties contractantes désignées, l’examinateur peut soulever une irrégularité indiquant qu’un « changement a été demandé à la section “Parties contractantes désignées” après une conversation tenue avec le requérant ». Cela aura pour effet de « déverrouiller » la section correspondante dans le système Madrid eFiling, et le requérant pourra alors ajouter (ou supprimer) la partie contractante qui faisait l’objet du changement demandé.
Il importe de suivre la situation de la DEI. L’OMPI reconnaîtra la date de production de la DEI comme étant la date de l’enregistrement international seulement si l’OPIC certifie et transmet la DEI avant la fin du délai de deux mois suivant la réception de la DEI.
Si des irrégularités pré-certification ont été soulevées par l’examinateur, une réponse complète et opportune donnera à l’examinateur suffisamment de temps pour examiner la modification et la transmettre à l’OMPI avant la fin du délai de certification de deux mois.
Cependant, si des irrégularités pré-certification ne sont pas adressées avant la fin du délai de certification de deux mois, la DEI sera transmise à l’OMPI seulement lorsque toutes les irrégularités pré-certification soient adressées et l’enregistrement international aura la date à laquelle l’OMPI a reçu la DEI certifiée. Si le requérant n’adresse pas les irrégularités soulevées par l’examinateur, l’OPIC considérera que le dossier concernant la DEI est fermé jusqu’à ce que le requérant fournisse une réponse. Il convient de souligner que les dispositions relatives au défaut de l’article 36 de la Loi sur les marques de commerce ne s’appliquent pas.
Suivant la transmission de la DEI à l’OMPI, la situation dépendra du processus d’examen et des normes de service. L’outil Madrid Monitor peut être utilisé pour suivre la situation d’une demande ou d’un enregistrement international, car il présente les étapes du processus d’examen de l’OMPI.
Lorsque l’examinateur est convaincu que le contenu de la DEI est conforme au contenu de la demande ou de l’enregistrement de base, la DEI est certifiée et transmise par voie électronique à l’OMPI au moyen du système Madrid eFiling. Le requérant recevra une confirmation par courriel que la DEI a été certifiée et transmise à l’OMPI aux fins d’examen et d’enregistrement.
Lorsque l’OMPI reçoit la DEI, les détails reliés à la DEI sont téléchargés dans sa base de données appelée Madrid Monitor.
Après examen de la DEI, l’OMPI peut émettre une notification d’irrégularité si la DEI présente des lacunes ou si des précisions sont nécessaires. L’OMPI communique ces irrégularités au requérant par l’intermédiaire du service de dépôt électronique du Système de Madrid (avec notification envoyée par courriel) et en envoie une copie à l’OPIC. Ces irrégularités ne sont pas toujours fatales pour l’enregistrement d’une marque de commerce et peuvent concerner autant un paiement insuffisant qu’une mauvaise classification des produits.
Certaines irrégularités seront corrigées par l’OPIC. Par exemple, le requérant n’a pas droit de produire une DEI car il n’est pas un ressortissant du Canada et n’a pas fourni d’adresse au Canada.
D’autres irrégularités devront être corrigées par le requérant soit directement auprès de l’OMPI, par exemple dans le cas de droits manquants, ou par l’intermédiaire de l’OPIC, par exemple dans le cas d’une mauvaise classification des produits ou des services.
Dans tous les cas, la notification indiquera clairement qui doit apporter la correction.
Ces irrégularités doivent être corrigées auprès de l’OMPI dans un délai de trois mois. Si l’irrégularité n’est pas corrigée, la DEI pourrait dans certains cas être déclarée abandonnée. En général, ces renseignements seront inclus dans la lettre d’irrégularité transmise par l’OMPI.
Il existe trois types distincts d’irrégularités relevées par l’OMPI. Il s’agit des suivantes :
Pour de plus amples renseignements sur chaque type d’irrégularité et la manière de les corriger, le requérant est invité à consulter le Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid.
La réponse à toutes les irrégularités peut être présentée par l’intermédiaire du système Madrid eFiling. Le requérant devra joindre une réponse pour chaque irrégularité relevée et, s’il y a lieu, payer les droits impayés au moyen du service de paiement électronique de l’OMPI. La réponse aux irrégularités relevées par l’OMPI jointe à la DEI devra être transmise à l’OPIC aux fins d’examen au moyen du système Madrid eFiling. Une fois tous les problèmes résolus, l’OPIC transmettra la DEI et la réponse aux irrégularités à l’OMPI.
Si des précisions sont nécessaires, un examinateur de l’OPIC communiquera avec le requérant ou son mandataire pour obtenir les renseignements manquants.
Si l’OMPI est convaincue que la DEI est conforme aux exigences applicables, la marque de commerce est enregistrée et l’OMPI transmet un certificat au titulaire et avise les offices des parties contractantes désignées de l’enregistrement international, le cas échéant. L’OMPI informe aussi l’Office d’origine de l’enregistrement et lui fournit le numéro d’enregistrement international.
L’OMPI publie les détails liés à l’enregistrement international dans la Gazette OMPI des marques internationales, la publication officielle du Système de Madrid, à laquelle on peut accéder au moyen de l’outil Madrid Monitor (www.wipo.int/madrid/monitor/fr).
Bien que l’enregistrement international semble être indépendant de la demande ou de l’enregistrement de base duquel il découle, une période de cinq (5) ans pendant laquelle certains changements apportés à la demande ou à l’enregistrement de base doivent être communiqués à l’OMPI est prévue. À la fin de la période de dépendance de cinq ans, l’enregistrement international devient complètement indépendant de la demande ou de l’enregistrement de base.
Si des changements sont apportés à l’étendue de la protection pendant la période de cinq ans, ou si un changement dans l’étendue de la protection découle d’une procédure intentée pendant cette période de cinq (5) ans, l’OPIC doit communiquer à l’OMPI l’effet qu’a le changement sur l’enregistrement international. C’est ce qu’on appelle une notification de cessation des effets, et la cessation peut être totale ou partielle, selon la question de savoir si des produits ou des services demeurent dans l’enregistrement international et selon les produits ou les services qui figuraient dans la demande ou l’enregistrement de base.
Par exemple, la DEI a été présentée sur le fondement d’une demande de base qui visait à la fois des produits et des services. Quatre (4) ans plus tard, l’enregistrement de base fait l’objet d’une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce. Deux ans plus tard, la procédure prend fin et les services sont supprimés de l’enregistrement de base pour défaut d’emploi. Étant donné que la procédure a été intentée pendant la période de cinq (5) ans et que des changements ont été apportés à l’étendue de la protection, l’OPIC avisera l’OMPI du changement au moyen d’une notification de cessation des effets.
L’OPIC doit communiquer à l’OMPI le numéro de la demande ou de l’enregistrement de base qui demeure lié à l’enregistrement international suivant l’inscription d’une division ou d’une fusion de la demande ou de l’enregistrement de base.
Il doit le faire lorsque la division ou la fusion est inscrite dans la base de données ou le registre canadien des marques de commerce en transmettant une transaction électronique à l’OMPI l’informant de la mise à jour des renseignements sur la demande ou de l’enregistrement de base pour l’enregistrement international.
Le cessionnaire d’un enregistrement international peut produire auprès du registraire une demande d’inscription d’un changement dans la propriété de l’enregistrement international aux fins de présentation à l’OMPI si le cessionnaire :
La demande doit être présentée en français ou en anglais et doit être produite en remplissant le formulaire émis par l’OMPI et en le transmettant au registraire par télécopieur.
La demande doit être accompagnée d’une preuve du transfert et d’une déclaration du cessionnaire selon laquelle il a tenté d’obtenir la signature du titulaire de l’enregistrement international ou de son mandataire inscrit conformément à la règle 3.4)a) du Règlement d’exécution commun, mais que ses efforts ont été infructueux.
Le registraire doit ensuite transmettre à l’OMPI une demande d’inscription d’un changement dans la propriété produite conformément à ce qui précède, si le registraire estime que la preuve du transfert est satisfaisante. Il transmettra pour ce faire une transaction électronique à l’OMPI.
Une fois que la marque de commerce est enregistrée auprès de l’OMPI, toutes les modifications apportées à l’enregistrement international doivent être faites directement auprès de l’OMPI. Ces modifications comprennent, sans toutefois s’y limiter, les désignations postérieures, les changements dans la propriété et les renouvellements.
L’OMPI a rendu accessibles sur son site Web divers formulaires obligatoires à utiliser pour demander que des changements soient apportés aux renseignements liés à l’enregistrement international figurant au Registre international de l’OMPI.
À l’heure actuelle, trois services électroniques sont offerts par l’OMPI en lien avec le Système de Madrid, à savoir les services Désignation postérieure électronique et Renouvellement électronique le Paiement électronique.
L’OMPI offre également un service de correspondance Web au moyen duquel les requérants ou les titulaires d’enregistrements internationaux, ou leur mandataire devant l’OMPI, peuvent poser des questions ou présenter des formulaires. Ce service est appelé « Contact Madrid » et les demandes de renseignements peuvent être transmises en français, en anglais ou en espagnol.
L’OPIC est considéré comme étant l’Office désigné lorsqu’une DEI ayant été produite sur le territoire d’une autre partie contractante comprenait le Canada dans la liste des parties contractantes désignées au territoire desquelles le requérant souhaitait étendre la protection de la marque de commerce.
Ce Manuel d’examen et de procédures Madrid donne une explication des procédures d’examen d’une marque de commerce produite par l’intermédiaire du système international. L’enregistrabilité de la marque de commerce est déterminée de la même manière que celle d’une marque de commerce faisant l’objet d’une demande produite par l’intermédiaire du système canadien et est évaluée conformément aux dispositions de la Loi sur les marques de commerce et de son Règlement. Le propriétaire de l’enregistrement international peut obtenir une protection qui produit les mêmes effets qu’une demande de marque de commerce produite au pays directement auprès de l’OPIC.
En tant qu’Office désigné, l’OPIC est chargé de recevoir, d’examiner et de traiter les marques de commerce internationales pour lesquelles le Canada a été désigné en vertu du Protocole (demandes prévues au Protocole).
De plus, et s’il y a lieu, l’OPIC est chargé de mettre à jour le registre canadien des marques de commerce pour témoigner des changements apportés aux renseignements sur l’enregistrement international en ce qui concerne le Canada. L’OMPI communique ces changements à l’OPIC au moyen de notifications électroniques transmises chaque semaine. Ces changements comprennent par exemple :
Les pratiques du Bureau canadien des marques de commerce ainsi que les dispositions de la Loi sur les marques de commerce et de son Règlement s’appliquent à toutes les demandes prévues au Protocole qui sont reçues par l’intermédiaire du Système de Madrid et comprennent :
L’OPIC reçoit des notifications électroniques de l’OMPI chaque semaine l’informant des enregistrements internationaux pour lesquels le propriétaire souhaite étendre la protection au Canada. Cette désignation peut faire partie d’une désignation initiale pour un nouvel enregistrement international ou d’une désignation postérieure pour un enregistrement international existant. Au Canada, ces désignations sont appelées « demandes prévues au Protocole ».
Une demande prévue au Protocole est une demande visée au paragraphe 103(1) ou (2) du Règlement sur les marques de commerce ou une demande divisionnaire visée au paragraphe 134(1) du Règlement. Elle est considérée comme une demande produite en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi sur les marques de commerce et la conformité à la Loi et à son Règlement est évaluée.
Les enregistrements prévus au Protocole sont des demandes prévues au Protocole ayant donné lieu à un enregistrement.
La date de production d’une demande prévue au Protocole est soit la date de l’enregistrement international soit la date de la désignation postérieure. Cette date est communiquée dans la notification de désignation reçue de l’OMPI et sera antérieure à la date à laquelle l’OPIC reçoit la notification. Il s’agit là d’une différence par rapport au processus national dans le cadre duquel la date de production est la date à laquelle l’OPIC reçoit tous les renseignements exigés en vertu de l’article 33 de la Loi sur les marques de commerce.
Une revendication de priorité en vertu de la Convention de Paris peut avoir été incluse dans la désignation. Cette date sera prise en compte au moment d’évaluer l’ayant droit à l’égard d’une marque de commerce en co-instance créant de la confusion.
Si la langue de la notification de désignation est désignée comme étant l’espagnol, une offre de communication future en anglais ou en français sera incluse dans l’accusé de réception et l’avis de production, conformément à la Loi sur les langues officielles du Canada. Par défaut, le registraire communiquera en anglais avec le requérant.
Si un mandataire devant l’OMPI était inclus dans la notification de désignation mais ne figure pas dans la liste des agents de marques de commerce canadiens, le registraire enverra à ce dernier, au moment où l’OPIC reçoit la désignation, une lettre de courtoisie l’informant que toute correspondance future au sujet de la demande prévue au Protocole sera directement envoyée au requérant ou à l’agent de marques de commerce canadien nommé, si un agent est nommé.
Si la désignation vise une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie, qui représentent des termes différents utilisés dans d’autres pays pour désigner le même type de marque de commerce ou un type de marque semblable, la marque de commerce sera considérée comme une marque de certification au Canada et sera examinée en tant que telle.
L’OPIC doit indiquer à l’OMPI dans un délai de 18 mois suivant la date de notification si chaque marque de commerce peut être protégée au Canada. L’OPIC transmettra un refus provisoire total à l’OMPI à l’étape de l’examen si des objections sont soulevées ou des exigences doivent être satisfaites à l’égard de la demande d’enregistrement de la marque de commerce, et rendra une décision finale lorsque toutes les procédures devant l’Office, y compris les appels devant les tribunaux, auront été menées à terme. L’OMPI transmettra toutes les lettres de l’OPIC concernant la désignation internationale au titulaire de la marque de commerce ou à son mandataire.
Pour assurer l’uniformité avec le processus national, des dossiers papier seront créés pour les demandes prévues au Protocole au moyen du matériel actuel, à savoir l’étiquette de couverture, le fichier pdf de la notification de désignation, la feuille d’annotation et la feuille de recherche de l’examinateur. Le prochain numéro de demande disponible sera utilisé et, une fois le dossier papier constitué, un autocollant rose portant la lettre « M » sera apposé à côté du numéro de la demande prévue au Protocole sur la couverture du dossier.
Les demandes prévues au Protocole sont soumises au même processus d’examen que les demandes nationales. Elles doivent satisfaire aux exigences relatives à l’enregistrabilité de la Loi sur les marques de commerce et de son Règlement et doivent être conformes aux pratiques et aux procédures de l’Office. Veuillez consulter le Manuel d’examen des marques de commerce pour obtenir de plus amples renseignements sur l’examen des demandes nationales.
Les examinateurs seront chargés d’examiner les demandes prévues au Protocole en attente d’un examen et les examineront selon le principe du « premier arrivé, premier servi », comme dans le cas des demandes nationales.
Dans le cas des demandes prévues au Protocole, le processus d’examen débute par une recherche effectuée dans la base de données sur les marques de commerce canadiennes dans le but de relever les problèmes de confusion ou d’ayant droit liés à des demandes ou à des enregistrements de marque de commerce existants. Pour de plus amples renseignements sur le processus de recherche et d’examen et sur l’évaluation menée, veuillez consulter le Manuel d’examen des marques de commerce.
En plus de la recherche liée à la confusion, les examinateurs doivent effectuer des recherches à l’égard de la marque de commerce à l’aide de différentes sources fiables pour assurer que la demande prévue au Protocole ne contrevient pas à la Loi sur les marques de commerce, par exemple, pour assurer que la marque de commerce ne donne pas une description claire ou possède un caractère distinctif inhérent. Veuillez consulter le Manuel d’examen des marques de commerce.
Une fois que l’examinateur a terminé ses recherches et analysé les résultats, deux situations sont possibles pour la demande prévue au Protocole : l’approbation aux fins de l’annonce ou le refus.
Si l’examinateur détermine que la demande prévue au Protocole satisfait à toutes les exigences, que la marque n’est pas non-enregistrable et que la demande est conforme à la Loi sur les marques de commerce et à son Règlement, la demande prévue au Protocole est approuvée. L’examinateur transmet un avis d’approbation au requérant l’informant de l’annonce imminente de la demande prévue au Protocole sur le site Web de l’OPIC dans le Journal des marques de commerce aux fins d’opposition.
Le processus de refus d’une demande prévue au Protocole est légèrement différent que pour une demande nationale, car la première correspondance est appelée refus provisoire total et est transmise à l’OMPI. Elle est équivalente au premier rapport de l’examinateur et elle énumère toutes les objections de l’examinateur et/ou les exigences auxquelles le requérant doit satisfaire.
Si, suivant l’examen de la marque de commerce par l’OPIC, la demande prévue au Protocole n’est pas conforme à la Loi sur les marques de commerce ou à son Règlement, une notification sera transmise à l’OMPI énumérant les objections. C’est ce qu’on appelle un refus provisoire total et ce dernier doit être émis par l’OPIC avant la fin du délai de 18 mois (de la date de notification de la désignation) établi par l’OMPI. Il est équivalent au premier rapport de l’examinateur qui énoncerait toutes les objections à l’égard de l’enregistrement ainsi que les exigences qui n’ont pas été satisfaites.
Par courtoisie, étant donné que le requérant disposera d’une période de six (6) mois pour répondre au refus provisoire total, l’OPIC transmettra aussi une copie (y compris le premier rapport de l’examinateur) au requérant ou à l’agent de marques de commerce canadien, si un agent a été nommé. Il importe de souligner que la pratique de l’OMPI consiste à transmettre le refus provisoire total au titulaire de l’enregistrement international ou au mandataire devant l’OMPI nommé. Cela signifie que le requérant peut également recevoir le document de l’OMPI, parfois même après avoir déjà présenté une réponse à l’OPIC.
Toute demande de modification à la liste des produits ou services avant l’émission d’un refus provisoire total ne sera pas acceptée. Sous le système de Madrid, la procédure exige que le titulaire de l’EI envoie une demande d'inscription d'une limitation de la liste des produits et services de l’EI en ce qui concerne le Canada directement à l’OMPI en utilisant le formulaire MM6. Cette demande sera ensuite envoyée à l’OPIC qui apportera les modifications en conséquence.
Lorsque le requérant reçoit un refus provisoire total, une réponse doit être transmise directement à l’OPIC et non à l’OMPI. Les réponses peuvent être produites au moyen du service en ligne de l’OPIC permettant de produire une demande modifiée ou par courrier ou télécopieur. Le requérant peut choisir de nommer un agent de marques de commerce canadien pour produire la réponse au refus provisoire total.
Il est possible de demander une prolongation du délai de réponse et, à cet égard, la même pratique nationale s’applique. Veuillez consulter l’énoncé de pratique intitulé Prolongation de délai en matière d’examen et pour répondre à l’avis prévu à l’article 44.1.
L’examinateur évaluera la réponse fournie par le requérant et déterminera si la demande prévue au Protocole peut être approuvée ou si des objections seront maintenues ou si des exigences doivent encore être satisfaites.
Si l’examinateur maintient une objection soulevée dans un refus provisoire total, le même processus est suivi que pour les demandes nationales, et une correspondance est envoyée au requérant, ou à l’agent de marques de commerce canadien, si un agent a été nommé, expliquant pourquoi l’objection est maintenue et indiquant au requérant qu’une réponse doit être produite auprès de l’OPIC avant la fin du délai de six (6) mois suivant la date du rapport de l’examinateur.
À ce stade, si aucun autre motif n’est soulevé par l’examinateur et si le délai de 18 mois pour transmettre un refus provisoire n’est pas expiré, l’OMPI n’est pas avisée.
Si le requérant ne présente pas de réponse dans le délai précisé dans le rapport de l’examinateur, la demande prévue au Protocole sera considérée comme en défaut de traitement de la demande prévue au Protocole. Dans un tel cas, un avis de défaut sera transmis au requérant, ou à son agent de marques de commerce canadien, l’informant du défaut et lui accordant un délai de deux mois pour remédier au défaut. Si aucune réponse n’est reçue pendant ce délai, la demande prévue au Protocole sera abandonnée et une confirmation de refus provisoire total sera transmise à l’OMPI l’informant du refus de la demande prévue au Protocole pour défaut de répondre.
Si, après avoir tenu compte de la réponse du requérant, l’examinateur est d’avis que la marque visée par la demande prévue au Protocole ne peut pas être protégée au Canada, une lettre de refus sera émise par l’OPIC et envoyée au requérant. Le refus est assujetti à un délai d’appel de deux mois à la Cour fédérale du Canada. Lorsque tous les délais d’appel sont expirés et si aucun appel n’est déposé devant les tribunaux canadiens, l’OPIC transmettra une confirmation de refus provisoire total à l’OMPI l’informant du refus de la demande prévue au Protocole et le refus sera porté au Registre international.
Les divisions et les fusions d’enregistrements internationaux ont été introduites dans le Système de Madrid en février 2019. Toutes les demandes de division de l’enregistrement international doivent être produites auprès de l’OPIC au moyen du formulaire pertinent accessible sur le site Web de l’OMPI.
Un requérant peut choisir de diviser l’enregistrement international en ce qui concerne la désignation du Canada si un rapport de l’examinateur révèle une objection à l’égard de l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec certains produits ou services. Le requérant peut vouloir demander la division (restriction) des produits ou des services ayant fait l’objet d’une objection de la demande prévue au Protocole originale pour qu’ils soient visés par une nouvelle demande divisionnaire prévue au Protocole de sorte que les demandes puissent être annoncées.
À titre d’exemple, si la demande prévue au Protocole vise des produits faisant partie des classes 25 et 32 et si l’examinateur a soulevé l’objection que la marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce seulement à l’égard des produits de la classe 32, le requérant pourrait produire une demande au moyen du formulaire MM22 (Demande de division d’un enregistrement international) pour séparer de la demande prévue au Protocole originale les produits de la classe 32 et les ajouter à un nouvel enregistrement international désignant le Canada au moyen d’une demande divisionnaire prévue au Protocole. La demande prévue au Protocole originale poursuivrait alors le processus d’enregistrement pour les produits de la classe 25.
La division d’un enregistrement international peut seulement être demandée à l’égard d’une demande prévue au Protocole et ne sera pas autorisée pour un enregistrement prévu au Protocole. L’examinateur passe en revue le formulaire MM22 ainsi que le contenu de la demande divisionnaire prévue au Protocole et, s’il les juge acceptable, les transmet à l’OMPI, qui examine à son tour le formulaire et, si tout est en ordre, porte la division au Registre international et transmet une notification de confirmation de la division de l’enregistrement international à l’OPIC. L’examinateur inscrira ensuite la division dans la base de données et une notification sera transmise au requérant.
Malgré que l’OPIC ne perçoive pas de droit pour la division d’une demande prévue au Protocole, l’OMPI exige un droit de 177 francs suisses pour inscrire la division au Registre international. Si le droit n’est pas payé, une irrégularité sera relevée par l’OMPI.
Les fusions peuvent seulement être demandées au moyen du formulaire MM24 (Demande de fusion d’un enregistrement international issu de l’inscription d’une division) et seulement une fois que la marque de commerce est enregistrée au Canada. Il est seulement possible de fusionner des enregistrements qui ont été divisés à partir de la même demande prévue au Protocole. Aucun droit n’est exigé par l’OPIC ou l’OMPI pour demander une fusion.
L’examinateur passe en revue la demande de fusion et, s’il la juge acceptable, la transmet à l’OMPI, qui examine à son tour le formulaire et, si tout est en ordre, inscrit la fusion au Registre international et transmet une notification de confirmation de la fusion des enregistrements internationaux à l’OPIC.
Si la confirmation de la fusion est reçue à l’égard d’un enregistrement prévu au Protocole, l’examinateur inscrira la fusion au registre canadien des marques de commerce.
Des tiers peuvent s’opposer aux demandes prévues au Protocole approuvées qui sont annoncées sur le site Web de l’OPIC dans le Journal des marques de commerce. Visitez le site web de l’OPIC pour en apprendre davantage sur le rôle et les activités de la Commission des oppositions des marques de commerce et sur la façon d’obtenir plus d’information concernant les procédures d’opposition et de l’article 45.
Si aucune opposition n’est produite à l’encontre de la demande prévue au Protocole ou si une opposition est tranchée en faveur de la demande, cette dernière donne lieu à un enregistrement. Une fois la marque de commerce enregistrée, elle devient un enregistrement prévu au Protocole et l’OPIC émettra une déclaration d’octroi de la protection ainsi qu’un certificat d’enregistrement.
L’OPIC transmettra une déclaration d’octroi de la protection à l’OMPI l’informant que la demande prévue au Protocole a donné lieu à un enregistrement au Canada (et qu’il s’agit maintenant d’un enregistrement prévu au Protocole). Un certificat d’enregistrement est également émis et est joint à la déclaration d’octroi de la protection, dont une copie est transmise par la poste au propriétaire de l’enregistrement prévu au Protocole ou à son agent de marques de commerce canadien, si un agent a été nommé.
L’OPIC peut transmettre deux types différents de notifications lorsqu’il transmet une déclaration d’octroi de la protection. La première notification est appelée « Décision finale concernant la situation de la marque – Déclaration d’octroi total de la protection (règle 18ter.1) » et est émise à l’égard d’une demande prévue au Protocole n’ayant pas fait l’objet d’un refus provisoire total basé sur l’examen ou une opposition. La seconde notification est appelée « Décision finale concernant la situation de la marque – Déclaration d’octroi total ou partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire (règle 18ter.2) » et est émise lorsque toutes les objections et les exigences énumérées dans le refus provisoire total ont été surmontées ou satisfaites et lorsque la marque de commerce est jugée enregistrable au Canada.
Malgré le fait que la durée de l’enregistrement international soit de dix ans, la durée initiale de l’enregistrement au Canada peut être plus courte, car la durée de l’enregistrement dépendra de la durée restante de l’enregistrement international lorsque la demande prévue au Protocole donne lieu à un enregistrement. À titre d’exemple, si la date d’enregistrement international est le 11 août 2015 et si la date de l’enregistrement résultant de la demande prévue au Protocole au Canada est le 11 août 2020, la durée de la protection au Canada sera de cinq ans jusqu’à son renouvellement. La durée de l’enregistrement renouvelé sera de dix ans à compter du 11 août 2025.
Le propriétaire de l’enregistrement international doit transmettre des demandes de renouvellement et les paiements connexes directement à l’OMPI au moyen du service de renouvellement électronique de l’OMPI ou du formulaire MM11 (Renouvellement de l’enregistrement international) de l’OMPI. Une fois que l’enregistrement international est renouvelé, l’OMPI avise l’OPIC du renouvellement de la désignation du Canada en ce qui concerne certains ou l’ensemble des produits ou des services. Ces notifications de renouvellement de l’enregistrement international peuvent être reçues relativement aux demandes ou aux enregistrements prévus au Protocole.
Dans le cas des désignations postérieures, l’enregistrement international peut être renouvelé avant que la demande prévue au Protocole ait donné lieu à un enregistrement. Si c’est le cas, le renouvellement de l’enregistrement international sera inscrit dans la base de données et la durée de l’enregistrement dépendra de cette date de renouvellement. Une notification de renouvellement de l’enregistrement international sera transmise au requérant.
La date de renouvellement de l’enregistrement prévu au Protocole dépend de la date de l’enregistrement international et l’OMPI la communique à l’OPIC.
L’OPIC n’émettra pas d’avis de renouvellement ni ne percevra de droits de renouvellement à l’égard des enregistrements prévus au Protocole. Lorsque le renouvellement d’un enregistrement international concerne un enregistrement prévu au Protocole, l’OPIC inscrira le renouvellement et transmettra un certificat de renouvellement au requérant.
Dans l’exemple à la figure 3, la première période de protection suivant l’enregistrement découlant de la demande prévue au Protocole est de huit ans. La période suivante sera de dix ans et sera synchronisée avec la période de protection de l’EI.
Figure 3
Dans l’exemple à la figure 4, le renouvellement de l’enregistrement international a lieu alors que la demande prévue au Protocole est encore en cours d’examen. Cela signifie que la période de protection de dix ans sera calculée à compter du renouvellement de l’EI.
Figure 4
L’OMPI communiquera à l’OPIC tout changement apporté à l’enregistrement international. Elle le fera au moyen de notifications électroniques reçues chaque semaine et ces notifications pourront concerner des demandes prévues au Protocole ou des enregistrements prévus au Protocole.
Une limitation est une restriction de la liste des produits ou des services figurant dans l’EI pour le territoire de certaines ou de l’ensemble des parties contractantes désignées. Elle est produite volontairement par le requérant directement auprès de l’OMPI au moyen du formulaire « Demande d’inscription d’une limitation de la liste des produits et services » (MM6), et le droit exigé par l’OMPI doit être payé. L’OMPI examinera et inscrira la limitation au Registre international. L’OMPI transmettra ensuite la notification d’une limitation à l’ensemble des parties contractantes désignées concernées. Lorsque l’OPIC reçoit une notification de limitation par voie électronique de l’OMPI, cette dernière sera passée en revue et aura l’effet suivant sur les demandes ou les enregistrements prévus au Protocole.
Lorsque l’OMPI avise le registraire de l’inscription d’une limitation de la liste des produits ou des services, à l’égard du Canada, d’un EI sur lequel repose une demande prévue au Protocole, et lorsque l’inscription entraîne la suppression de tous les produits ou les services de la liste sans donner lieu à une nouvelle liste, la demande prévue au Protocole est réputée retirée à la date à laquelle la limitation est portée au Registre international.
Si l’inscription entraîne la suppression de tous les produits ou les services de la liste figurant dans une classe de la classification de Nice sans donner lieu à une nouvelle liste à l’égard de cette classe, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en conséquence à la date à laquelle la limitation est portée au Registre international.
Lorsque l’inscription entraîne la suppression d’un ou de plusieurs produits ou services de cette liste figurant dans une classe de la classification de Nice et donne lieu à une nouvelle liste à l’égard de cette classe, le registraire détermine, à l’égard de chaque produit ou service, si les exigences ci-après sont remplies :
Dans le cas où le registraire détermine que les exigences ci-dessus sont remplies à l’égard de tous les produits ou les services de la liste figurant dans la classe, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en conséquence. Cependant, dans le cas où le registraire détermine que les exigences ci-dessus ne sont pas remplies à l’égard d’un ou de plusieurs produits ou services de la liste figurant dans la classe, il envoie à l’OMPI, conformément à la règle 27.5) du Règlement d’exécution commun, une déclaration indiquant que la limitation est sans effet au Canada à l’égard des produits ou des services figurant dans cette classe.
Lorsque l’OMPI avise le registraire de l’inscription d’une limitation de la liste des produits ou des services, à l’égard du Canada, d’un EI sur lequel repose un enregistrement prévu au Protocole, et lorsque l’inscription entraîne la suppression de tous les produits ou les services de la liste sans donner lieu à une nouvelle liste, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole à compter de la date à laquelle la limitation est portée au Registre international.
Si l’inscription entraîne la suppression de tous les produits ou les services de la liste figurant dans une classe de la classification de Nice sans donner lieu à une nouvelle liste à l’égard de cette classe, le registraire modifie le registre en conséquence à compter de la date à laquelle la limitation est portée au Registre international.
Lorsque l’inscription entraîne la suppression d’un ou de plusieurs produits ou services de cette liste figurant dans une classe de la classification de Nice et donne lieu à une nouvelle liste à l’égard de cette classe, le registraire détermine, à l’égard de chaque produit ou service, si les exigences ci-après sont remplies:
Dans le cas où le registraire détermine que les exigences ci-dessus sont remplies à l’égard de tous les produits ou les services de la liste figurant dans la classe, le registraire modifie le registre en conséquence. Cependant, dans le cas où le registraire détermine que les exigences ci-dessus ne sont pas remplies à l’égard d’un ou de plusieurs produits ou services de la liste figurant dans la classe, il envoie à l’OMPI, conformément à la règle 27.5) du Règlement d’exécution commun, une déclaration indiquant que la limitation est sans effet au Canada à l’égard des produits ou des services figurant dans cette classe.
Une renonciation est une suppression de tous les produits ou les services de l’EI pour le territoire de certaines des parties contractantes et doit être produite directement auprès de l’OMPI au moyen du formulaire MM7, et le droit exigé par l’OMPI doit être payé. Une renonciation est utilisée lorsque le propriétaire désire abandonner les effets de l’EI à l’égard de tous les produits ou les services pour le territoire de certaines (et non l’ensemble) des parties contractantes désignées.
Les produits et les services demeureront dans la liste principale de l’EI, mais la marque n’aura aucun effet ni ne bénéficiera d’une protection en liaison avec les produits et les services concernés sur le territoire des parties contractantes désignées qui font l’objet de la renonciation.
Si le registraire est avisé d’une renonciation à l’égard du Canada pour la totalité des produits ou des services énumérés dans l’EI, la demande prévue au Protocole est réputée retirée à la date à laquelle la renonciation est inscrite dans le Registre international.
Si le registraire est avisé d’une renonciation à l’égard du Canada pour la totalité des produits ou des services énumérés dans l’EI, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole à compter de la date à laquelle la renonciation est inscrite dans le Registre international.
La radiation résulte de la suppression volontaire de certains ou de l’ensemble des produits ou des services à l’égard du territoire de l’ensemble des parties contractantes désignées pour un EI donné.
Lorsque le registraire reçoit de l’OMPI une notification de l’inscription dans le Registre international de la radiation d’un EI à l’égard de la totalité des produits ou des services énumérés dans l’EI, la demande prévue au Protocole est réputée retirée à la date de l’inscription de la radiation dans le Registre international.
Lorsque le registraire reçoit de l’OMPI une notification de l’inscription dans le Registre international de la radiation d’un EI à l’égard de la totalité des produits ou des services énumérés dans l’EI, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole à compter de la date de l’inscription de la radiation dans le Registre international.
La notification de radiation de l’EI peut être partielle et concerner au moins un mais non l’ensemble des produits ou des services énumérés dans l’EI.
Si la radiation est partielle, la demande prévue au Protocole est retirée ou modifiée en conséquence.
Si la radiation est partielle, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole ou modifie le registre en conséquence.
Il y a cessation des effets lorsque l’Office d’origine annule la demande ou l’enregistrement de base dans les cinq (5) ans suivant la date de l’EI ou suivant une procédure intentée au cours de cette période de cinq (5) ans.
L’OMPI avise l’OPIC de la radiation (décrite ci-dessus) d’une partie ou de l’ensemble des produits ou des services figurant dans l’EI, entraînant le retrait de ces produits ou services de la demande ou de l’enregistrement prévus au Protocole.
La différence est que cette radiation est signalée en tant que cessation des effets, ce qui signifie que les produits ou les services n’ont pas été retirés à la demande du requérant, mais plutôt en raison d’une procédure mettant en cause la demande ou l’enregistrement à l’Office d’origine. Cela signifie que les produits ou les services ayant été retirés de la demande ou de l’enregistrement prévus au Protocole peuvent être intégrés à une demande de transformation (décrite plus loin dans ce guide).
Pour une radiation totale en raison de la cessation des effets, la demande prévue au Protocole est réputée retirée à la date de l’inscription de la radiation dans le Registre international.
Pour une radiation totale en raison de la cessation des effets, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole à compter de la date de l’inscription de la radiation dans le Registre international.
Radiation partielle en raison de la cessation des effets de la demande ou de l’enregistrement de base
La notification de radiation de l’EI en raison de la cessation des effets de la demande ou l’enregistrement de base peut être partielle et concerner au moins un mais non l’ensemble des produits ou des services énumérés dans l’EI.
Effet sur la demande prévue au Protocole
Pour une radiation partielle en raison de la cessation des effets, la demande prévue au Protocole est retirée ou modifiée en conséquence).
Effet sur l’enregistrement prévu au Protocole
Pour une radiation partielle en raison de la cessation des effets, le registraire annule l’enregistrement prévu au Protocole ou modifie le registre en conséquence.
Le titulaire de l’EI peut vouloir inscrire un changement de nom ou d’adresse qui doit être communiqué à toutes les parties contractantes désignées énumérées dans l’EI. Il doit le faire directement auprès de l’OMPI au moyen du formulaire MM5 et payer le droit exigé par l’OMPI.
Lorsque l’OMPI avise l’OPIC d’un changement de nom ou d’adresse du propriétaire d’un EI, l’OPIC inscrit le nom ou l’adresse du nouveau propriétaire dans la base de données ou le registre des marques de commerce.
L’effet sur la demande prévue au Protocole et l’enregistrement prévu au Protocole est que le nom ou l’adresse du propriétaire sont mis à jour. L’OPIC n’émettra pas de nouvelle correspondance. Il incombe au requérant ou au propriétaire inscrit de s’assurer qu’une réponse adéquate est fournie à temps pour toute action administrative en suspens.
Les renouvellements doivent être demandés directement auprès de l’OMPI au moyen du service électronique ou du formulaire accessible sur le site Web de l’OMPI. Tous les droits de renouvellement doivent également être payés auprès de l’OMPI. Suivant le renouvellement de l’EI auprès de l’OMPI, une notification de renouvellement sera transmise à l’OPIC l’informant du renouvellement de la désignation du Canada pour l’EI.
Si la notification de renouvellement est reçue pour une demande prévue au Protocole, l’OPIC enverra un avis de renouvellement au requérant.
Si la notification de renouvellement est reçue pour un enregistrement prévu au Protocole, l’OPIC enverra un certificat de renouvellement au propriétaire inscrit.
Si le propriétaire ne renouvelle pas l’EI, l’OMPI informera l’OPIC du non-renouvellement, ce qui entraînera le retrait de la demande prévue au Protocole ou la radiation pour défaut de renouvellement de l’enregistrement prévu au Protocole.
Des rectifications peuvent être apportées en tout temps et pour toute erreur allant d’une erreur typographique dans l’adresse à une marque de commerce erronée et peuvent avoir des effets mineurs ou majeurs sur les demandes ou les enregistrements prévus au Protocole. Pour permettre le traitement des rectifications, le Règlement a été rédigé de manière à décrire l’effet sur l’un ou l’autre.
En règle générale, si l’OMPI avise le registraire de la rectification d’un EI touchant une demande prévue au Protocole, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en conséquence à compter de la date à laquelle l’erreur a été faite donnant lieu à la rectification de l’EI.
À l’occasion, l’OMPI devra apporter des rectifications au Registre international. S’il est informé d’une rectification, le registraire modifiera en conséquence les demandes prévues au Protocole et les enregistrements prévus au Protocole.
Si la rectification n’est pas une rectification de fond, le registraire apportera la rectification à la demande prévue au Protocole.
Si la rectification est une rectification de fond et si la demande prévue au Protocole n’est pas annoncée, le registraire émettra un refus provisoire total informant l’OMPI (et le requérant) des motifs du refus. Le requérant pourra répondre dans le même délai habituel de six (6) mois lié à l’examen. Le processus sera essentiellement le même que pour tout autre refus provisoire total lié à l’examen, mais ce refus provisoire total découlant d’une notification de rectification peut être émis après le délai initial de dix-huit (18) mois; cependant, il devra être émis dans les dix-huit (18) mois suivant la date de la notification de rectification.
Si la demande prévue au Protocole est déjà annoncée et si la rectification est une rectification de fond et concerne tous les produits et services, le registraire émettra un refus provisoire total informant l’OMPI (et le requérant) des motifs du refus.
Si la demande prévue au Protocole est déjà annoncée et si la rectification est une rectification de fond mais concerne seulement une partie des produits ou des services, le requérant sera invité, dans une lettre du registraire, à supprimer les produits ou les services concernés et à poursuivre le processus, ou la demande prévue au Protocole sera réputée non annoncée et sera examinée telle que rectifiée (avec la possibilité qu’un refus provisoire total soit émis informant l’OMPI (et le requérant) des motifs du refus dans les dix-huit (18) mois suivant la date de la notification de rectification).
Le requérant doit informer le registraire de sa décision dans un délai de deux (2) mois.
Si aucune réponse n’est reçue, les produits ou les services seront supprimés de la demande prévue au Protocole et le processus se poursuivra.
Si l’OPIC reçoit une notification de correction de l’OMPI concernant un enregistrement prévu au Protocole et le registraire estime que la protection peut continuer d’être accordée à l’égard de l’enregistrement rectifié, le registraire apportera la rectification à l’enregistrement prévu au Protocole (et modifiera le registre).
Si le registraire estime que la protection ne peut continuer d’être accordée à l’égard de l’enregistrement rectifié, le registraire émettra un refus provisoire total ou partiel (selon l’effet de la rectification sur tous les produits ou services ou sur certains des produits ou des services) informant l’OMPI (et le propriétaire inscrit) des motifs du refus.
Suivant la réponse du propriétaire, si le registraire détermine que la protection peut continuer d’être accordée à l’égard de l’enregistrement rectifié, le registraire apportera la rectification à l’enregistrement prévu au Protocole (et modifiera le registre). Si le registraire détermine que la protection ne peut continuer d’être accordée à l’égard de l’enregistrement rectifié, le registraire modifie l’enregistrement prévu au Protocole (modifie le registre) et avise l’OMPI de la liste résultante des produits ou des services figurant dans l’enregistrement prévu au Protocole, ou annule l’enregistrement prévu au Protocole et avise l’OMPI de la confirmation du refus provisoire total à l’égard de l’enregistrement prévu au Protocole.
L’OMPI avise l’OPIC des changements dans la propriété concernant l’EI. Le changement dans la propriété peut se rapporter à l’ensemble ou à une partie des produits ou des services.
L’effet sur une demande ou un enregistrement prévus au Protocole consiste en l’inscription des renseignements liés au nouveau propriétaire dans la base de données ou le registre canadien des marques de commerce. . L’OPIC n’émettra pas de nouvelle correspondance. Il incombe au requérant ou au propriétaire inscrit de s’assurer qu’une réponse adéquate est fournie à temps pour toute action administrative en suspens.
Un changement dans la propriété peut être partiel et nécessite habituellement l’ajout d’une lettre au numéro de l’EI.
Pour un changement partiel dans la propriété, l’OPIC créera un nouveau « dossier » de demande prévue au Protocole comportant les renseignements du nouveau propriétaire et les produits ou services connexes, ainsi que tout autres actions et documents; la date de production est réputée être la même et les délais continuent de s’appliquer si quelque chose est en suspens, sauf si les problèmes sont réglés suite au changement dans la propriété pour des produits ou des services spécifiques.
Pour un changement partiel dans la propriété, l’OPIC réera un nouveau « dossier » d’enregistrement prévu au Protocole comportant les renseignements du nouveau propriétaire et les produits et services connexes ainsi que toute action et document sont copiés. La date d’enregistrement est réputée être la même et les délais continuent de s’appliquer si quelque chose est en suspens sauf si les problèmes sont réglés suite au changement dans la propriété.
En tant que partie contractante désignée, le registraire peut recevoir une notification d’irrégularité de la part de l’OMPI si l’information reçue n’est pas considérée acceptable.
Par exemple :
Pour les irrégularités qui exigent une réponse, le registraire devra les transmettre à l’OMPI dans les deux (2) mois suivant la notification.
Le Canada a fait une déclaration sous la Règle 20bis.6)b) du Règlement d’exécution commun indiquant que lorsque l’OMPI notifie l’OPIC de l’inscription d’un accord de licence au Registre international, elle est sans effet au Canada et ne sera pas inscrite au registre canadien des marques de commerce. L’OPIC inscrira les accords de licence au registre canadien des marques de commerce seulement si propriétaire inscrit fait la demande directement auprès de l’OPIC.
Le processus de transformation consiste essentiellement à convertir une demande ou un enregistrement prévus au Protocole en une demande nationale ou un enregistrement national. L’OMPI peut annuler un EI en tout ou en partie à la demande de l’Office d’origine par le biais d’une radiation en raison d’une cessation des effets (décrite plus tôt). Les produits ou les services annulés peuvent être intégrés à une demande de transformation. La demande nationale ou l’enregistrement national qui en résulte tire profit de toutes les étapes franchies relativement à la demande ou à l’enregistrement prévus au Protocole. Le propriétaire doit produire la demande de transformation directement auprès du registraire, par voie électronique, dans les trois mois suivant l’inscription de l’annulation dans le Registre international. Aucun droit n’est exigé pour produire une demande de transformation.
Suivant la transformation d’une demande prévue au Protocole, la demande qui en résulte est sujette aux mêmes délais de réponse; tout élément en suspend doit faire l’objet d’une réponse dans les délais initiaux ou la demande suite à la transformation sera considérée en défaut de traitement ou abandonnée.
Sous le Système de Madrid (article 4bis du Protocole de Madrid), un enregistrement national d’une marque de commerce auprès de l’office d’une partie contractante est, dans certaines conditions, considéré comme remplacé par un enregistrement international de la même marque de commerce. C’est ce qu’on appelle un « remplacement », et les propriétaires de marques de commerce peuvent demander au registraire d’inscrire ce remplacement dans la base de données ou le registre canadien des marques de commerce.
Si le propriétaire d’un enregistrement prévu au Protocole est déjà propriétaire d’un enregistrement canadien pour la même marque de commerce en liaison avec une partie ou l’ensemble des produits ou des services énumérés dans l’enregistrement prévu au Protocole, l’enregistrement prévu au Protocole tire automatiquement profit de la date de priorité ou de production antérieure pour les produits ou les services pertinents. Le propriétaire pourrait éventuellement décider de ne pas renouveler son enregistrement de marque de commerce canadien et de ne maintenir que son enregistrement prévu au Protocole; cependant, il est très important de souligner que, même dans le cas d’un remplacement, l’enregistrement de marque de commerce canadien ne sera pas renouvelé automatiquement, même si l’enregistrement prévu au Protocole a été renouvelé.
Si une erreur est constatée dans les renseignements figurant au Registre international, l’OPIC peut demander que l’OMPI corrige les renseignements. Une telle demande de rectification de la part du registraire ayant une incidence sur les droits découlant d’un EI doit être reçue par l’OMPI dans un délai de neuf mois suivant la date de publication de l’inscription erronée dans le Registre international.
Ce délai ne s’applique pas aux erreurs faites par l’OMPI lors de l’inscription ou du téléchargement des données dans le Registre international, puisqu’on considère que l’OMPI était toujours en possession des renseignements exacts.
Le délai de neuf (9) mois ne s’applique pas non plus aux erreurs n’exigeant pas une rectification de fond, comme une rectification apportée au nom ou à l’adresse du propriétaire ou les erreurs évidentes (erreurs typographiques) contenues dans la liste des produits et des services.
Mise à part la période de dépendance de cinq ans mentionnée précédemment, l’EI dépend de la demande ou de l’enregistrement de base pour ce qui est des changements dans la propriété, du renouvellement, etc.
L’OMPI rend accessibles divers formulaires de Madrid (formulaires MM) sur son site Web, lesquels doivent être utilisés pour toute modification ou tout changement à apporter à l’EI, y compris les désignations postérieures. En général, tous ces formulaires doivent être présentés directement à l’OMPI et non à l’OPIC (sauf le formulaire Demande d’inscription d’un changement de titulaire (formulaire MM5) mentionné précédemment, pour lequel le registraire peut certifier une demande de changement dans la propriété).
Les demandes de renouvellement et de désignation postérieure doivent être transmises en utilisant le service en ligne de l’OMPI. L’OPIC ne sera pas en mesure de traiter ces demandes. Le paiement des droits pour ces services doit être fait directement auprès de l’OMPI, qui offre un service de compte de dépôt. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter le site Web de l’OMPI.
Le Système de Madrid exige le paiement de droits pour tous les services demandés, lesquels sont payables directement à l’OMPI et doivent être payés en francs suisses (FS). De plus amples renseignements concernant les droits sont présentés sur le site Web de l’OMPI.
Il importe de souligner que toute modification apportée à un EI a un effet potentiel sur la demande ou l’enregistrement sur le territoire de toutes les parties contractantes désignées dans ce même EI. Par exemple, si le nom ou l’adresse du propriétaire de l’EI sont modifiés, toutes les parties contractantes désignées en seront avisées.